葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 助理教授

美國專利法規定有效的專利，必須符合五個主要要件，包括：可專利性的標的 (patentable subject matter)、新穎性(novelty)、顯著性(non-obvious)、實用性(utility)、可實施性(enablement)等五個要件。

其中實用性討論專利是否「有用（useful）」？一般美國專利商標局（USPTO）或是專利侵權訴訟中，實用性很少成為法律爭議，畢竟是否有用在普通案件中並不難決定。但是在一些類別的專利，討論專利實用性有其意義。例如在化學類或藥品專利，如何證明化學物或該新藥是否有用？則經常被討論。

本文將簡單說明美國專利實用性的判斷標準，並依據判斷標準分析三個技術看似無奇的發明，但卻能克服實用性的障礙而取得專利之案例。

一、專利實用性之判斷

（一）實用性的要件

美國專利要件當中的實用性(utility)要件，其實源自於美國憲法第1條第8節，該條文指出，授與專利權的目的為促進實用技藝之進步（"to promote the progress of …useful art."）（註1）。此一憲法保護專利的條件，後來落實到現今美國專利(35 U.S.C.)101條，該條規定若發明欲取得專利權，必須為一有用(useful)之發明。至此，「實用性」（utility）因而發展為取得專利的要件之一。

何謂實用性？美國專利法(35.U.S.C)當中並未明確定義何種情況下符合專利法第101條之要件，得以認定該專利為有用，而具備實用性。而USPTO為了審查專利申請的標的是否具有實用性，因此統整美國聯邦法院的判決，而發佈專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure ，下簡稱為MPEP)，作為審查人員如何判斷專利是否有效之依據（註2）。

MPEP有關於實用性之規範在2107節，該節一開始就先定出了審查實用性時之步驟。首先，必須審查申請人所作的關於實用性之描述。在Langer（註3）案之後，審查人員原則上會推定申請人所描述的實用性為真實，但是當審查人員以站在該領域中具有通常知識人（skill of art）的角度檢視專利實用性，如對於該實用性無法確認，而產生質疑時，審查人員就必須進一步舉證去說明為何該發明不具有實用性，而不具有專利適格。

至於判斷該專利實用性之具體的標準，MPEP在此處提出了以特定性(specific)及實質性(substantial)作為判斷一發明是否具有實用性之要件，這兩個要件對於實用性的判斷上提供了相當程度的判斷基準。若一發明被認定具有實用性，則該發明必然同時具有特定的實用性，以及實質的實用性。

反之，MPEP，認為不具有實用性之發明，是指（1）該發明未界定出具有特定或實質性的用途；（2）該發明雖然有界定特定或實質的用途，但是其所描述之特定或實質的用途並不具可信度(credible) 。以下先就MPEP當中的特定性，以及實質性兩個要件來加以探討:

(1)特定性(Specific)
所謂特定性之要求，在MPEP裡面是指該發明所界定的權利範圍是特定的，而非指一般通常之用途(general utility)（註4），或是可以堪用，必須對於社會大眾能夠提供某種特定之益處，若具有以上特徵，則該發明可被認為具有特定的實用性。

(2)實質性(substantial)
所謂實質性則是該發明必須是具有有效且立即對社會大眾有益的（註5），且本要件有意將實質性要件與能夠在現實世界當中運用(real world use)作連結，因為專利制度本來就是以能夠實際使用(practical use)作為其核心價值的，專利權並非是在對於探索調查作報償，而是對於發明成功的結果作補償（註6）。例如，一個昂貴基因改造老鼠以作為蛇的食物的發明，便無法與現實世界連結。

但必須注意的是，所謂立即對社會大眾有益，並不是指立即可以運用(currently available)。所謂實質用途之意義，沒有將實用性的層級提升至非要該發明立即可以運用，才具有實質性用途，這兩者概念不同，應加以區分。

至於在MPEP所列出的特定或實質用途之描述不可信的情況，就必須要探討可信度之意義，始能界定出該類不具有專利適格之發明。關於可信度之要求，同樣的也是要求審查人員基於該領域中具有通常知識之人的角度，去加以認定該發明之特定性及實質性的描述是否為可信的，而且在MPEP當中也說明了何種情形下，其所陳述的實用性是不可信的，亦即(1)如果該申請人所陳述當中的邏輯概念是有嚴重錯誤的，或者(2)基於一事實所作之陳述與所描述的邏輯概念不相互符合，當有上述任一種狀況發生時，則該發明所稱之特定性及實質性就不具有可信度，而不具有實用性。

（二）實用性與可實施性

另外，可實施性的審查也與實用性有關。當USPTO在最後認定該發明不具有實用性，而不符合專利101條要件時，MPEP也明確規定，當一發明不具有101條之實用性，則該發明也會缺乏112條第一段所稱的可據以實施（enablement）的要件。因此，也就是若要探討112條之可據以實施的要件，必須要在該發明是具有實用性的情況下，才會有探討是否可據以實施之意義，若審查人員認定該發明不具有實用性，則應該同時依照101以及112作為不予專利之理由。

二、案例說明

以下依照上述專利實用性之標準，說明以下案例的專利實用性：

（一）美國專利5719665 — 無側邊鏡腳之磁性附於個人眼鏡配帶系統 （system for magnetically attaching templeless eyewear to individual）

美國專利5719665（'665）專利於1998年2月17日核發。'665專利是一個無側邊鏡腳的系統，用以固著眼鏡（securing eyewear）於人體頭部。'664專利的構件，分析專利說明書請求項第1項，本專利為一無側邊框之鏡架系統，至少由以下構件組成：（1）一副眼鏡架含鼻樑處之支撐橋（nose bridge），且左、右鏡邊（rem）以圓弧度由支撐橋處向外延伸最少側邊以包裹配戴人的頭部。（2）利用電磁性耦合附著在配戴人的鏡架。

傳統鏡架具有側邊之鏡腳，側邊鏡腳容易使配戴人過敏不舒服。另外，鏡腳也增加維護的問題，隨時配戴時間的增長，鏡腳會逐漸鬆脫，或是斷裂；運動員流汗時，鏡腳部分容易滑落；再者，鏡腳使得帽子不容易與頭部緊密貼和。因此，無鏡腳的鏡架系統，可以避免鏡腳造成的缺點。先期專利488639雖然也是解決鏡腳設計的缺點，但是'639專利主要是鏡腳以彈性結構（resillient form）構成，'639專利仍有鏡腳的問題，長久配戴仍有不適。而'665專利直接取代鏡腳的設計。解決傳統眼鏡鏡腳所造成的缺失。

'665專利是利用兩個磁性的物件吸附力將鏡架固定在配戴人頭部如fig2 所示。鏡框與以標示14部位所形成之磁性結構緊密吸附，使無鏡框的框架得固著在配戴人的頭部。

按照，美國專利法對於實用性判斷的兩個標準，以特定性言，本專利適用於眼鏡類的設計，用以取代鏡腳設計，具有特定性。實質性言，是否可以現實社會中實際使用？本件專利的特色，是利用fig2的裝置貼附頭部皮膚，再與整個鏡框吸附。Fig 2 可以附著於頭部皮膚，其中背部標示18的材質必須要達到容易由皮膚上拆解並具有附著力之材質，專利說明書進一部揭露最佳材質為聚乙烯低過敏材質，醫藥等級的附著劑（ployester matterial with hypoallergic pressure-senstive, medical grade acrylate aderhenisve, such ACUTEK Item no. 01960065）；就材質取得並無困難，且在真實世界也有適用可能性，因此具有實質性。

（二）美國專利4344424 抗飲食的面具

Fig 3

美國專利字號4344424(下稱'424)，1980年3月27日申請，此專利已經到期。此專利為一個抗飲食面具，包括1個符合的嘴和下巴的杯形構造物，與一對可拆卸式、連接頭部的帶子，與懸掛溝的結構並連結杯形的構造與頭部的肩帶，從而防止使用者攝取食物。一些族群往往會不自主攝取多餘食物，而造成肥畔的問題。而'424主要是避免配戴人攝取食物。

'424基本上是一個相當有趣的專利，按照美國專利法對於實用性判斷的兩個標準，以特定性言，本專利可以用於特定族群飲食的控制，用以避免該類族群攝入過多的食物，具有其特定性。但以實質性而言，本專利是否可以在現實社會實際運用？毫無疑問的是，若以面具材料的取得以評估本專利是否可行，確實'424專利並無實施的可行性的問題。但是本文認為以配戴面具來控制飲食，在真實社會上是否可行？是值得斟酌的。畢竟人類不是動物，即便是在自願性的使用面具情況下，面具配戴人可以隨時取下面具，是否可以達到防止進食目的有待商確？當當事人本就有限制食物攝取的計畫與相當之決心，當然可以利用面具阻絕食物，因為使用者並不會貿然取下面具，所以阻絕食物效果可以顯現。反之，即使配戴面具當事人也可以拿下面具繼續進食，是否可以阻絕食物，這基本上是取決於當事人的意志。

因此，專利說明書中揭露本專利主要針對那些有進食強迫症的族群，經常或不自覺攝取食物，而專利面具可以在這種狀況阻止不自覺的攝取食物，因此當這些非自覺性行為會因為進食被阻隔，相當程度提醒了使用人有禁食的限制，而使使用人停止攝取食物的行為。所以本文認為，在真實社會中，對於不自覺食用大量食物的人，需要在她們進食的時候，提醒他們不要攝取食物，而抗飲食面具至少具有提供"提醒"使用人於使用期間不能進食的功能，。

（三）美國專利6351867身體擠壓手套

美國專利6351867（下稱'867），2005年3月5日核發專利。該專利請求項1說明專利由fig 2 標示部位2、10、12三部分組成。標示2為手套本體部分，標示10為虎口擠壓區位（concave squeeze band），標示12為側邊直線擠壓區。手套本體部分至少含有一個口可以提供排水，如標示20。

擠壓手套目的減少浴巾與毛巾的使用。一般人於沐浴後一天會使用一條到二條浴巾乾燥身體多餘水分，運動員一天所使用的浴巾可能為二、三條。但是浴巾因為體積龐大，攜帶上多有不變。

擠壓手套的專利可以解決攜帶浴巾的問題、並減少清潔浴巾數量。'867專利手套之前，有三款專利手套，包括美國專利4807322用於清除運動員臉部所流的汗液，專利5564154專利手套則幫嬰兒洗澡、洗頭使用，專利4843652為了清除擋風玻璃的除霜使用。'867專利為這三個前案不同之處，在於之前的專利沒有涉及擠壓(sequeeze)功能，也沒有談到使用乾燥身體的功能。'867專利是解決毛巾大面積所帶來缺失，包括增加清潔的負荷、欠缺攜帶便利性、儲藏空間需求較大。而'867專利具有體積小的優點。

'867基本上是一個相當實用性的專利，按照美國專利法對於實用性判斷的兩個標準，以特定性言，可以說是攜帶型的浴巾。但實質性言，是否可以在現實社會中實際運用？本文認為，在講求便利性的時代，體積小的浴巾卻可以有相同功效，而攜帶方便的優點，確實是可行的大型浴巾的替代方案。實用性無須質疑。

結論：

因為專利實用性而被拒絕核發專利的案件並不多見，一些因為＂實用性＂要件被拒絕核發專利的案件，往往是基於政策考量。在19世紀末與賭博有關的專利申請，會被認為違反道德而被拒絕，但是到1970年，有關賭博的專利，不再會被認定與道德有關，所以允許專利之核發。到底什麼是＂實用性＂？簡單來說，指專利必須對人類社會有益。那麼什麼樣的專利對人類社會有益？這取決於專利核發當時的社會觀念來認定。

注釋：

1. U.S. CONST. art. Sec. 8.

2. 審查基準其法效性類似我國的行政命令須注意的是MPEP對於申請人而言並不具有像是專利法相等的法律效果以及拘束力，該申請案之審查結果，美國專利商標局(USPTO)仍然是基於美國專利法來加以核駁專利。

3. In re Langer, 503 F.2d at 1391, 183 USPQ at 297

4. General utility 指發明本身是否能使用（capable of any use）。

5. In re Fisher, 421 F.3d 1365, 76 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2005)

6. Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 148 USPQ 689

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