PE 專欄

前案檢索降低專利無效風險 功力深淺效果差很大

戴俊彥 口述/專利工程師
李淑蓮 整理/北美智權報 編輯部

2012.09.03
         

最近Samsung(三星)與Apple(蘋果)的專利侵權官司進行得如火如荼,雙方律師團在庭上都出示大量資料來證明自己的原創性。Samsung提出的資料有部分是相關的前案資料,希望能從新穎性的角度來挑戰Apple的專利。的確,前案檢索不只是申請專利前的一項基本準備工作,很多時候也可以用來作為武器,打擊敵人的專利。反過來說,如果在專利申請前的前案檢索工作沒有做好,即使專利到手,也很容易因被對手找到前案提出復審或舉發,而變成專利無效。由此可見前案檢索相當重要,不能只被視為專利申請前的樣板式準備工作而已。

從事專利工程師工作已經快5年的戴俊彥,對前案檢索的重要性比一般專利工程師有更深的一層體會。因為俊彥在獲得電機碩士學位後,便選擇進入了智慧財產局擔任國防訓儲專利助理的工作。他說因為當時專利在台灣算是一門新興產業,加上本身有理工背景的專長,因此便選擇了專利相關工作。俊彥在智慧局工作達4年之久,並在同一時間於專利審查官訓練班受訓,且合格結業;再加上他具備專利代理人的資格,因此對台灣專利的申請流程、審查程序及法規等,都有比一般專利工程師更深入的了解。

基本上前案檢索是專利申請過程中必要的動作,俊彥認為在發明人有創新構想開始,就應該進行前案檢索。所謂踩在巨人肩膀上成長,如果在檢索後發現已有類似的技術,申請人可審視前案與本身現在技術的差異性,然後再決定要不要申請或要朝那一個方向再深入研究。俊彥認為:「如果該技術的某一個部分已經有很多前案,而且已經有很詳細深入研究的話,那就不妨朝另一個方向發展;如果完全找不到與前案的差異性,即是完全相同的話,那就該考慮是否要放棄申請。」

除了發明人之外,前案檢索的工作對專利審查委員也很重要,因為前案檢索的結果是判斷申請案是否違反專利三要件中新穎性與進步性的主要依據。先前智慧局只有部分的電子電機類的申請案委託外包廠商進行前案檢索,每一份交到審查官手中的專利申請書都會附一份檢索報告,審查官可以當作審查上的參考依據或是在檢索報告的基礎上再進行進一步的檢索。不過,自從智慧局的外圍組織財團法人專利檢索中心於今年3月15日成立之後,情況可能會有所改善。因為專利中心的主要任務就是協助智慧局辦理專利申請案的前案檢索及分類作業,讓智慧局的審查人力可專注於辦理專利案件審查的核心業務,因此,其提供的檢索報告在理論上也應具很高的專業度。

委託專業就是不一樣 因小失大划不來

很多對專利接觸不深的業界人士都對前案檢索有一種誤解,認為那是專利申請過程中的一個附帶的工作。但在聽完俊彥解說之後,才發現它不只是一項很重要的前置作業,而且檢索出來的水準高低好壊,對專利申請的結果有很大的影響。

一般來說,檢索工具的好壞及檢索人員的專業程度與檢索結果的完善度有很大關聯性。智慧局因為是官方單位,加上肩負審查台灣專利的重任,因此所採購的資料庫都是內容比較完整的昂貴資料庫,大部分民間企業或是學術機構都負擔不起。但相對之下,專注於專利申請的專利事務所又比一般企業或學術單位比較願意在這方面花錢投資。

此外,在專業人才方面也是一個很重要的考量因素。事務所的工程師大部分對專利申請的作業相當熟悉,再加上三不五時會收到OA (Office Action, 審查意見通知書),因此對審查委員的觀念想法也比較了解,很多時候發明人或是企業所忽略的他們都會考慮到。

俊彥表示基本上企業每個月的專利申請量都是變動的,所以不太可能顧一批人固定從事檢索的工作,再加上以上所提的資料庫資源及專業的考量,大部分企業都會把前案檢索這項工作以委外方式來進行或是忽略不進行。此外,也有一些企業把前案檢索視為委案的一個附帶服務項目,但俊彥認為這種方式是很矛盾的。「一些案量不多的小型事務所因為不想錯過做生意的機會,都會接受把前案檢索作為委案的附加服務,在這種情況下,他們除了只會作簡單的基本檢索外,也會順著客戶的創意構想去找前案,通常找到前案的機會都不多。就算找到前案,他們也會以各種理由來說服客戶申請,因為一旦找到相似度高的前案讓客戶決定不申請時,那這些小型事務所不但接不到案子,甚至連前案檢索的工夫也是白做了。但反過來說,如果把前案檢索視為一項獨立收費的服務項目,跟委案與否並無任何關聯性的話,那出來的結果理論上會更為完善,所提出的建議也會比較中肯。」

最後跟俊彥請教了完善的前案檢索的必備條件,他先申明檢索是無止境的,『完善』只是『相對的完善』,並沒有『絕對的完善』。「要勝任前案檢索的工作,基礎知識一定要具備(理工常識),此外,相關產業、產品知識,及下關鍵字的技巧也很重要。不過,這都是基本的功夫而已,要更進一步的話,就必須對技術及資料庫的操作很熟悉,因為這對下關鍵字的功力提升有很大幫助。」

 

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