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配合第三次专利法修正 中国大陆修改专利法实施细则
作者/北美智权法规研究组 陈巧伶
2008/12/12

为了配合专利法修正草案,使第三次修改后的专利法能尽快顺利实施,中国大陆国家知识产权局(简称国知局)从2007年起即开始进行专利法实施细则修改。日前公布初步修改后的修订草案,对外公开征求意见,原专利法实施细则,改名为实施条例。

此次实施条例修改内容相当多,其中有不少规定涉及众多申请人最关心的手续办理、申请文件、及审查程序以及费用项目变更等,以下针对本次公布之征求意见版本作简单介绍。

一、关于专利申请和审查程序

(一) 保密专利申请及审查
此则规定将本来由国务院有关主管部门审查保密需要的职责,改由国知局对其受理的专利申请进行保密审查。国知局对是否需要保密将自申请日起4个月内作出决定,并通知申请人(第十条),而保密专利审查仅限于发明或者实用新型专利申请。

文章綱要
一、关于专利申请和审查程序
二、实用新型和外观设计专利申请
三、复审和无效宣告程序
四、收费相关规定
五、强制许可制度
六、其 他
七、结 语

(二) 在中国完成的发明创造向外国申请专利
专利法修正草案规定,任何单位或者个人可以将其在中国大陆完成的发明创造向外国申请专利,但应当事先经国务院专利行政部门进行保密审查。

依此,实施条例草案征求意见稿建议规定,任何单位或者个人就在中国大陆完成的发明,或者实用新型向外国申请专利,或者向国外机构提交专利国际申请的,应当事先向国知局提出请求;申请人就上述发明创造向国知局提出专利申请或者国际申请的,视为同时提出了向外国申请专利的请求。

受理该请求后,国务院专利行政部门认为可能涉及国家安全或者利益的,应当及时通知申请人;申请人自受理日起2个月内未收到前述通知的,可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者提交国际申请。

而国务院专利行政部门发出前述通知,应当自受理日起4个月内作出是否需要保密的决定,并通知申请人。未在前述期限内发出决定的,视为同意申请人向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请(第十二条)。

(三) 防止重复授权
此部分着重在同一申请人一案二请的处理方式。同一发明创造,申请人同时申请发明及实用新型者,应在申请时提出声明,若申请人提出声明,则适用专利法修正草案第九条,「先获得的实用新型尚未终止,但申请人声明放弃该实用新型,可以授予发明专利权」(第十八条第二款)。

(四) 关于优先权
根据其规定,国知局透过电子交换等途径获得在先申请档副本(即优先权母案档副本)的,视为申请人提交了经该受理机关证明的在先申请档副本(第三十七条)。

另外,现行细则第三十二条规定了申请人应当在优先权声明中写明的事项,因未写明在先申请的申请日等事项而导致优先权的丧失,征求意见稿建议修改规定,申请人在请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号和原受理机关中的一项或者两项内容的,可以在指定期限内补正;期满未补正的,才视为未要求优先权(第三十八条)。

(五) 关于对利用遗传资源完成的发明创造申请专利的特殊要求
为落实新法规定,利用遗传资源完成的发明创造必须申明该遗传资源的直接来源和原始来源,征求意见稿中明确定义「遗传资源」及「依赖遗传资源完成的发明创造」,并具体要求在申请档(申请文件)中须写明来源(第三十二条、第一百二十二条)。

二、实用新型和外观设计专利申请

(一) 增加对实用新型专利申请的权利要求的限制
对实用新型专利申请的权利要求增加了限制,一件申请案权利要求项不得超过10项(第二十五条第五款)。

(二) 外观设计专利申请文件
便于确定外观设计专利权的保护范围,专利法修正草案将简要说明列为外观设计专利申请文件的必要文件,对此,征求意见稿对于简要说明需包含的内容做了较为明确的规定(第三十四条)。

为能进一步与国际法调和,征求意见稿建议规定,外观设计专利申请的申请人要求外国优先权,其在先申请不包括对外观设计的简要说明,申请人提交的简要说明未超出原申请文件的图片或者照片表示的范围的,不影响其享有优先权(第三十八条第三款)。

此外,依据专利法修正草案,允许申请人就同一产品的多项近似设计提出一件申请,但也不代表申请人可漫天要求近似设计的项数,征求意见稿中即规定,申请人在此情况下应当指定一项基本设计,同一申请中包含的其它设计应当与该基本设计相近似,而相似设计的数量不得超过10项(第四十二条)。

(三) 扩大初步审查的范围
增加对实用新型和外观设计专利申请初步审查的内容:对于实用新型专利申请增加审查其是否明显不符合新颖性、实用性的规定;对于外观设计专利申请增加审查其是否明显属于现有设计、是否明显属于平面印刷品的标识性设计(第四十九条第一款第(二)、(三)项)。

(四) 专利权的评价报告
对于可申请评价报告的利害关系人明确定义为,与专利权人订立专利实施许可合同的被许可人(第五十八条);并规定了请求作出专利权评价报告的程序为何(第五十九条)。如果国知局认为实用新型或外观设计专利权不符合授予专利权的条件,应当通知专利权人,给予其陈述意见的机会,在考虑其意见后再作出专利权评价报告(第六十条)。

另外,专利评价报告作出后,国知局将在其政府网站上予以公布,任何人都可以请求出具其副本;在公布之前有多人请求作出专利权评价报告者,国知局将合案处理,只作出一份评价报告;在公布后再提出请求,国知局将不予受理(第六十一条)。

三、复审和无效宣告程序

现行规定,无效宣告请求撤回,则无效宣告程序则应终止,即使请求人提供的证据已经足以宣告专利权无效,专利仍然维持有效。考虑到此情况不利于维护公众的合法利益,征求意见稿建议增加相应规定,允许专利复审委员会在此情况下仍然有权依法宣告专利权无效(第七十一条第二款)。

四、收费相关规定

简化合并收费项目,征求意见稿中建议取消公布印刷费、公告印刷费、申请维持费、著录事项变更费、中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费七项收费项目(第一百零六条)。

多缴、重缴或错缴的专利费用,专利申请人可以请求退款的期限由一年增加为三年(第一百零七条第四款)。

五、强制许可制度

强制许可方面,除更明确定义所谓「未充分实施」(第八十条第一款)外,
根据《修改TRIPS 协议议定书》,征求意见稿也针对以公共健康为目的给予强制许可的程序作了更具体的规定(第八十一条、第八十二条、第八十三条)。


六、其 他

其它如职务发明创造奖酬,给予企业和劳动者通过劳动合同约定奖励和报酬的自主权。对于单位收取的转让费也应当提取相同的比例作为报酬给予职务发明创造的发明人或者设计人(第九十条)。

另外,有鉴于商标法实施条例、著作权法实施条例的有关规定,规定地方管理专利工作的部门可以请求国知局组织处理或者查处有重大影响的侵权违法案件(第九十四条)。

专利权终止后,专利权人不得在新制造的产品上标志专利标志;但是对终止前依法标注专利标志的产品,应当有权继续许诺销售和销售,不作为冒充专利行为予以处理(第九十九条)。

以及国际申请进入国家阶段方面,增加有关保留例外的规定(第一百一十四条、第一百二十三条)。本次实施条例修改内容对进入国家阶段的手续重新规定,使国际申请与国家申请规定更为一致。

七、结 语

实施条例修改繁多,而其中许多涉及申请手续相关的程序变更,需待官方修改后的审查指南,或是实际窗体,或是相关办法更具体详细的规定,碍于本报篇幅仅稍做介绍节录;此份修订草案仍在征求意见阶段中,其后尚有可能再做修改,有兴趣的读者可参考SIPO网站公布的草案说明及条例新旧对照表。
 
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