作者簡介：
呂克行
現職：
RLM&K法律事務所美國專利律師
(下圖人物右後方為呂克行律師)
RLM&K法律事務所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一個位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所。專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權，商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司。我們替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。
RLM&K客戶遍及美國台灣及中國，客戶中有從事醫藥、機械、電子、化學、半導體、信息工程、生物科技、電腦及半導體等多種專業。 |
在美國法院中，被告通常可以引用專利審查迴避（Prosecution Bar）的判例來要求協助原告申請該涉案專利之律師不得參與侵權訴訟案。由於這類判例，演變成有些法院不允許侵權訴訟律師參與該涉案專利在USPTO中復審程序。因此，在原告提出專利侵權案件時，視訴訟在那裡進行，應考慮不採用原先協助申請的專利律師來擔任該專利侵權的訴訟律師，以免被告利用專利審查判例臨時要求原告更換律師。 |
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背景
在專利侵權訴訟中，被告申請專利複審有多項好處：
(1) 在美國專利商標局 (USPTO) 中挑戰專利的有效性，比在法院中容易；其中一個原因是USPTO會在將專利請求項（Claim）與先前技術文件（Prior Art）比較時，作最廣泛最寬之解釋。但反過來說，法院對專利請求會作可能合理的解釋（即較狹義），所以在USPTO中推翻專利較在法院中容易。
(2)．在USPTO中利用複審方式挑戰專利的費用，比在法院中挑戰專利要少。
(3)．有些法院會考慮將訴訟暫停，等USPTO複審結果出來再繼續訴訟，好處是經過USPTO複審後，決定專利有效與否或專利請求項是否需修改後 (通常是縮小範圍)，法院再根據USPTO確定或修改過專利來決定是否侵權，會有事半功倍的效果。
(4) 法院在審判侵權時，對牽涉的專利是先認定該專利為有效的，而USPTO在復審該專利時，則是在並不設定該專利是有效的前提下，完全重頭（像剛送件申請的情況下）開始進行複審。
(5)． 在USPTO中，複審的工作都是由經過本科專業訓練的資深審查員負責，這與在法院中由法官決定專利是否有效及專利的範圍是有些差異的，因為事實上大部分法官並不是科技科班出身，而是具備人文或是法學專業背景的。
(6) 最後一點最重要：在複審中，專利請求項經修改縮小範圍或取消的比例較高，雙方復審 (Inter Partes) 在過去10年中，專利請求項全部被取消的佔申請案的50%，單方復審 (Ex Parte) 中亦有13%；而部分專利項目範圍經縮減的情況則達申請複審的61%。難怪許多專利侵權案中，很多被告會在興訟的同時，也向USPTO提出複審要求。
原告在提出專利侵權控訴時，很自然的會挑選替自己申請專利的律師來主導侵權訴訟，因為申請專利的律師對該專利非常了解；另外，原告或被告亦會委託其負責訴訟的律師同時向USPTO申請專利複審，但原告需要三思。
討論
在美國法院中，被告通常可以引用專利審查迴避（Prosecution Bar）的判例來要求協助原告申請該涉案專利之律師不得參與侵權訴訟案。這判例根據的理由是在訴訟過程中，被告的機密信息，尤其與專利相關產品製造技術等會被原告律師知曉， 原告往後可能會利用訴訟中得知的被告機密信息來申請新的專利或修改正在申請專利，造成被告日後的困境。由於這類判例，演變成有些法院不允許侵權訴訟的律師參與該涉案專利在USPTO中的復審程序。當然有少數的法院不同意參與復審的律師屬於這一判例，其原因是複審過程本身只能（也只會）縮小原有專利範圍，不會擴大，原告律師不可能會利用複審來會擴大專利項目。
結論
在原告提出專利侵權案件時，視訴訟在那裡進行，應考慮不採用原先協助申請的專利律師來擔任該專利侵權的訴訟律師，以免被告利用專利審查判例臨時要求原告改換律師。此外，原告及被告是否可以利用訴訟律師來做申請涉案專利複審的律師，則視訴訟法院之判例而定，美國很多州的聯邦法院可能不允許委用同一律師，應事先了解。
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