法規解析
中國第三次專利相關法規修改重點系列報導－實用新型、外觀設計專利權評價報告書

作者╱北美智權專利研發部 邱英武
2010.03.31
中國此次專利修法，可說是大幅度的修正，使得專利制度更貼近於各國潮流。其中將實用新型專利權檢索報告予以刪除，以專利權評價報告書替代，且適用範圍也更加擴大，明確了專利權人及其利害關係人可以請求中國國務院專利行政部門作出專利權評價報告，以作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。本文特將此制度予以詳細說明，以利讀者瞭解此項新制度的規範。

客體與時間

適用的客體
已經授權公告的實用新型專利或者外觀設計專利，包括已經終止或者放棄的實用新型專利或者外觀設計專利。且限於申請日（有優先權的，指優先權日）在2009年10月1日之後（含該日）的專利權做出評價報告。

不適用客體
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未授權公告的實用新型專利申請或者外觀設計專利申請；
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已被專利復審委員會宣告全部無效的實用新型專利或者外觀設計專利；
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國家知識產權局（SIPO）已作出專利權評價報告的實用新型專利或者外觀設計專利。

請求人資格

根據專利法實施細則第五十六條第一款的規定，專利權人或者利害關係人可以請求國家知識產權局（SIPO）作出專利權評價報告。其中，利害關係人是指有權根據專利法第六十條的規定，就專利侵權糾紛向人民法院起訴，或者請求管理專利工作的部門處理的人，例如專利實施獨佔許可合同的被許可人和由專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人。

實用新型或者外觀設計專利權屬於多個專利權人共有的，請求人可以是部分專利權人。

多人對同一件案件提出請求
多個請求人分別請求對同一件實用新型專利或者外觀設計專利作出專利權評價報告的，國家知識產權局（SIPO）均予以受理，但僅作出一份專利權評價報告。

實用新型專利權評價

實用新型專利權評價所涉及的內容包括：
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實用新型是否屬於專利法第五條或者第二十五條規定的不授予專利權的情形，其評價標準適用指南第二部分第一章的規定。
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實用新型是否屬於專利法第二條第三款規定的客體，其評價標準適用指南第一部分第二章第6節的規定。
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實用新型是否具備專利法第二十二條第四款規定的實用性，其評價標準適用指南第二部分第五章第3節的規定。
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實用新型專利的說明書是否按照專利法第二十六條第三款的要求充分公開了專利保護的主題，其評價標準適用指南第二部分第二章第2.1節的規定。
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實用新型是否具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性，其評價標準適用指南第四部分第六章第3節的規定。
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實用新型是否具備專利法第二十二條第三款規定的創造性，其評價標準適用指南第四部分第六章第4節的規定。
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實用新型是否符合專利法第二十六條第四款（權利要求書記載）的規定，其評價標準適用指南第二部分第二章第3.2節的規定。
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實用新型是否符合專利法實施細則第二十條第二款（從屬權利要求的記載方式）的規定，其評價標準適用指南第二部分第二章第3.1.2節的規定。
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實用新型專利檔的修改是否符合專利法第三十三條（不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍）的規定，其評價標準適用指南第一部分第二章第8節和第二部分第八章第5.2節的規定。
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分案的實用新型專利是否符合專利法實施細則第四十三條第一款（不得超出原申請記載的範圍）的規定，其評價標準適用指南第二部分第六章第3.2節的規定。
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實用新型是否符合專利法第九條（一發明一專利）的規定，其評價標準適用指南第二部分第三章第6節的規定。

外觀設計專利權評價

外觀設計專利權評價所涉及的內容包括：
•
外觀設計是否屬於專利法第五條或者第二十五條規定的不授予專利權的情形，其評價標準適用指南第一部分第三章第6.1和6.2節的規定。
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外觀設計是否屬於專利法第二條第四款規定的客體，其評價標準適用指南第一部分第三章第7節的規定。
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外觀設計是否符合專利法第二十三條第一款（新穎性）的規定，其評價標準適用指南第四部分第五章第5節的規定。
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外觀設計是否符合專利法第二十三條第二款（創造性）的規定，其評價標準適用指南第四部分第五章第6節的規定
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外觀設計專利的圖片或者照片是否符合專利法第二十七條第二款（清楚顯示）的規定，其評價標準適用指南第一部分第三章第4節的規定。
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外觀設計專利檔的修改是否符合專利法第三十三條（超出原圖片或照片表示的範圍）的規定，其評價標準適用指南第一部分第三章第10節的規定。
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分案的外觀設計專利是否符合專利法實施細則第四十三條第一款（不得超出原申請記載的範圍）的規定，其評價標準適用指南第一部分第三章第9.4.2節的規定。
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外觀設計是否符合專利法第九條（一發明一專利）的規定，其評價標準適用指南第四部分第五章第8節的規定。

實用新型檢索

原則上應當針對實用新型專利的所有權利要求進行，但下述情形則不進行檢索。
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不符合專利法第二條第三款（實用新型定義）的規定；
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屬於專利法第五條或者第二十五條規定的不授予專利權的情形；
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不具備實用性；
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說明書和權利要求書未對該主題作出清楚、完整的說明，以致於所屬技術領域的技術人員不能實現。

外觀設計檢索

檢索應當針對外觀設計專利的圖片或照片表示的所有產品外觀設計進行，並考慮簡要說明的內容，但下述情形則不進行檢索。
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不符合專利法第二條第四款（外觀設計定義）的規定；
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屬於專利法第五條或者第二十五條規定的不授予專利權的情形；
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圖片或者照片未清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。

外觀設計檢索注意事項

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應當檢索外觀設計專利在中國提出申請之日以前公開的外觀設計。
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是否存在抵觸申請，應當檢索在該外觀設計專利的申請日之前向專利局提交、並且在該外觀設計專利的申請日後公告的外觀設計專利。
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是否存在重複授權，應當檢索在該外觀設計專利的申請日向專利局提交的、並且已經公告的外觀設計專利。

專利權評價報告內容

專利權評價報告內容包括兩部分：反映對比檔與被評價專利相關程度的表格部分，以及該專利是否符合專利法及其實施細則規定的授予專利權的條件的說明部分。

（一）表格部分
對於外觀設計專利權評價報告，其表格部分應當清楚地記載檢索的領域、資料庫、由檢索獲得的對比文件以及對比文件與外觀設計專利的相關程度等內容。通常，採用下列符號表示對比文件與外觀設計專利的關係：
Ｘ：
 單獨導致外觀設計專利不符合專利法第二十三條第一款或第二款規定的文件；
Ｙ：
 與報告中其他檔結合導致外觀設計專利不符合專利法第二十三條第二款規定的文件；
Ａ：
 背景文件，即反映外觀設計的部分設計特徵或者有關的文件；
Ｐ：
 中間文件，其公開日在外觀設計專利的申請日與所要求的優先權日之間的文件，或者會導致需要核實外觀設計專利優先權的文件；
Ｅ：
 與外觀設計專利相同或者實質相同的抵觸申請文件；
Ｒ：
 任何單位或個人在申請日向專利局提交的、屬於同樣的發明創造的外觀設計專利文件。

上述類型的文件中，符號Ｘ、Ｙ和Ａ表示對比文件與外觀設計專利在內容上的相關程度；符號Ｒ和Ｅ同時表示對比文件與外觀設計專利在時間上的關係和在內容上的相關程度；符號Ｐ表示對比文件與外觀設計專利在時間上的關係，其後應附帶標明文件內容相關程度的符號Ｘ、Ｙ、Ｅ或Ａ，它屬於在未核實優先權的情況下所作的標記。

原則上實用新型的表格部分於外觀設計相同，但若一項權利要求中包括並列的技術方案，而一份對比文件與此些技術方案的相關程度不相同者，此時應當以其中最高相關程度的符號，來標注對比文件。

（二）說明部分
說明部分應當記載和反映專利權評價的結論。對於不符合專利法及其實施細則規定的授予專利權條件的被評價專利，還應當給出明確、具體的評價意見。
•
對於不符合專利法及其實施細則規定的授予專利權條件的實用新型專利，應當給出具體的評價說明，並明確結論，必要時應當引證對比檔。例如，對於不具備新穎性和／或創造性的權利要求，審查員應當逐一進行評述；對於多項從屬權利要求，應當對其引用不同的權利要求時的技術方案分別進行評述；對於具有並列選擇方案的權利要求，應當對各選擇方案分別進行評述。
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對於不符合專利法及其實施細則規定的授予專利權條件的外觀設計專利的每項外觀設計，均須給出具體的評價說明，並明確結論，必要時應當引證對比檔。

專利權評價報告的更正
作出專利權評價報告的部門在發現專利權評價報告中存在錯誤後，可以自行更正。請求人認為專利權評價報告存在需要更正的錯誤的，可以請求更正。更正後的專利權評價報告應當及時發送給請求人。

（一）專利權評價報告中存在下列錯誤的，可以進行更正：
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著錄項目資訊或文字錯誤；
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作出專利權評價報告的程序錯誤；
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法律適用明顯錯誤；
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結論所依據的事實認定明顯錯誤；
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其他應當更正的錯誤。

（二）
 請求人認為作出的專利權評價報告存在需要更正的錯誤的，可以在收到專利權評價報告後兩個月內提出更正請求。提出更正請求的，應當以意見陳述書的形式書面提出，寫明需要更正的內容及更正的理由，但不得修改專利文件。

（三）
 更正理由不成立
發出專利權評價報告復核意見通知書，說明不予更正的理由。

（四）
 更正理由成立
發出更正的專利權評價報告，並在更正的專利權評價報告上註明以此報告代替原專利權評價報告。

（五）
 在更正程式中，一般不進行補充檢索，除非因事實認定發生變化，導致原來的檢索不完整或者不準確。針對專利權評價報告，一般只允許提出一次更正請求，但對於在補充檢索後重新作出的專利權評價報告，請求人可以再次提出更正請求。

結論

專利權評價報告書的制度係仿自日本與台灣制度，將僅進行形式審查的專利權，藉由評價報告書內容，可以知曉該專利權的專利要件是否符合，進而主張專利權利或是對該專利權提出無效訴訟以排除該專利權。而專利權評價報告書的效力，於兩岸間均是將其定位為不屬於行政機關的行政處分，不得對該報告書提出行政救濟。
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