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在美国有关物品上标示专利证书号数的新发展
作者╱RLM&K法律事务所美国专利律师 吕克行(Kao H. Lu)
2010/08/13

美国案例简讯-RLMK-005Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.,  590 F.3d 1295, 1305 (Fed. Cir. 2009

美国专利法中,专利权拥有人如未在专利物品或其包装上标示专利证书号数,发现侵权后不得向侵权人请求损害赔偿。这要求标示专利号数的目地是让专利权拥有人对消费大众说明该物品时受到美国专利保护;达到公开告示的目的。

至於专利证书号数之标示方法,最好是直接表示於专利物品上。但若物品太小或专利号数量太多,可选择表示於产品包装或产品目录上。实用专利(即中国大陆之发明专利) 英文表示可为"U.S. Pat. No. X,XXX,XXX", 外形专利 (即中国大陆之外观设计专利) 英文表示可为"U.S. Design Pat. No. DXXX,XXX" 。

对已申请的专利尚未受核准时,只可在商品或其包装上标示"U.S. Patent Pending" 字样,甚至可标示专利申请号码。例如"U.S. Patent Pending –Application No. XX/XXX,XXX ".

原告(Forest Group)拥有美国专利号5,645,515('515专利)。这是有关建筑修理中使用可调高度高跷。这'515专利重点是在踏脚板支撑上做了改进(使用线性轭来支持踏脚板)。原告销售高跷中有一型"S2"型高跷上面印着是'515专利号码表示有专利保护该产品。被告Bon Tool Co. 原来是向原告买此"S2" 高跷,后来自己在中国大陆找了厂家制造类似高跷,不再向原告购买。原告于2005年在德州南部联邦法院向被告提出侵权告诉;被告根据35 U.S.C. §292法律条文反告原告不实标示专利(false marking)及控告 '515 专利无效。

在审判过程中德州法官发现早在2001年,原告也指控另一家公司的高跷产品侵害其'515专利。那家公司在明尼苏达州联邦法院提出要求判未侵权告诉。在2007年11月明州联邦法院判该公司的产品并未侵'515专利权;原因是这家公司产品并未使用有韧性线状轭作为踏脚板支撑而明州法院进一步发觉原告本身"S2" 产品也不具有'515专利中要素-线状轭。"S2" 不受到美国专利'515专利保护。

虽然在2007年11月明州联邦法院判后,原告对新"S2" 产品上加了线状轭,但至少有一批38台"S2" 新订单并没加上线状轭;但仍印着'515 专利标记。德州联邦法院在本案中判'515专利有效;因被告产品并未使用线性轭,因此被告产品并未侵权。原告因不实标示专利,罚原告500元。被告不服,上诉美国联邦上诉法院。被告特别指出 35 U.S.C. §292 条文中是法官应对每一标示不实物品罚款最高美金500元;而不是指标示不实整个事件。

联邦上诉法院解释35 U.S.C. §292 条文;同意被告对该条文的解释。将这一部分发回德州南部联邦法院重审。在2010年4月27日重审结果,德州南部联邦法官认为原告在2007年11月以前制造之 "S2" 高跷虽然标示'515专利号码但不必受罚。因为原告听从专利律师意见认为 "S2"受到'515专利保护。但2007年11月另一案判决后,原告应知道未有韧性线状轭 "S2" 并未受到'515专利保护;其中原告有38件"S2",每件罚其零销价180元。

美国联邦上诉法院针对35 U.S.C. §292 这条文作出详细解释。认为违反不实标示专利具有两个要素 (1)在非专利物品打上专利号码。(2)有意欺骗大家;法官定义"有意"便是明知有误仍误导他人。

最重要是法院将每件不实标示物品罚金最高可罚500美金;而不是整个事件。这种解释对不实标示的后果影响巨大,值得注意。

结论

对不实标示专利号,法官可以对每一不实标示物品处罚最高到500 美金一件。不实标示包括将没专利物品打上专利号外也包括标示过期专利号 (这专利早已过期)。这种错误常在制药公司及高科技公司产品中发现。根据新判例,这些量产公司面临后果如以每一不实标示物品来计算,金额会非常庞大;不得不留意。