作者简介：
吕克行
现职：
RLM&K法律事务所美国专利律师
(下图人物右后方为吕克行律师)
RLM&K法律事务所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一个位于美国费城郊区，拥有多位经验丰富美国专利律师的法律事务所。专精美国知识产权法律，包括：专利、商标、版权，商业机密。RLM&K提供客户全方位知识产权法律服务，专利及商标申请，侵权分析、诉讼官司。我们替客户在全美联邦法院、联邦上诉法院及美国最高法院出庭。
RLM&K客户遍及美国台湾及中国，客户中有从事医药、机械、电子、化学、半导体、信息工程、生物科技、计算机及半导体等多种专业。 |
美国案例简讯-RLMK-002。原告: 麦克标记(Maker's Mark)是家在美国肯塔基州专门制造贩卖威士忌酒公司，早在1985年，原告向美国专利商标局 (USPTO)注册商标第1,370,465号，商标是「瓶口腊封，腊顺瓶颈流下成不规则状」的设计,在2003年，原告又注册第2,690,81号商标，「用红色瓶口腊封，腊封延长到瓶颈」。
被告可伟儿制酒公司是家国际知名酒厂，为纪念该公司创业两百年，在1995年推出高档限量龙舌兰酒，在 1997年中，决定不再将原先瓶口红色腊封边修切整齐，使出厂的酒瓶口也有不规则红色腊封留在瓶颈。原告在2002年在肯塔基联邦法院对被告提出（1）侵犯商标；（2）误导产品来源；（3）减弱（dilution）商标；（4）侵犯州商标法及不公平竞争法，四项控诉。列经长达七年的法律攻防战，最后法官判原告胜诉，法官在判文中详细解释双方争论的问题，他判决书中提到他判决引用的法律及案例依据，这是篇对了解美国商标法中侵权问题该读的判例。
官司中被告反辩，原告的商标设计本身是种「功用」，原本不应该拿到商标注册，在美国商标法中，功用可分为两类，一种是「实际功用」，一种是「法理功用」。实际功用有可能申请注册商标，但法理功用便不能注册成商标。
实际功用 v. 法理功用
什么是「实际功用」？什么是「法理功用」？法官用瓶子作例子，瓶子本身具有存装液体功用，不同形状设计的瓶子有可能申请作为商标，但存装液体这一功能不应该可以注册成商标。美国商标法基本立法精神及用意是鼓励公平竞争，商标不是专利，他的目的不是让申请商标者用以防止其他人合理公平竞争，譬如说如果让人注册圆瓶子为商标，那别的人便无法制造圆瓶子，因此美国法院在案例中形成「法理功用」这一法理用以防止不公平发生，美国国会在1988年通过修改商标法条文来支持这一法理。
许多法官用1982年判案立下的Morton-Novwich Test来决定申请商标的「功用」性。
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该设计是否曾申请「使用专利」过？许多著名案例都是专利拥有者在其专利到期后，将专利中产品相同或略加改良的设计，用以申请商标以求继续保护其产品。 |
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对产品设计有哪些用处在产品宣传中提出？ |
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竞争者是否可以找到/创造出功用相同或相似而设计不同的替代品？ |
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设计是否是因为采用更简单或更便宜的制造方法而产生？ |
 经过这四种分析后，才决定这有争议性的设计是否具有「法理功用」。本案中还提到「美观功用」，因美国最高法院在2001年Traffix Devices v. Marketing Displays一案中提出这一法理，在几个相继类似案例中，这法理对设计中「颜色」是否可以注册成商标是指标参考案件，法官在衡量颜色是否可以注册商标会分析，如果让颜色变成商标要素，竞争者是否很难找到替代颜色？或竞争者是否要花大代价才能避免侵犯，如果证据显示会造成对竞争者不合理的限制，这类美观或颜色设计便不能注册成商标。
结论
美国商标法立法本意是鼓励公平竞争，让商业使用注册商标来表示这产品/服务的来源，而不是让商业用商标来防止其他竞争产品进入市场公平竞争，任何具有「功用」性能的设计是否可以申请注册成商标，是要在这大原则下评估的。
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| 美国注册商标第1,370,465号酒瓶图像 |
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