美国联邦巡回上诉法院(Federal Circuit, Fed. Cir.)于2010年1月7日公布Wyeth v. Kappos案判决结果:USPTO专利权期间调整(Patent Term Adjustment, PTA)法规诠释、计算方式皆有违35 USC 154(b)的规定,故判USPTO败诉。获悉诉讼结果后,USPTO于1月11日表示将重新修正PTA计算方式,并于1月21日宣布USPTO和美国司法部将不再针对本案上诉。
由于本案宣判后,许多专利权人可能会跟进要求重计PTA,因此,USPTO在1月21日时已于联邦公报(Federal Register)正式公告配套办法。凡是2010年3月2日以前公告的专利,专利权人可以制式表格请求USPTO依Wyeth案原则重计PTA,无需另附Petition及规费。
据35 USC 154(b)规定,若因官方延误导致申请案较晚领证公告、专利权期间缩短,专利权人可获得专利权期间调整延长的补偿,也就是前述的PTA。简言之,PTA可视为美国官方三大保证,依35 USC 154(b)(1)规定顺序,即:
- 保证USPTO立即回复;
- 保证申请案系属期间(Pendency)不超过3年;
- 保证调整因冲突程序(Interference)、保密命令(Secrecy Order)、诉愿程序(Appeal)造成的延误。
凡属条文中保证补偿的延误,官方延误一天,专利权人就可取得一天的PTA,也就是专利权期间可延长一天。但若各项延误有重叠之处,依35 USC 154(b)(2)规定,PTA补偿天数不得超出延误领证的实际天数,也需扣除申请人造成的延误天数。
而本次诉讼涉及7179892、7189819两件专利,申请期间两案皆有因A、B两类因素造成的延误,且两件专利A、B延误期间重叠。专利权人与USPTO的主张歧见,即是何谓A、B延误期间的重叠期间?当重叠时,又该如何排除重复计算的PTA天数?
两件专利 PTA 计算基准日期分别列出如下,专利权人、 USPTO 对所列天数并无异议。
专利号 |
A延误 |
B延误 |
落于三年后之A延误 |
申请人延误 |
7179892 |
610 |
345 |
51 |
148 |
7189819 |
336 |
827 |
106 |
335 |
但PTA天数该如何计算,两造说法大异其趣。专利权人主张:PTA天数=A延误天数+B延误天数-发生在申请日起算三年后的A 延误天数(即专利权人认定的重叠天数)-申请人延误天数。USPTO则认为,申请过程最初三年的A延误终会导致三年后的B延误,为了不重复计算,USPTO主张合理计算方式应是:PTA天数=(A延误天数、B延误天数二者取较长者)-申请人延误天数。
下方以图示说明,以让读者能更清楚了解两者的差异:
USPTO认为,申请过程前三年所发生的A延误,都有可能导致三年后的B延误,以致三年前发生的A延误与B延误其实也会重复计算,因此USPTO认为PTA应为A延误总和(2年)与B延误(3年)二者取较长者,所以应为3年。而Wyeth则认为PTA计算方式应为A延误总和(2年),加上B延误(3年),两者相加后(5年),减去落于三年后A延误与B延误重叠的时间(1年),所以PTA应为4年。
依上述两种方式计算,两件专利的 PTA 天数于是有了以下差距:
专利号 |
主张人 |
计算方式 |
所得PTA |
二者之差 |
7179892
|
USPTO |
610 – 148 |
462 |
|
专利权人 |
610 + 345 – 51 – 148 |
756 |
+294 |
7189819 |
USPTO |
827 – 335 |
492 |
|
专利权人 |
336 + 827 + 106 – 335 |
722 |
+230 |
专利权人先是请求USPTO重新考虑PTA天数计算结果,但USPTO自认计算结果无误。专利权人随后在哥伦比亚特区地方法院提出诉讼,地方法院法官认同专利权人主张,判USPTO败诉。USPTO不服判决向Fed. Cir.提出上诉,结果USPTO论点仍未能说服Fed. Cir.法官,由于本案未再上诉,有关A、B延误期间重叠时PTA天数如何计算的问题,答案至此底定。
本案上诉到Fed. Cir.,是由Randall R. Rader、S. Jay Plager、Kimberly A. Moore三位法官负责审理。三人一致同意维持地方法院原判决,并由即将接任Fed. Cir.首席法官职务的Rader法官撰写判决文。
依据35 USC 154(b)(2)条文,所谓PTA天数不得超出延误领证的实际天数,2004年USPTO修订37 CFR 1.703(f) 条文(69 FR 21706、69 FR 34283)时即曾说明其立场:考虑A、B延误期间重复计算问题时,B延误期间应考虑扣除35 USC 154(b)(1)(B)(i)~(iii)情形后的整体系属期间,而非仅是申请日起算三年后的期间,也就是同一官方延误事件有可能导致A延误,进而又导致B延误,因此即便A延误、B延误发生的日期不同,仍属35 USC 154(b)(2)条文所规范的不得重复计算状况。
但判决文指出,35 USC 154(b)已清楚定义何谓「延误期间」与「重叠」,A、B延误期间的起讫计算方式明确,除非同时发生,断无重叠可能。既然申请日起算三年后才会产生B延误,申请日起算三年内不可能有A、B延误期间重叠的现象。而A延误导致B延误的问题,或许会让部分专利权人幸运取得更多PTA调整天数,但如采用USPTO主张的计算方式,亦无法排除此一可能。纵有资格,Fed. Cir.亦无意改正所有法规造成的不公平问题,毕竟Fed. Cir.的任务是执行法律规范的政策,而非批评或改正法律规范的政策。
追溯35 USC 154(b)条文的立法原由,其中一项目的,是保障多数已尽注意责任的申请人至少可享17年专利权保护。对此,USPTO强调修法当年申请案平均系属期间不过25个月,多数申请案领证后都享有逾17年的保护,且原始修法提案并未纳入B延误相关规定。不过判决文指出,依USPTO的诠释,B延误天数只要超过A延误天数,就有PTA天数不超过17年的调整上限,与前述立法目的相违,B延误相关文字未纳入原始修法提案版本,亦不足以支持USPTO论点。
既然35 USC 154(b)条文语义清晰,无模糊空间,翻查记录,也未显示重大的相反立法意旨,本案无法依Chevron Deference原则认可USPTO相关诠释,因此维持原判。
参考数据:
1. Wyeth v. Dudas, 580 F. Supp. 2d 138 (D.D.C. 2008)
2. Wyeth v. Kappos (Fed. Cir. Jan. 7, 2010)
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