而本文则要进入新颖性的判断标准以及「相关商业领域」的探讨，针对：公众可得知的判断标准与无害公开、相关商业领域的定义、最高法院在本案中厘清的法律问题这三个主题来持续探讨此一欧盟设计案例，最后结论的部份则提出各国在设计专利方面的不同保护。

探讨新颖性的判断标准以及「相关的商业领域」，首先得分析设计的保护要件，上诉法庭认为：第5 条规定设计必须是「新的（new）」，第6条规定设计必须具有「特异性（individual character）」，这两项保护要件的评估是以设计注册的申请日（或是优先权日）为判断基准日。

设计规则第7条(1)项是有关设计公开揭露的规定，其中第1项前段规定：「如果一个设计在第5(1)(a)与第6(1)(a)或是在第5(1)(b)与第6(1)(b)所规定的基准日之前，以出版、展览、商业上使用或是以其它的方式揭露者，即视为已公开、已为公众可得知。然而，第1项中段有所谓的「防卫性条款」（safeguard clause）：如果在欧盟领土内，在特定相关的商业领域（the circles specialized in the sector concerned）中不是透过一般正常的商业交易程序合理地得知该设计时，该设计则视为未曾公开。第1项后段规定，如果是被明示或暗示应该保守机密的第三人所公开时，该设计则视为未曾公开、未曾被公众所得知。

第2项是关于「无害公开」的规定，申请欧盟注册设计保护之设计不会因（1）申请人、权利继受人或其它第三人（因设计人或权利继受人所提供的信息）；（2）在申请日或优先权日前12个月内向公众揭露，而丧失新颖性。

第3项规定是关于滥用行为（abuse）而导致的揭露，如果设计是由设计人或继受人之滥用行为而导致「公众可得知」，这种揭露也不构成破坏新颖性的先前技艺。

（一）关于专利权人对于注册申请与设计保护的主张
上诉法庭审视GL的两位律师Mr. Vaughan及Dr. Lawrence所提的主张时，认为其中有一些说法及解释是不合理的，上诉法庭提出下列几点问题，且针对这些问题一一予以分析：

上诉法庭认为，上述的案例分析是非常实际也很恰当的，而且，设计权利人（原告）的律师Mr. Vaughan无法找出其中的瑕疵，也无法予以辩解。

（二）公众可得知的一般原则
设计规则第5条第1项规定：如果没有相同或同一的设计已公开在先，该设计被认为具有新颖性。由此可得知，判断新颖性的依据就是已经公开揭露（disclose）或可为公众可得知（made available to the public）的设计，其中「可为公众所得知」是专利法中用以定义「先前技艺（prior art）」的非常重要一个观念。在专利制度中，先前技艺是指在申请日之前，藉由书面或口头、使用或展示或其它任何方式能为公众所得知之所有信息，通常，先前技艺是商业上的竞争者用以攻击专利无效性的工具。

公众可得知（available to the public）的构成要件包含两个要素，一为「公众」（the public），另一为「可得知」（available）。多年来，经由诉愿决定，欧洲专利局已对「公众」做出了清楚的定义，欧洲专利法第54(2)中的「公众」（the public）一词，可为一般社会大众，但并非指一般的路人(注1)，至于那些受保密义务所约束（bound by an obligation to maintain secrecy）的购买者（purchaser）(注2)、界内人士（a man skilled in the art）、特定与会人士（specific）(注3)、或是法人团体以及公司内部员工(注4)等，通常不被视为专利法第54(2)所称之「公众」。

经由诉愿决定可清楚得知，保密义务，不仅指有明文约定之保密义务，尚包含社会观念或商业习惯上认为应负保密责任的默契保密义务，例如：公司行号所属之职员对于公司之事务通常负有保密义务。负有保密义务之人知悉应保密之技艺，该技艺不属于「公众可得知」；惟若其违反保密之约定或默契而泄漏技术，以致该技术之实质内容能为公众得知时，则该技艺不被认为「公众可得知」。欧洲专利法的这项规定有助于阻却不法公开情事之得逞，亦可彰显社会的公平正义，而欧盟设计规则亦有相同之规定，设计规则第7条(1)项后段规定：如果该设计是被明示或暗示应该保守机密的第三人所公开时，该设计则视为未曾公开。

「可得知」（making available）就是能为公众得知，指先前技艺处于公众有可能接触并能获知该技艺之实质内容的状态。如果技术之实质内容刊载于一文件或刊物中，该文件或刊物系于图书馆中，通常于收到时，即可提供大众阅览或为任何要求查阅者检视(注5)，易言之，「是否可为公众所得知」无需真正以为第三人所检视，只要有「可供检视」的可能性即可。因此，在设计权人缺乏反证的情况下，文件或刊物之收到日起即视为公众可得知之时。

（三）无害公开（Non-Prejudicial Disclosure）
欧洲对于专利与设计的保护制度，都倾向于保护真正的发明人与设计者，在欧洲专利法EPC第55条明定 「无害公开（揭露）」之丧失新颖性例外，其中规定专利申请前半年内在官方或官方认可的展览会公开，不被视为丧失新颖性；在欧盟设计规则第7条2项（1）（2）款规定，由设计师或是设计权利人所提供的测试性公开，且是在提出注册申请之申请日前12个月的期间内为之，这种测试性的公开不会危害到该设计的新颖性及特异性的保护要件。

美国也有类似的规定，在美国专利法第102条(b)款规定「在美国专利申请日之前一年以前，一发明在美国或外国已取得专利或被记载于印刷刊物上，或在美国已公开使用或已为贩卖者，均不得准予专利。」(注6)亦即，一发明在美国专利申请日之前一年以前，若于美国境内公开使用或被记载于印刷刊物上、已为贩卖，纵其与先前技艺比对并非属显而易知者，不会因先前技艺之先占(anticipation)而丧失新颖性，却因为申请人未能及时提出专利申请，而尚失其取得专利之权。换言之，发明人只要在首次公开使用或公开贩卖之后的一年内，向美国专利商标局提出专利申请，前述公开行为并无损于申请人取得该发明专利之权利。由此可得知，第102条(b)款规定也提供发明人有一年「无害公开」的新颖性优惠期间。

日本的意匠制度中也有类似的规定，意匠法第4条第1项及第2项规定，创作人或设计权人出于己意或非己意的公开该设计（无论是在日本境内或境外），在首次公开之后的6个月内提出意匠专利申请，这种公开行为无损于其取得意匠之权利。

对企业而言，申请专利之前有期限的无害公开，可协助企业测试该设计或产品是否可为市场所接受，进一步评估是否有申请专利保护的价值，无害公开制度对产业而言是一个有利的新颖性优惠制度。

虽然GL主张：「即使实际上该设计是古老的，也可能具有新颖性或特异性」，并说明早期的绿皮书（Green Paper）中有关设计规则第7条的立法前言可以支持他的主张。但是，上诉法庭审视绿皮书以及设计规则的立法前言后认为，其中没有任何证据可支持原告GL的想法，而许多事实根本与GL的想法相左，而且这些事实是无法改变的。

上诉法庭综合第7条规定的立法前言，并援引大法官Steyn 在Effort Shipping. v. Linden Management案例(注7)中所说的：「在一个恰当的案例中，可对惯例或常规做出真正合理改变的解释，我们已准备同意立法前言可作为决定结构性问题的证据，但是，必要的前提，是立法前言中必须清楚且无可置辩地指出一个明确的立法意图」，并提出一个对被告律师Mr. Hacon有利的关键性数据。

首先要考虑的是新颖性的评估标准，上诉法庭参考批注备忘录（explanatory memorandum）所提及的意见：新颖性的评估应采用全世界性的标准，亦即如果一个设计已被注册或是在世界上的任何一个地方，以其它方式使公众可以取得或知悉该设计，这个设就计已不具新颖性。因此，上诉法庭认为，绿皮书的第1个提案中已经放弃GL所主张「古老的设计可能具有新颖性」的想法。

关于第7条第1项中段规定：如果在欧盟领土内，在特定相关的商业领域（the circles specialized in the sector concerned）中不是透过一般正常的商业交易程序合理得知该设计时，该设计则视为未曾公开。这条款是依照欧洲议会（the European Parliament）及经济与社会委员会（the Economic and Social Committee）的意见(注8)而导入的所谓的「防卫性条款（safeguard clause）」(注9)，其目的是要避免侵权者利用「在世界上某一个遥远的地方或博物馆发现设计先例」的事由而主张设计权无效。这条款的目的是要保护设计产业，防止「设计权不会因为在世界上某一个遥远的地方已使用该设计而被宣告设计权无效」的情形发生，由于地方太遥远，欧洲的产业不可能知道该设计先例。

由于欧洲纺织产业经常遭逢竞争对手或仿冒厂商提出不实的证明文件声明该有争议的设计早已存在于其它的国家，藉以打击设计的有效性，所以，经由纺织产业的游说与施压而修订这条款。上诉法庭认为，这个条款只是一个例外规定，只是要防止仿冒的权利者以遥远且模糊的先前技艺打击设计的有效性，并没有意思要改变关于评估新颖性的一般性原则。总而言之，这是个与仿冒有关的条款，与先前技艺、所想要应用之用途的议题无关，根本不必去考虑。

综上所述，上诉法庭说明：因为设计权的有效性必须经得起所有领域的任何先前技艺的挑战，虽然权利人无法合理的得知该先前技艺，只要有先前技艺的存在就会使得设计权利人的设计无效，除非该领域的先前技艺是模糊不清的。但是我们不接受模糊的论点，在检索先前技艺的实务中，设计的检索是非常困难的，因为大部分的先前技艺都是未经注册的，例如：专利文献。而且，许多国家，采用绝对新颖性的模式而且运作的非常好，例如：英国以前的专利系统。

（二）先前技艺与相关的商业领域
上诉法庭参考2001年2月12日的指令补充说明(注10)之后，引述英国专利局（the British Patent Office）对于这第7条第1项的例外规定加以说明，其内容如下：「在任何特定案例中，『相关的商业领域』是指所有揭露可能的先前技艺的商业领域，而不是必须与申请人所从事的行业相关的商业领域，因为在他们自己的领域中有大量的先前技艺已被揭露，只有少数的设计不会被视为先前技艺」。因此，上诉法庭认为英国专利局的说明与原告律师Mr. Vaughan的意见完全不同。

在本案中，上诉法庭说明：采用绝对新颖性判断标准，这个观念是很清楚的，而且设计权利范围与先前技艺检索的技术范围是相对的。如果授予一个设计权利可以涵盖任何种类的产品，那么相对地，可攻击该设计权的新颖性的先前技艺也应该延伸到所有种类的产品，易言之，设计可实施或应用的范围愈广泛，可用来比对的先前技艺的技术范围也愈广泛；不过也有少许的例外，只有在该产品所应用的商业领域中先前技艺模糊时，才会有例外的情形。

因此，上诉法庭同意被告PMS的主张，（1）「按摩球」可当作「烘衣球」相关领域与关键的先前技艺；（2）可据以评估、判断GL的烘衣球设计的有效性。

（一）欧盟设计采用绝对新颖性的判断标准
各国设计相关保护法令对于新颖性的判断标准不一，有采用相对或国内新颖性（relative or domestic novelty），例如：美国对于公开使用与贩卖的部分，仅要求国内新颖性；也有时间范围之限认定者，例如：荷比卢即要求设计在申请日回溯五十年内需具新颖性设计；也有没有限定判断新颖性的地域及范围者，称之为绝对新颖性（absolute novelty）。

欧盟设计规则第5条第1项规定：如果没有相同或同一的设计已公开在先，该设计被认为具有新颖性。其中并未限制新颖性之比较区域或时间范围，受保护的设计不仅在欧盟领域内是新颖的，甚至在全球也必须是新颖的，看起来似乎是采用绝对新颖性。但有例外规定，设计规则第7(1)之规定：在欧盟领域内，如果「在特定相关的商业领域（业界）中」，不是经由一般正常的商业程序合理得知该设计，则该设计不应被视为公众可得知。

在本案中，上诉法庭清楚说明这例外规定是「防卫性条款」(注11)，其目的是要避免侵权者利用「在世界上某一个遥远的地方或博物馆发现设计先例」的事由而主张设计权无效。这条款的目的是要保护设计产业，防止「设计权不会因为在世界上某一个遥远的地方已使用该设计而被宣告设计权无效」的情形发生，由于地方太遥远，欧洲的产业不可能知道该设计先例。

在本案中，上诉法庭也说明了一个重要的观念，那就是「设计权利范围与先前技艺检索的技术范围是相对的」，如果授予一个设计权利可以涵盖任何种类的产品，那么相对地，可攻击该设计权的新颖性的先前技艺也应该延伸到所有种类的产品。因此，欧盟设计采用绝对新颖性判断标准的观念是非常清楚。

（二）指定商品与分类不会限制或影响设计权利范围
欧盟设计规则第36条第2项规定：申请人必须在申请案中指明设计所想要实施或应用之产品。第36条3(d)款规定：申请案应载明产品的分类，就是设计所欲实施或应用的产品的类别。

在本案中，上诉法庭认为：设计规则第36条是关于许多行政事务（有关费用及其它）的规定，其目的是要申请人告诉行政当局或社会大众，让他们能清楚知道相关的商业领域，如果申请不指定，他们可能会弄错该设计可应用的相关商业领域。

上诉法庭说明：设计规则第36条是一个关于行政作业的规定，很难想象这规定的内容会对于设计的实质权利造成影响，而且，第6项也清楚说明：本条第2项及第3(a)规定中所提信息的元素将不会影响所请设计的保护范围。因此，不论是解读设计保护范围的界定、或是设计有效性的认定，第36条(2)项中指定产品的规定以及第36条3(d)款有关产品分类的规定，根本上都不会影响注册设计在法律上的权利范围。

（三）相关商业领域的定义
在本案中，上诉法庭说明：设计权利范围与先前技艺检索的技术范围是相对的概念，亦即，设计可实施或应用的范围愈广泛，可用来比对的先前技艺的技术范围也愈广泛。也就是说，授予一个设计权利可及于任何种类的产品，那么相对地，可攻击该设计权的新颖性的先前技艺也应该延伸到所有种类的产品。

英国专利局（the British Patent Office）参考2001年2月12日的指令补充规定的立法说明，对于设计规则第7 条所称的「相关的商业领域」加以说明，英国专利局认为：在任何特定案例中，所谓的「相关的商业领域」，并不只是与申请人所从事的行业相关的商业领域，而是所有揭露可能的先前技艺的商业领域。

上诉法庭同意英国专利局的看法，并藉以说明设计规则第7条中所指称的「相关领域（the sector concerned）」不但包含相关商业领域，也涵盖可能有先前技艺揭露的其它商业领域，因此，「烘衣球」设计的相关商业领域当然也包含「按摩球」的商业领域。

由于各个国家保护工业设计的制度不同，所赋予的权利的保护范围也有相当程度得差异。在Green Lane v. PMS案例之后，明白确定欧盟设计保护的不是「物品的设计」而是「设计」，是可实施或应用于产品的设计，注册设计所提供的权利效力可及于所有商业上的使用，亦即，设计权的效力及于所有可实施或应用该设计的产品；而且申请注册时，所指定的产品及类别都不会影响设计权的保护范围。

而美国上诉法院（CCPA）在Zahn案例(注12)中说明：回归于美国专利法第171条的法律规定，我们认为「可能获准专利」的是「设计」（design），而不是「工业产品」（article of manufacture），同时也注意到专利法第171条规定的法定标的不是「物品本身的设计」（to the design of an article），而是「应用于物品的设计」（to a design for an article），其中包括各种物品表面及外观构成的装饰性设计(注13)。对于设计专利所保护的权利范围，CCPA认为：如果申请人的设计可应用于一项以上的物品上，排除他人使用该设计的权利，也应超过一项以上的物品。因此，在实务上， USPTO（美国专利商标局）也允许申请人在设计名称中记载多项物品，在权利请求项中主张多项物品的设计应用。

台湾专利法第119条规定：申请新式样专利，应就每一新式样提出申请；以新式样申请专利，应指定所施予新式样之物品。专利法第123条第1项规定：新式样专利权人就其指定新式样所施予之物品，除本法另有规定者外，专有排除他人未经其同意而制造、为贩卖之要约、贩卖、使用或为上述目的而进口该新式样及近似新式样专利物品之权。申请新式样专利，必须指定物品名称，因此，除了图面之外，新式样物品名称也是界定新式样权利与保护范围的主要依据。又见台湾的审查基准规定：图说不得指定一个以上之新式样物品，若申请专利之设计相同，而物品有两个或两个以上者，例如：一为汽车、一为汽车玩具，应各别申请，并于各申请案图说之创作说明栏明确记载其用途。因此，新式样专利保护的是指定物品之设计，而不是可应用于物品之设计。

由前述的分析可得知，同样提出一个设计专利申请或注册，在台湾取得新式样专利所得到的保护范围最小，只能及于所指定之物品；在美国取得设计专利的权利范围较广，可及于所主张的多项物品；然而，在欧盟获准注册的设计的权利范围最宽广，权利效力不但可及于27个会员国，设计权利范围还可及于所有可实施该设计的物品。

台湾企业或厂商要在智慧财产权的布局与申请策略上，尤其是产品外观的设计保护，应先考虑市场较大、保护范围较大、权利范围及效力较宽广，以及是否有无害公开的新颖性优惠制度的地区与国家，例如：美国、欧盟等做为优先申请的目标，如有其它的必要考虑，可作为次要申请的国家，例如：制造国、竞争厂商所在国家，如此，才可能达到较佳的商业利益及经济效益。

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