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大陆专利申请有改请制度吗?
作者/北美智权法规研究组 陈巧伶
2008/05/30

台湾专利法对于不同种类间之专利设有改请制度,提出专利申请后,申请人得于该申请审定书、处份书送达之日起 60 日内提出改请;但在大陆专利法中并未针对申请类型改请订有相关规定,申请人提出专利申请后,欲更改申请类型,在大陆就必须透过其国内优先权制度,利用主张「本国优先权」(即国内优先权)的方式变更申请类型。

一、大陆有关本国优先权之规定

1. 专利法第 29 条

文章綱要
一、大陆有关本国优先权之规定

二、主张本国优先权的效果

三、结 论

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协定或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。

2. 专利法实施细则第 33 条
申请人在一件专利申请中,可以要求一项或者多项优先权;要求多项优先权的,该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

申请人要求本国优先权,在先申请是发明专利申请的,可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的,可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:
(1)已经要求外国优先权或者本国优先权的;
(2)已经被授予专利权的;
(3)属于按照规定提出的分案申请的。
申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。

3. 审查指南中的相关规定
 i. 审查指南Ⅰ . Ⅰ- 6.2 要求优先权(节录)
[…… ] 申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提 出专利申请之日起十二个月内,又以该发明专利申请为基础向专利局提出发明专利申请或者实用新型专利申请的,或者又以该 实用新型专利申请为基础向专利局提出实用新型专利申请或 者 发明专利申请的,可以享有优先权。这种优先权称为本国优先权。

 ii. 审查指南Ⅱ . Ⅲ- 4.2.1 享有本国优先权的条件
享有本国优先权的专利申请应当满足以下条件:
(1)只适用于发明或者实用新型专利申请;
(2)申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请 ( 以下简称中国首次申请 ) 后又向专利局提出专利申请 ( 以下简称中国在后申请 ) ;
(3)中国在后申请之日不得迟于中国首次申请之日起十二个月。

被要求优先权的中国在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:
(1)已经要求外国优先权或者本国优先权的,但要求过外国优先权或者本国优先权而未享有优先权的除外;
(2)已经被授予专利权的;
(3)属于按照专利法实施细则第四十二条规定提出的分案申请。

应当注意,当申请人要求本国优先权时,作为本国优先权基础的中国首次申请,自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。

二、主张本国优先权的效果

1. 变更申请类型
利用主张本国优先权,后申请案的申请种类可与先申请案不同,故申请人可在优先权期限内实践发明与实用新型专利申请种类更改,唯大陆的国内优先权制度仅适用发明及实用新型申请,外观设计申请案不适用。

2. 降低申请成本
利用本国优先权主张,使申请人于符合单一性的条件下,可透过本国优先权将数件申请案合并在一件后申请案中,以降低申请人的申请成本。

3. 申请人可增加、补充首次申请案中所不包括的内容
要求主张本国优先权的后申请案中,申请人可增加、补充基础案中所不包括的内容,但须注意的是,新增加的技术特征,不能主张基础案优先权,而须以其实际申请日为审查基准。事实上,申请人欲利用本国优先权补充完善首次申请案内容时,其意义虽仅在允许后申请案中写入新的内容,但这样的方式仍提供了申请人多案合并一案的一种可运用的专利布局及策略思考。

三、结 论

大陆专利申请案欲变更申请类型,须利用本国优先权主张,还有一点需要提醒申请人,自后申请案主张优先权之日起,先申请案包括未被主张优先权的部分将被视为撤回,即使日后撤回后申请案或其优先权主张,先申请案也无法请求恢复,故申请人在提出本国优先权主张前,必须谨慎考量。

 
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