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解析中国专利法第三次修改后外观设计制度之变革(
作者/台湾地区智慧财产局专利审查官 叶雪美
2010/03/10

抵触申请

2008 年,中国最高人民法院在科万公司的染色机外观设计专利无效宣告的判决(注1)中清楚说明:专利法实施细则第十三条第一款(注2)是关于禁止重复授权的规定,亦即同样的发明创造只能被授予一项专利。就外观设计而言,为防止外观设计专利权之间的相互冲突,无论是相同的外观设计,还是相近似的外观设计,也不论是否为同一申请人,应按照上述行政法规的规定授予一项专利权。这一次专利法修改将 「禁止重复授权原则」纳入母法,于专利法第九条第一款增加「同样的发明创造只能授予一项专利权」的规定。

专利法第九条第一款增订的「禁止重复授权原则」亦适用于外观设计专利。不过,为了防止同一申请人或不同申请人就同样的外观设计,先后提出两个申请案都授与专利权,因此,又在第二十三第一款后段增加抵触申请的规定明白指出,授予专利权的外观设计不属于现有设计,也没有同样的外观设计由他人在申请日前,向专利行政部门提出,且记载在申请日以后公告的文件中。其中的现有设计,是指申请日以前在国内、外通过出版物公开发表、公开使用或者其它方式为公众所知的设计,并且也将公开方式的使用公开领域扩展为国内及国外。

关联申请制度

随着中国经济的快速发展,政府鼓励企业创新设计,产业与企业已开始注重产品开发与工业设计,由于投入了相当的人力与财力在产品的开发与外观设计上,企业为了让产品的设计能得到较大、较完善的保护范围,常常会开发出同一设计构想和设计风格一致的同一产品系列的多项外观设计,这些产品的外观设计之间虽有细微的变化,但整体观察时,还是会构成相近似之外观设计。

修改前的专利法对于这些同一设计构想、设计风格一致的同一产品系列的多项外观设计,无法给予较完善的专利保护。以 飞利浦电子有限公司(以下简称飞利浦公司)的剃须刀外观设计专利为例加以说明,1995年11月10日,飞利浦公司提交了四个名称为「干式剃须刀」的外观设计专利申请案,申请号分别为:95318090.5、95318095.6、95318096.4、95318099.9(如图9所示),都获准外观设计专利。

作者简介:
叶雪美(Sherry H.M. Yeh)

现职:
台湾地区智慧财产局专利审查官
˙2006年6月公厅版「新式样专利部份条文修正草案-」撰稿者
˙第八版「罗卡诺国际工设计分类」编译者

学历:
世新大学法律研究所法学硕士
成功大学工业设计系学士

经历:
- 大同公司工业设计工程师
- 台湾地区中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
- 台湾地区中央标准局专利审查委员(80-89)
- 成功大学「智慧财产权」讲座
- 大同大学「工业设计保护暨新式样专利」讲座

著作:
《美国设计专利侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《设计专利申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。
《设计创意的多重保护架构-国立云林科技大学卓越计划》, 2009(印制中)。

2002年间,请求人日峰剃须刀有限公司与日电电器有限公司多次 向专利复审委员会提出95318096.4号外观设计专利无效宣告请求,请求人认为95318096.4号外观设计专利与95318095.6号、95318090.5号及95318099.9号外观设计专利相比较,不仅产品整体形状相同,而且具体细节都完全相同,在视觉效果上没有明显差别,属于相近似的外观设计,以不符合专利法第23条和实施细则第13条第1款的规定,请求宣告无效。

审查期间,专利复审委员会审查合议组指出,95318096.4号外观设计专利与95318095.6号、95318090.5号和95318099.9号外观设计相比较,四项专利权系同样的发明创造,属于重复授权,违反了中国专利法实细则第 13条第1款的规定。上述的专利的专利权人相同,申请日相同,根据审查指南第四部分第6章3.11的规定,当庭告知被请求人(飞利浦公司),在上述的四项专利权中选择一项专利权。审理期间,飞利浦公司虽主动放弃95318095.6号与5318090.5号的外观设计专利,最后,却因未能及时在95318099.9与95318096.4号的外观设计专利中择一,而被专利复审委员会宣告两个外观设计专利都无效。飞利浦公司不服,向北京市第一中级人民法院提起上诉,不过,法院一审的判决也维持专利复审委员会的决定。

图9 飞利浦公司的四个「干式剃须刀」外观设计专利
95318096.4 号
 
95318090.5 号
  95318095.6 号   95318099.9 号

在修改前的专利申请实务中,同一申请人同日或在后申请同一产品多项近似的外观设计,会因为不符「 同样的发明创造只能授予一项专利权 」的规定而被宣告专利权无效。可是,在专利侵权诉讼中,专利权人担心会因被控产品的设计与获准专利权的外观设计略有差异,而被判定为不侵害其外观设计专利权。

为了避免这种情形,专利权人希望政府能在专利法中明确外观设计专利权范围能及于近似的外观设计。一方面为了保护外观设计申请人的正当利益,另一方面为了配合国内产业与设计业的需求,避免同一创作人相近似的外观设计因为「重复授权」的理由而被宣告无效,这次专利法的修改引进关联申请制度,允许相似外观设计可采合案申请的方式提出申请。

专利法第三十一条第二款是关于外观设计「合案申请」的规定,中国的外观设计制度原本就有「成套产品」合案申请制度,这次新增「关联申请」的规定,是指同一产品两项以上的相似外观设计,可作为一件申请提出。且在专利法实施细则 第二十八条新增第二款,规定同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的,应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。

另外在 专利法实施细则新增 第三十五条之规定指明,依照专利法第三十一条第二款规定,将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的,对该产品的其它设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。申请人需要注意的是,关联申请的项数是有限制的,一件外观设计专利申请案中的相似外观设计不得超过 10 项。

关联申请的必要条件是(1)两项或两项以上外观设计的产品应当是同一类别中的同一产品;(2)要是相似外观设计;(3)同一日申请。所谓「同一类别」,是指产品在国际外观设计分类表中的同一大类,例如:餐具中的盘、碟、杯、碗等在国际外观设计分类表中虽属于同一大类,但并不是属于「同一产品」。究竟什么样的外观设计是属于相似外观设计,判断外观设计是否相近似,应将其它外观设计与基本外观设计单独进行比对,经过整体观察后,如果两者具有相同或近似之设计特征(如图10所示 ),且两者之间的区别点是属于局部或细微之变化时,例如:该类产品的惯常设计、设计单元重复排列、或是仅有色彩上的变化等,通常会被认为是属于相似的外观设计,以图10所揭示的沙发椅外观设计为例予以说明,如果以两人座沙发为基本设计,将一人座沙发与三人座沙发与基本设计单独进行比对,其间的区别仅是设计单元的增减与重复排列,因此,这三项外观设计应视为是相似外观设计,可提出关联设计的合案申请。

图10 沙发座椅排列的数量增减(美国专利D 411,384设计专利)

如果,申请人所创作之盘子、碟、杯子、碗等餐具系列的外观设计,该系列设计具有相同的图案,由于盘子、碟、杯子与碗并不属于同一产品,这几项外观设计不被认为是关联设计,就不能提出关联申请:不过,由于这几项产品是属于同一大类,且在习惯上同时出售或者同时使用,并具有组合使用的使用价值,这几项设计能以成套产品的方式提出申请。

中国的关联申请制度与欧盟设计(Community Design)的多设计合案申请制度(Multiple Applications)较近似,都是多设计的合案申请的方式,不过,关联申请的限制较多,除了同日申请之外,还要求相似外观设计的产品,不但是同一大类,还必须是同一产品,而且外观设计的项数不得超过10项。此外,在申请时,还必须指定一个基本设计。

下期将继续为读者介绍外观设计制度于无效宣告程序中关于「新颖性」及「创作性」的审查。

注释:
注1:详细内容请参阅第04期北美知识产权报《解析同一设计概念的设计保护》。
注2:2002年12月28日第一次修订的中华人民共和国专利法实施细则。