在Underwrite Devices判決中，對「惡意」侵權中「惡意」的認定只偏重於原告主觀的認證，加上被告接受警告後，是否「謹慎」處理來認定。這與美國其他民法中對「惡意」認定必須具有客觀性。而且要求原告提出清楚與且令人信服的證據支持其客觀性的要求，是截然不同的。
（三）案例中要求被告提出律師所作的侵權分析報告，作為沒有惡性侵權的反證。當被告在訴訟中提出這些證據時，撰寫侵權分析報告的律師與被告之間互動，在法庭上是不受到「律師－客戶」保密義務規範，原告可以要求知道分析內容，及審問撰寫侵權報告律師任何相關問題。但原告是否有權利要求知道被告辯護律師如何使用或其對這份分析報告意見？對被告辯護律師如何使用或對這分析報告的意見是否可依循「律師－客戶」保密義務規範？各個聯邦法庭各有不同解釋。有的認為該保護，有的不以為然。
在2007年Seagate（註4）一案中，美國聯邦上訴法院在幾位大法官一同審判下，對如何認定專利惡意侵權定義做出重大改變的判決，判文中法官裁示：
（一）被告與被告撰寫侵權報告律師之間互動不受到「律師－客戶」保密義務規範，但被告與辯護律師之間所有互動都受到「律師－客戶」保密義務規範，因此，原告及其律師不得詢問被告的辯護律師如何使用侵權分析報告及對該報告意見。
（二）Seagate判例中，將專利中惡意侵權中的惡意認定與美國其他民法中對惡意的認定改為一致。當原告指控被告係惡意侵權時，原告，不是被告，除了主觀認定被告侵權發生外，尚必須提出客觀清楚且令人信服的證據，而非由被告證明被告自身知道，或應該知道侵權的可能性極高，但仍魯莽不顧可能侵權的風險一意孤行。
（三）判文中指出，如果被告在獲知侵權警告後或侵權實際發生前，即使沒有取得符合法律規定的侵權分析報告，法官或陪審團不得據此推論被告係惡意侵權，推翻Underwrite Devices的意見。
（四）三倍的懲罰賠償只限於原告提出告訴以前的損失，在提出告訴後，原告對於被告的侵權行為，應向法院申請提出臨時禁制令（Preliminary Injunction，類似台灣的假扣押、假處分）用於阻止被告繼續侵權行為。
很明顯，在Seagate判決後，原告要指控被告惡意侵權的門檻提高不少。而且接到專利權人寄來一封簡簡單單侵權警告信時，也可置之不理。但有律師在解讀該案判決文後，建議客戶採取「駝鳥」策略，或在研發製造新產品時，不去研究相關專利，不做相關專利搜尋，認為這樣可以避免「惡意」侵權要素，但這樣建議是本末倒置有偏差的。
今日商業全球化，同行競爭相當激烈，設計生產新產品最大的風險是侵犯別人的專利，如果不研究、搜尋相關（尤其競爭激烈的對手）的專利，如何能評估、預防及減少侵權的可能性。惡意侵權是侵權成立後才成立，所以減少侵權的可能性就是減少惡意侵權最好也最主要的策略。
同時進一步研究Seagate案的判決文，惡意侵權是法官或陪審團認定有侵權後才需要擔憂的。專利權人一封簡單的信或許不再構成被告知道或應該知道侵權的可能性。但別忘記紐曼法官在Seagate判決中表達的意見（其他法官也同意），對於衡量被告是否知道侵權，及被告知道後是否仍魯莽不顧高風險，從事侵權行為，紐曼法官指出，這要從慣常商業環境及商業行為來判斷。
按照紐曼法官的意見來看時下產業，如果一個製造電視機外銷美國的廠商，能宣稱從來不知道有而且需要MPEG-2相關專利嗎？製造記憶體的廠商能宣稱從不知道RUMBUS、三星或其他大廠商擁有相關記憶體的專利嗎？製造手機的廠商能宣稱他沒聽過Nokia及其相關專利嗎？很少廠商可以說服法官或陪審團他不知道與他直接競爭的產品是甚麼或這些產品有沒有專利保護，所以在商業有關專利上採取駝鳥策略是錯誤的。
在Seagate判例後，應當如何因應，及減少被控告惡意侵權的風險？筆者提出下列幾點建議做參考：
（一）找專利律師做符合法律規定的侵權分析報告：
1. 沒錯，Seagate判決文中指出，被告如果沒有聘請專利律師作符合法律規定侵權分析報告，此時是不可以此為由，而去推斷被告是否為惡意侵權，但法官並沒有說不能用該分析報告做為惡意侵權的反證。
據統計，侵權成立的案件中，當由法官來進一步判定是否屬惡意侵權時，如果被告沒有提出符合法律規定的侵權分析報告，則有84％的被告被判定為惡意侵權，而做過符合法律規定的侵權分析報告的被告，則只有45％被判定是惡意侵權（註5），很明顯地，做符合法律規定的侵權分析報告可以將被判定惡意侵權的風險減半。
2. 現在絕大多數產品是根據現有產品改良，很少是憑空想像而出，如果對相關專利進行詳細分析，在了解各專利要素後，針對相關專利所做適當修改（註6, 註7）皆是支持非惡意侵權的最佳證據。
3. 只有經過詳細的調查，才有可能發覺專利權中的隱藏缺陷，及潛在專利權不能執行的原因（註8）。專利在申請過程中，因為申請人不當行為或審查上疏忽，造成專利有瑕疵，根據美國專利法，任何一位第三人可以根據這些瑕疵向USPTO提出重新審查（Reexamination，亦翻為：再審查或舉發）該專利的要求。據統計，USPTO接受批准重新審查的申請比例非常高，一旦USPTO接受專利重新審查的要求，請求項（Claims）重則被取消，輕者將被要求縮減專利範圍。這個程序相對於在法庭中以馬克曼聽證（Markman Hearing）中所認定的侵權定義去判定訴訟案件是否侵權，要便宜得多，時間上也較為快速，甚至法院會考慮這一程序作為惡意侵權的反證（註9）。
（二）在什麼情況下廠商應考慮找律師寫符合法律規定的侵權分析報告？每個案例實際狀況不同，但以「成本－風險」角度來評估是個基礎。對於一個專利權人毫無憑據的侵權指控或產品明顯不侵權情況下，專利權人贏的機會很小，廠商可以考慮不做類似報告。如果專利權人是個大公司或有習慣性提出訴訟者，侵權分析報告是值得投資的。
（三）Finisar一案（註10）中，進一步確定符合法律規定的侵權分析報告可以只分析侵權與否的部分，或專利是否無效的部分，不需兩部分都做，這在工作量及費用上可節省許多。
（四）撰寫侵權分析報告的專利律師和將來侵權案中的辯護律師應選擇不同律師，可能的話，可以考慮採用不同律師事務所。在Seagate判例中指出，法院程序中，只對辯護律師及客戶互動保密認定為應予以保護，若用同一律師會對被告在訴訟中產生不利副作用，應該避免。
（五）禁止內部工程師或研發人員對侵權與否做出任何書面（包括電子郵件）上的討論，廠商內部非法律專業人員做出非侵權意見，在法庭上份量不重。但任何承認侵權或可能侵權的書面意見，皆會被原告引用做惡意侵權的證據。即使對撰寫侵權分析報告律師書信往來亦須保持越簡單越好，因為這些書信在訴訟中會被原告引用成為證據。
（六）統計數字顯示，專利侵權訴訟案中，在決定是否惡意侵權這方面，比較只經法官審判（沒陪審團）和經過法官與陪審團一起審判侵權案件，陪審團會判定係惡意侵權的機率是僅由法官審判的二倍，所以，如果是被告，在專利侵權訴訟中，應考慮要求案件直接由法官審判，不要有陪審團；如果是原告，那就考慮要求由陪審團介入審理（註10）。
註1：According to one study, willfulness was alleged in well over 90% of all patent infringement complaints. See Kimberly A. Moore, Empirical Statistics on Willful Patent Infringement, 14 FED. CIR. B.J. 227,232（2004）.
註2：Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1390 （Fed. Cir 1983）
註3：SRI Int'l, Inc. v. Advanced Tech. Labs., Inc., 127 F.3d 1462, 1465（Fed. Cir 1997）
註4：In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 （Fed. Cir. 2007）
註5：See Kimberly A. Moore, Empirical Statistics on Willful Patent Infringement, 14 FED. CIR. B.J. 227,239 tbl.1（2004）.
註6：Rhino Associates, L.P., v. Berg Manufacturing And Sales Corporation and Cencor Plastics, Inc., Civil Action No. 1:04-CV1611 （M.D. Pa., Nov. 14, 2007）
註7： Attempts to remove an allegedly infringing feature Northbrook Digital Corp. v. Browster Inc., 2008 WL 4104695 （D. Minn. Aug. 26, 2008）
註8：Pivonka v. Central Garden& Pet Co., No. 02-cv-02394, 2008 WL 486049 （D. Colo. Feb. 19, 2008） – BPAI issued a preliminary order determining that patent claims were "unpatentable as obvious." Consequently, the court found no willful infringement because the preliminary order…show[ed] that the defendants ha[d] advanced a colorable challenge to the validity of the plaintiffs' patents.”
註9：Lucent Techs. Inc. v. Gateway Inc., 2007 U.S. Dist. LEXIS 95934（S.D.Cal. Oct. 30, 2007） – Court relied upon the PTO's determination that a "substantial question of patentability" warranted the grant of the defendant's ex parte requests for reexamination of both patents in suit in finding no willful infringement
註10：In Finisar Corp v. DirectTV Group Inc., 523 F.3d 1323, 1339（Fed. Cir 2008）
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