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Fed. Cir.:專利後公告但先期滿仍可用為ODP比對文獻
黃蘭閔/北美智權法規研究組
2014.05.06
現有A、B兩專利,公告日A先B後,但論專利權期限,B較A先屆滿,若兩專利有顯而易見型重覆授權(obviousness-type double patenting;ODP)疑慮,B是否為能用以攻擊A可專利性的適格比對文獻?美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit;Fed. Cir.)日前在Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Limited一案裁示,後公告但先屆滿的專利(B)亦可用作ODP比對文獻(註1)。

案件背景

原告Gilead有編號5,763,483(’483號專利)及5,952,375(’375號專利)兩件抗病毒合成物及方法專利。印度製藥公司Natco欲生產一款藥品的學名藥,Gilead主張該款藥品仍受’483號專利保護,但Natco反指’483號專利與’375號專利有ODP問題應無效。

圖1. 本案判決文所附’483號及’375號專利相關日期示意圖

’483號專利與’375號專利發明人相同,說明書所載發明說明實質重疊,但彼此無優先權主張關係,屬不同專利家族。’483號專利1996年12月27日申請,主張1995年12月29日先申請的美國暫時案優先權,1998年6月9日公告,預定2016年12月27日專利權期滿。’375號專利1996年2月26日申請,主張1995年2月27日先申請的美國正式案優先權,1999年9月14日公告,預定2015年2月27日專利權期滿。

’483號專利申請期間並未提交Terminal Disclaimer(TD),但’483號專利公告後,Gilead曾於’375號專利申請案提交TD(註2),拋棄超出’483號專利權期滿日後的專利權期間,但因’375號專利權期滿日較早,這份TD並無實際作用。

地方法院一審採信Gilead論點,不認為’375號專利可用以攻擊’483號專利,Natco不服,繼而上訴。Fed. Cir.接手審理後,以2對1的比數改採Natco主張,判定’375號專利為適格的比對文獻,撤銷一審判決發還重審。判決文明示本案狀況可以TD補救,且全案目前仍有上訴翻案機會。

判決內容

本案判決文由Raymond T. Chen法官(註3)執筆,文中引用判例指出,公眾應可假定,不只是專利發明,連發明時所屬技術領域中具通常知識者所顯而易知的改良變體,都將自專利權期滿消滅之日起可為公眾自由使用。專利權期滿消滅後,若因另有專利寫入這類顯而易知的改良發明且較晚屆滿,導致公眾無法實施這類顯而易知的改良發明,即違反前述原則。

2015年2月27日’375號專利就將期滿消滅,換言之,公眾應有權自隔日起實施其專利發明及所有顯而易知的改良變體,這也是當時授予’375號專利的基本前提。而’483號專利的專利權期間可到2016年12月27日,倘若’483號專利發明包括375號專利顯而易知的改良發明,’375號專利顯而易知的改良發明相關權利等於延長22個月,有損公眾權益。

Gilead辯稱應就先公告的’483號專利角度評估,畢竟’375號專利並未延長’483號專利權期間,但多數意見未予採納,並指出Gilead援引判例皆不適用《烏拉圭回合協定法》(Uruguay Round Agreements Act;URAA)(註4)生效後的新法。舊制美國專利權期間為公告日起算17年,後公告的專利自然有較晚的專利權期滿日;URAA生效後,美國專利權期間計算方式調整,新制改為最早美國正式案母案申請日起算20年。

若只以公告日作為ODP比對文獻適格與否的判斷依據,潛在問題包括:(1) 變相鼓勵取巧策略,也就是申請人大可將顯而易知的改良發明切割成不同專利家族,設法操縱不同家族的專利申請速度,如果能讓優先權日較後的申請案先公告,即使是顯而易知的改良發明,亦有機會在保有優先權利益的情況下最大化其專利權期間。(2) 比對文獻公告日相差兩天就能造成巨大的專利權期間變化,比方’375號專利公告日若落在1998年6月8日(比’483號專利早一天公告)或在1998年6月10日(比’483號專利晚一天公告),就有可能導致’483號專利權期間相差22個月,斷非美國國會通過URAA的原意。

綜合各項因素,判決書於是認定,以專利權期滿日評估ODP比對文獻適格與否,應是較穩定妥切的判斷依據。文中並引用MPEP 804.I.B.1審查原則指出,依現行USPTO作業規範,若審查委員發現同時存在類似’375、’483號專利申請案這種情況,’483號專利申請案需先提交TD(拋棄超出’375號專利權期滿日後的專利權期間)才有可能准證。(註5

不同意見

然而Fed. Cir.院長Randall R. Rader法官則有不同意見,認為本案判決擴大ODP適用範圍,創造出了新的規則。ODP原為法院系統創制,有其政策考量背景,但既有判例早已教示,法院職務不容許法官不顧國會合乎憲法明文頒布的法律,自行揣度國會更深入了解一問題後可能擬定的例外限制,因此面對本案問題,Rader法官認為審理時應有更多的司法自制。

其理由在於:核發’375號專利,先公告的’483號專利權期間不會因此延長,何況’375號專利若從未領證,’483號專利權本來就該到2016年才期滿,何來實質延長專利期間的疑慮。加上兩項專利同為Gilead所有,’375號專利又受TD限制,有效降低了兩項專利分由不同受讓人提出侵權訴訟的風險。傳統的ODP政策論述無法合理化本案判決,且依現行35 U.S.C. 154(b)條文,取得最早的優先權日保護、延長專利權期間,往往不能二者兼得,Gilead ’483號專利申請案就犧牲了10個月的優先權保護。

此外不同意見指出,按多數意見所說,專利權消滅後公眾即有使用其專利發明的絕對權利,但這是錯誤假設。即便是專利權人本身,也沒有使用其專利發明的肯定權利,這種權利既然不曾存在,當然不能假定專利權期滿後會有如此權利移轉予公眾,而且其他法律管理規定(例如FDA行政審核)也可能形成發明實施障礙。縱使可能衍生更多類似的取巧申請行為,仍不宜因此擴大ODP適用範圍。Rader法官同時表示,本案判決加上AIA FITF新法可能在未來衍生其他問題。

備註

  1. Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd. (Fed. Cir. 2014),請見http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/13-1418.Opinion.4-18-2014.1.PDF
  2. 判決文(Maj. Op. at 4)指出,依兩案案卷記錄,這似乎是Gilead首度告知兩案審查委員同時存在’375、’483號專利申請案。
  3. 2013年剛獲任命的Fed. Cir.新法官,先前曾在USPTO任職,並多次在Fed. Cir.訴訟案件中為USPTO政策立場辯護。
  4. USPTO “Office of Policy and External Affairs: Uruguay Round Agreements Act”,請見http://www.uspto.gov/ip/global/patents/ir_pat_uruaguay.jsp
  5. 依本案兩項專利優先權日到公告日間有效的MPEP文本:MPEP 804.I.B當時要求,兩案中若有一案只剩ODP問題,應撤銷其核駁處分准予專利,並在另一案發出正式的ODP核駁;MPEP 1490則規定,這種情況應兩案皆發ODP核駁,並都應提TD。

 


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