法規解析
USPTO PLT配套修法2013年12月18日生效
黃蘭閔/北美智權法規研究組
2013.12.17
         

2012年12月18日美國頒布編號為Public Law No: 112-211的《2012專利法相關條約實施法》(Patent Law Treaties Implementation Act of 2012)(註1),確定美國將加入海牙體系(Hague System)(註2)、批准《專利法條約》(Patent Law Treaty;PLT)(註3),並配合修訂美國專利法(35 USC)部分條文。USPTO為此規畫美國專利法細則(37 CFR)配套修法提案,其中有關實施PLT的配套修法(註4)即將在2013年12月18日生效。

實施PLT配套修法

新法生效之日起新提出的美國一般正式案,除設計申請案外,將改以USPTO收到說明書之日為申請日,說明書可暫時不寫進請求項。申請日甚至可引用一美國或外國先申請案內容(by reference to a previously filed application),代替其說明書及圖式。

但需注意,以上兩種方式需額外繳交滯納金,後補請求項、先申請案圖文複本,視個案情況,可能還有其他補件要求。倘若未於申請日起算8個月內完成補件,申請案未達可審查狀態,將視為申請人延誤,影響申請案核准後可取得的專利權期間調整(patent term adjustment;PTA)天數。

尤其重要的是,申請案即便符合申請日取得要件,也不見得能符合35 USC 112及113要件,更不代表一定能有效提供後申請案優先權保護。因此USPTO特別提醒,前述作法不應視為最佳申請策略常態性使用。

此外,優先權主張規定也有多項變更。例如,新案申請日超出優先權主張期限者,依《巴黎公約》規定理應喪失優先權主張資格,但修法後,只要新案申請日距優先權主張期限日不超出2個月,且是非故意因素延誤申請,將有機會繳費提Petition恢復優先權主張效力。

而申請案廢案、專利逾期未繳維持費(maintenance fee)等狀況,未來只能以非故意延誤(unintentional delay)事由提Petition恢復原狀,但同時一併廢除非故意逾期未繳維持費需於24個月內補救的規定。

《海牙協定》配套修法

為替參加海牙體系鋪路,USPTO日前公告37 CFR配套修法提案(註5),徵集公眾意見。正式修法內容及日期未定,待完成內部修法準備後,《海牙協定》(Hague Agreement)才會在美國生效實施。

一旦美國正式加入海牙體系,美國國民或居民將可藉由提出國際設計申請案(international design application),在《海牙協定》締約國取得設計專利,而其他國家申請人也可以經由此一管道取得美國設計專利。

根據USPTO初步提案,此次修法與現行制度的差異包括:單一一件國際設計申請案最多可寫入100件設計,且在WIPO國際局公開日到USPTO公告日間享有暫時性保護;設計專利的專利權期間由14年延長為15年;已公開的國際設計申請案可視為「申請在先、公開在後」的先前技術文獻,用以核駁較晚申請的美國設計申請案。

然而,USPTO許多基本規定不會隨之調整。例如,除非取得境外申請許可,否則美國在地設計仍需先在USPTO提出申請。又如,繞道海牙體系進入美國,設計創作人仍需簽署宣誓書,申請案還是可能需選組分割,唯有通過USPTO實審,才能在美國拿到設計專利。

 

附註

  1. “Patent Law Treaties Implementation Act of 2012”( Public Law 112–211),請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ211/pdf/PLAW-112publ211.pdf
  2. 請參考USPTO、WIPO網頁說明:http://www.uspto.gov/patents/init_events/hague.jsphttp://www.wipo.int/hague/en/
  3. 請參考WIPO網頁說明:http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/
  4. “Changes To Implement the Patent Law Treaty; Final Rule”(78 FR 62368),請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-21/pdf/2013-24471.pdf
  5. “Changes To Implement the Hague Agreement Concerning International Registration of Industrial Designs”(78 FR 71870),請見http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-11-29/pdf/2013-28262.pdf

 

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