法規解析
由美國關稅法337條看PPC侵權告訴被USITC否決

呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師

2012.03.01

作者簡介:
呂克行

現職:
RLM&K法律事務所美國專利律師
(下圖人物右後方為呂克行律師)


RLM&K法律事務所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一個位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所。專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權,商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司。我們替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

RLM&K客戶遍及美國台灣及中國,客戶中有從事醫藥、機械、電子、化學、半導體、信息工程、生物科技、電腦及半導體等多種專業。

背景

美國電信通訊連接器廠商PPC 曾經在佛州,科州及威州對不同的被告提出專利侵權告訴。在佛州,PPC控告的是知名的寬頻營運公司ARRIS,PPC控告該公司侵權並得到勝訴;在科州PPC控告ICM企業(International Creative Management)(ARRIS為其經銷商)的公司,PPC 亦勝訴。因此ARRIS 與PPC簽了專利授權合約。 PPC 授權合約中,授權專利池中包含對ARRIS提出告訴的專利;在威州訴訟案中,則是用另一專利對第三方提出告訴。

後來,PPC 向USITC 用告ARRIS的同一專利,向進口「同軸電纜連接器」的多家公司提出侵權告訴,禁止其他公司進口「同軸電纜連接器」 輸入美國(INV 337-TA- 650), USITC(美國國際貿易委員會)經過調查否決PPC的申請。 PPC 不服,向聯邦上訴法院提出上訴,上訴法院維持USITC 的決定。

討論

在337法條下,原告必需證明其在美國市場上受到傷害。原告在美國有市場可由三方面中任何一個條件,來證明在美國原告已有:

1)  於工廠及生產設備的顯著投資。

2) 在美國僱用為數不少的員工以及對生產該產品提供資本。

3) 積極投入開發;包括設計,研究發展或授權。

對於許多專利池公司(Patent pool)要在USITC 提出337條侵權訴訟,第一及第二條件通常不適用,只有第三條合宜。當初對USITC立法時,只規定第一及第二條件,第三條是美國國會於1990年為照顧美國中小企業及個體發明人而加設的。

美國國會考慮小企業及個體發明人雖擁有專利,商標及其他知識產權,但限於規模,實際上這些公司及個體並無法擁有工​​廠,設備或資本以發展其發明。透過新加的第三條條件,便可以保護小公司及個體,以防止國外侵權產品進入美國。但第三條的副作用,是專利池公司也會利用這條新法在USITC提出訴訟。這些專利池公司買某些專利,本身卻不從事相關產品生產。他們唯一的目標,是以專利訴訟來收取權利金。

在兩年前美國最高法院的判例中,規範專利池公司(非生產涉案專利相關產品公司),不得輕易要求法院提出禁止被告銷售禁令。一般侵權官司在聯邦法院中,至少要打個3到5年,如果上訴,則可能再耗時2到3年。專利池公司因為無法輕易拿到禁銷令,要等到3-5年打贏官司後才看到結果,所以許多專利池公司轉向USITC提出訴訟,這也是為什麼近幾年USITC訴訟案直線上升的原因之一。 

USITC不接受PPC訴訟申請,而且上訴法院也同意。根據事實,PPC雖然連贏兩場訴訟官司,但證據顯示,PPC並沒投入研究開發,也沒有工廠生產設備,打官司前也沒有針對涉案專利做授權的工作,完全是先提告訴再說。 Arris 也是在官司敗訴後,才不得不與PPC簽下授權合約。因此USITC及聯邦上訴法院認定,PPC並不符合第三條件,因此上訴遭受否決。

結論

 PPC一案的結果,是要求專利擁有人(專利池公司)向USITC提出訴訟前,必須事先進行專利授權的先決動作, 若授權不成功,則可能是專利擁有人要的條件太高或不合理,以致對方無法接受。在這情形下,專利擁有者是否已經滿足提供授權的先決要求呢?但USITC在PPC一案中,並未提到或討論這些問題,;只要求專利擁有者有提供授權授權的行動,這對專利池公司而言不難做到。可預見未來,專利擁有人或專利池公司在USITC 提出337條訴訟的情況,只會急速增加。


© copyright 2012 Kao H Lu
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