法規解析
利用中美PPH試辦計畫加速美國申請案審查速度

作者╱北美智權 法規研究組 黃蘭閔

2011.12.20

美國專利商標局(USPTO)與大陸國知局(SIPO)宣布合作開辦專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway;簡稱PPH)服務,利用兩局原有程序加快審查速度,在兩局有對應申請案的申請人,有機會藉此讓美國申請案提前接受實質審查,進而更快取得所需的美國專利保護。

依據兩局達成的協議,中美PPH計畫試辦期間起自2011年12月1日,預定至2012年11月30日截止。除一般PPH之外,這段期間兩局也會同時試行基於PCT 工作結果的PPH計畫(PCT-PPH)。視申請人參加反應及其他狀況,試行期間可再延長一年,也可能提前結束,若有調整,兩局會再另行公告。

有意利用中美PPH途徑請USPTO加快申請案審查作業者,須符合以下條件:

一般PPH

PCT-PPH

  • 大陸基礎案至少有一項申請專利範圍獲SIPO核准。



  • 美國案為原始的發明正式申請案,不得為暫時案、植物或新式樣申請案、Reissue申請案、USPTO發出保密命令的申請案,亦排除Reexamination程序之適用。
  • 美國案需(1)有效主張大陸先申請案優先權,或(2)有效主張PCT先申請案優先權或為其進美國的美國國家階段申請案,而該PCT案本身未主張任何優先權。

  • 美國請求案所有(原始送件或經修正後)申請專利範圍,充分對應於大陸基礎案獲SIPO核准之申請專利範圍。排除兩案申請專利範圍翻譯及格式差異,只要其範圍相同或相似,即視為符合充分對應要件。

  • 美國請求案尚未開始實審。
  • PCT基礎案受理局可為任一局,但需由USPTO或SIPO製作國際階段最新一份檢索初審結果,且至少1項Claim獲正面評價,具專利三性,且無Box VIII觀察意見所指問題。
  • 美國案一般需為原始的發明正式申請案,暫時案、植物或新式樣申請案、Reissue申請案、USPTO發出保密命令的申請案有適用限制。

  • 美國案需(1)為PCT基礎案的國家階段申請案,(2)主張PCT基礎案優先權或為其優先權被主張案,(3)為美國國家階段申請案而其PCT案主張PCT基礎案優先權,或(4)前述各類美國案的延續案。
  • 美國請求案所有(原始送件或經修正後)申請專利範圍,充分對應於前述檢索初審結果獲正面評價之申請專利範圍。排除兩案申請專利範圍翻譯及格式差異,只要美國請求案範圍等於或小於PCT基礎案獲正面評價的範圍,美國即視為符合充分對應要件。
  • 美國請求案尚未開始實審。

篩選出適格的美國案之後,申請人需主動向USPTO請求參加,但毋須繳納額外規費。除提交PPH請求書之外,申請人應準備英文申請專利範圍對照表,並以IDS形式呈報大陸/PCT基礎案官方引用文獻清單,及非美國專利文獻類的官方引用文獻複本。此外,還有兩項文件需一併提交予USPTO:

一般PPH

PCT-PPH

  • 大陸基礎案可專利性相關全部OA複本,和其英譯及英譯無訛聲明。若PPH請求書通過USPTO審核後SIPO再發相關OA,需持續提交該OA複本,和其英譯及英譯無訛聲明。
  • 大陸基礎案審核具可專利性的申請專利範圍複本,和其英譯及英譯無訛聲明。若SIPO未直接說明某項申請專利範圍具可專利性,需聲明SIPO未核駁該項申請專利範圍,故視為SIPO認定該項申請專利範圍具可專利性。
  • PCT基礎案國際階段最新一份檢索初審結果複本。非英文者,需附英譯。


  • PCT基礎案獲正面評價的申請專利範圍複本。非英文者,需附英譯及英譯無訛聲明。

PPH請求書及前述各項文件送件之後,USPTO內部將有專人加以審核。符合規定者,官方通知其申請案將享有Special Status,可提前接受實審。不符規定者,官方會告知請求書或其他文件瑕疵,申請人有一次補件機會,若於期限內完成補件且USPTO仍未開始實審,該件申請案一樣享有Special Status,可提前接受實質審查,否則USPTO將駁回所提PPH請求,通知按一般程序候審。

通過PPH資格審核後,此一美國案侯審位階僅次於明顯已達可核准狀態的申請案、有既定程序時限需及時處理的申請案,以及依加速審查(Accelerated Examination;簡稱AE)辦法準備各項文件並通過相關資格審核的申請案。
但取得PPH提前候審資格後,申請人若要修正或新增申請專利範圍,一樣需附英文的申請專利範圍對應表,且其內容需充分對應大陸/PCT對應案核准的申請專利範圍,否則官方不予採認考慮,若為對OA的回覆,將視為未充分回應。

另外需注意,PPH/PCT-PPH資格僅止於一案。母案獲准參加PPH/PCT-PPH的資格不能延續到子案,故子案需另外請求參加。

 


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