法規解析
利用台美PPH試辦計畫加速美國申請案審查速度

整理╱北美智權 法規研究組 黃蘭閔

2011.10.17

美國專利商標局(USPTO)與台灣智慧財產局(TIPO),宣布合作開辦專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway;簡稱PPH)服務,利用兩局原有程序加快審查速度,在兩局有對應申請案的申請人,有機會藉此讓美國申請案提前接受實質審查,進而更快取得所需的美國專利保護。

依據兩局達成的協議,台美PPH計畫試辦期間起自2011年9月1日,預定至2012年8月31日截止。視申請人參加反應及其他狀況,試行期間可再延長一年,也可能提前結束,若有調整,兩局會再另行公告。

有意利用PPH途徑請USPTO加快申請案審查作業者,須完全符合以下條件:

  • 美國案為發明正式申請案,不得為暫時案、植物或新式樣申請案、Reissue申請案、USPTO發出保密命令的申請案,亦排除Reexamination程序之適用。
  • 美國案需(1)有效主張台灣先申請案優先權,或(2)為PCT進美國的美國國家階段申請案,而該PCT案有效主張台灣先申請案優先權。
  • TIPO認定其台灣對應案至少有一項申請專利範圍具可專利性。
  • 美國案所有申請專利範圍,充分對應於TIPO認定具可專利性之台灣對應案申請專利範圍。排除兩案申請專利範圍翻譯及格式差異,只要其範圍相同或相似,即視為符合充分對應要件。
  • 美國請求案尚未開始實審。

篩選出適格的美國案之後,申請人需主動向USPTO請求參加。除提交PPH請求書之外,亦需準備台灣對應案可專利性相關全部OA複本、經審核後TIPO認定具可專利性的申請專利範圍複本,和其英譯及英譯無訛聲明,另外需附英文申請專利範圍對照表,並以IDS形式呈報台灣對應案TIPO引用文獻清單,及非屬美國專利文獻的TIPO引用文獻複本。為提高PPH使用率,USPTO目前已不針對PPH請求案件加收額外規費。

PPH請求書及前述各項文件送件之後,USPTO內部將有專人加以審核。符合規定者,官方通知其申請案將享有Special Status,可提前接受實審。不符規定者,官方會告知請求書或其他文件瑕疵,申請人有一次補件機會,若於期限內完成補件且USPTO仍未開始實審,該件申請案一樣享有Special Status,可提前接受實質審查,否則USPTO將駁回所提PPH請求,通知按一般程序候審。

通過PPH資格審核後,此一美國案侯審位階僅次於明顯已達可核准狀態的申請案、有既定程序時限需及時處理的申請案,以及依加速審查(Accelerated Examination;簡稱AE)辦法準備各項文件並通過相關資格審核的申請案。
但取得PPH提前候審資格後,申請人若要修正或新增申請專利範圍,一樣需附英文的申請專利範圍對應表,且其內容需充分對應台灣對應案核准的申請專利範圍,否則官方不予採認考慮,若為對OA的回覆,將視為未充分回應。而且TIPO若再寄發可專利性相關的OA,申請人也需持續提交該OA複本,和其英譯及英譯無訛聲明。

另外需注意,PPH資格僅止於一案。母案獲准參加PPH的資格不能延續到子案,故子案需另外請求參加PPH。

 


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