美東時間2011年6月23日下午，美國眾議院經過數小時辯論，最後以304：117、10票棄權的比數，通過眾院版專利改革法案《Leahy-Smith美國發明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，編號H.R.1249）。眾院此次通過的法案內容不同於參議院先前通過的版本（《美國發明法案》（America Invents Act，編號S.23），因此仍需等兩院協調出雙方都可接受的內容，才能送交美國總統簽署生效頒布。話雖如此，這已是多年來美國專利改革法案最大進展。

根據報導，為避免節外生枝，參院司法委員會主席Patrick Leahy（這項法案在參院的主要推手）希望參院能直接就H.R.1249表決投票、不再修正，只要取得所需票數順利通過，就能跳過兩院協商程序，讓法案盡早生效施行。

比較參眾兩院通過的專利改革法案，基本重點相去不遠，內容包括：確定改採先申請制、修改領證前第三人資訊呈報規定、增訂及調整多項領證後審查程序、多方再審查程序更名並提高成案門檻、授權USPTO自訂規費、新增微實體申請人繳費優惠、可用抗辯事由剔除以不符最佳實施例規定主張專利無效、新增專利虛擬標示及修訂不實標示規定……等等。

但H.R.1249仍有不少細節不同於參院版的S.23，例如，USPTO可用預算回歸國會監督、專利規費暫行加徵15%附加費、先使用權適用範圍擴大等。此外，美國專利法多項更正申請程序原不得治癒蓄意欺瞞引發的錯誤，但H.R.1249僅在新增的領證後補充審查程序（Supplemental Examination）保留相關規定。另方面，H.R.1249增列多項指定研究項目，包括美國應否設置周轉基金提供貸款或補助金，以幫助中小企業在外國申請及維持專利、行使相關權利。

美國專利改革法案能否通過、如何修法，迄今還有很多變數，但一旦生效施行，USPTO需於有限時間內研擬公告數項配套實施辦法，因此該局7月下旬已在官網架設資訊平台，邀請公眾先行就H.R.1249內容提供修法意見。USPTO態度日趨積極，可見該局對法案頒布極具信心。

規費專款專用 v. 國會監督權責

USPTO規費專款專用，原本看似是最無爭議的修法項目，在眾議院審議過程中卻意外遭遇逆流。6月7日眾議院撥款委員會正副主席等人聯名致函眾議院多數黨領袖，反對讓USPTO在不受國會監督的情況下自由運用所收規費，並要求H.R.1249法案暫緩排入全院審議議程。

由於USPTO亟需經費改善局內設備、充實人力編制，包括代表付費端的智慧財產權人協會（Intellectual Property Owners Association，IPO）、Fed. Cir.前首席法官Paul Michel等，都曾呼籲美國國會修法，讓USPTO規費不再遭到挪用。前述消息披露後，美國專利業界一片嘩然。

但支持眾院撥款委員會立場的一方指出，2006到2008年度USPTO規費未被挪用，期間每年增聘千名審查人力、闢建新的辦公空間，但固定成本墊高，IT設備汰換速度卻相對緩慢，高科技發明的審查平台出奇地不高科技，很多新人來了又走，資深人員退休離職的比率也始終無法壓低。正因USPTO未能有效、妥善運用各項資源，這段期間專利申請案審結時間持續拉長。

除昔日記錄欠佳的問題之外，一旦如H.R.1249原先內容修法，USPTO負擔職能將新增三項新程序，並大改兩項舊有程序，局內員額勢必再隨之增加。而在不得超出服務成本的前提下，新法授權USPTO依一定流程調整自訂規費，看似已受制衡，但反過來說，卻也給了USPTO量出為入的權限。為避免USPTO規費與官僚體系無限膨脹，不少眾議員堅信國會仍有監督必要，同時H.R.1249增訂落日條款，僅給USPTO 7年的自訂規費時間。

不過USPTO並未因此退卻，日前該局局長David Kappos曾公開表示，USPTO所收規費若不能全部投入該局服務及活動，先前設定的各項目標將難以達成。眾院撥款委員會主席Harold Rogers面對強大的輿論壓力，遂於6月22日書面承諾，USPTO所收規費將只用於該局的服務及活動。儘管還是有人質疑這類保證的效果，但初步觀察2012年度國會撥款審查作業，USPTO明年度可用預算可望較本年度大幅提高，而且最後拍板的H.R.1249法案增訂，過渡期間USPTO部分專利規費將可加徵15%的附加費。

先申請制及先使用權

改採先申請制將是美國專利制度近二百年來最大的變革，藉由此次修法與世界主流制度接軌，不僅可突顯美國決心促成世界專利制度實質統合，也有助於鞏固美國在相關議題的領導地位及發言權。

但在眾院審議期間，改採先申請制還是免不了引發一番激辯。美國《憲法》第一條第八項第八款明訂，就著作人及發明人個別的著作及發現，國會可予以一定期間的排他權，以促進科學和實用技藝的進步。先申請制是否違憲，學界正反意見都有。

其中，喬治梅森大學法學院（George Mason University School of Law）教授Adam Mossoff爬梳美國專利制度形成流變，援引相關論述及1878年McKeever v. United States等案判例，直指這項修法違憲：英國直到19世紀仍視專利為皇室恩賜，其他國家也多認定專利是政府施予的商業性獨佔特權，由最早申請者取得專利，自有其法學傳統及政策淵源，但美國專利制度草創之初，即重在保障發明人心智勞動所獲的財產，既為財產權，理當由最早創造出此一成果的發明人取得專利。H.R.1249捨棄通用名詞First-to-File，改稱First-Inventor-to-File，原因何在？恐怕是修法文字草擬人自知有違憲問題，所以才另造新詞。

但印第安那大學莫勒法學院（Indiana University Maurer School of Law）教授Mark D. Janis認為，美國《憲法》僅規定專利需授予發明人，非最早發明人，且未定義何謂發明人、未禁止國會施加額外授權條件，更未提供同一發明出現多組發明人的疑難排解原則。即使是現行的先發明制，依其遊戲規則，最早發明人若曾放棄、封鎖、隱匿其發明，或者未能證明發明付諸實施（Reduction to Practice）之前已盡到勤勉義務（Due Diligence），又或等發明商業化逾一年才申請專利，還是有可能不被授予專利。

改採先申請制另外引發了先使用權（Piror User Right）的辯論。美國國會聽證會上多位證人指稱，改採先申請制須搭配擴大先使用權，理由是，很多發明未必需要專利保護，但為避免同業獨立研發出相同發明並搶先申請專利，申請人可能還是會就這類發明提出專利申請，如此一來，將加重USPTO審查負擔，有違修法初衷。可是反對者所持理由亦有一番道理：設立專利制度是為鼓勵揭露創新發明、加快科技進展，先使用權保護隱藏創新發明者、損害揭露創新發明者的權益，本質即不符美國專利制度創設宗旨。

不過議場上的討論時間有限，眾議員心中早各有定見，經全院投票，否決刪除H.R.1249第3條、第5條兩項修正提案，最後通過的H.R.1249修法內容，確定保留改採先申請制、擴大先使用權等條文。

大事紀