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USPTO提交多方專利複審程序(IPR)修正建議
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
2015.12.16

2011年開始實施的美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act),堪稱近年來美國專利制度的最大一次變革;在實施滿四年之後,今年九月,美國專利商標局(USPTO)向美國國會提交了一份關於美國發明法案(AIA)的檢討研究報告,其中最值得台灣廠商注意的,就是多方複審程序的兩大修正建議。

2011年,美國國會通過了由Leahy以及Smith兩位議員領銜的美國發明法案(AIA),引進了許多新制度,大幅改變既有的美國專利遊戲規則,例如專利所有權的認定基準,從長年施行的先發明原則(first-to-invent)改變為先申請原則(first-inventor-to-file)、允許USPTO自訂專利年費規則、允許第三人在專利審查階段案提出先前技術等等;但最重要的,恐怕還是專利獲證後的異議程序。

根據AIA的規定,一項專利獲證之後,如果第三人有異議,可以在獲證之後的九個月內提出領證後複審(Post Grant Review, PGR),若是超過九個月,則需提出多方複審(Inter Partes Review, IPR)。兩項複審程序;其中PGR可針對專利的新穎性、進步性和專利文件缺漏提出異議,但IPR則只能對新穎性、進步性等可專利性的實質要件提出異議。

實施AIA後,專利獲證後異議程序更加接近司法運作

這兩項複審程序都必須由新成立的專利訴訟及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)進行審理。與過去的覆核(Re-examination)不同的是,PTAB的運作更加接近司法系統:對於每一件異議案,PTAB都會由三名資深審查官轉任的專利裁判員(Administrative Patent Judges, APJ)進行裁判,如果遇到特別困難的案件,可增加APJ的人數至七名,與司法系統中的聯席審判制度(en banc)類似。如果異議雙方對於PTAB的裁決結果不符,可再向管轄智財權案件的美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提請上訴。

Orrick Law Firm合夥律師張亞樵解釋,實施IPR的目的是為了改進過去覆核制度成本高昂、效率低落的缺點,進而使專利複審更透明而具彈性,例如只要異議人與專利權人達成和解(settlement),PGR與IPR的程序都可以隨時終止。自從2012年實施以來,PTAB每年的IPR收案量都相當顯著地成長,如2014年時聲請IPR的案件數共1310件,但2015年度光是上半年,IPR收件數就高達1319件(表1)。

表1:PTAB歷年IPR案件處理狀況統計

資料來源:http://uspto.gov

張亞樵指出,PTAB在累積了數千件的裁判經驗後,發現在IPR的審判程序上有兩點應該進行修正。首先,在實務上,美國許多非專利實施實體(Non-Practice Entity, NPE)會以同一件專利向不同廠商控告侵權,為了反制此類濫訴,遭控告的廠商都會向PTAB申請IPR;如此一來,就會有許多異議人對同樣一件專利申請多方複審,徒增行政上的困擾。PTAB建議的修正方向,就是參考美國民事裁判中的團體訴訟(class action)制度,讓在相近時間內、對於同一件專利提出IPR的異議人加入同一件裁判案,以減輕聲請人以及PTAB的負擔並加快IPR進程。

IPR的利害關係人揭露應給予補正機會

此外,在IPR程序中,聲請人必須在提出聲請時就列齊所有利害關係人(real parties in interest)。張亞樵指出,這一條規定對於「利害關係人」的定義太過於寬廣,以至於每年有許多IPR複審案,就是因為這項缺失而無法成案。他舉例,「如果一家公司把自己的專利分割出來成立一家新公司,這家新公司申請IPR時,母公司要不要列入利害關係人?或者當群創申請IPR時,鴻海算不算他的利害關係人?如果鴻海算,那鴻海旗下的子公司是不是也得全部列出來?」PTAB因此建議,因為利害關係人的認定在每個案例上都不盡相同,只要聲請人不是故意欺瞞,都應該允許其在事後一定期間內補充或修正,以免聲請人的權益因此受損。

不過,張亞樵還是提醒,雖然PTAB的運作相當接近司法審判,但與真正的民事訴訟還是有差距。「美國的民事程序允許中途加入新證據、加入新的原告或被告,但是IPR爭執的就是專利本身的專利性,」張亞樵解釋,在IPR中,獲勝的關鍵其實就是一開始提交給PTAB的書面資料,如果內容不夠充分,後續就很難扳回劣勢;而且,因為參與裁判的APJ都是資深的專利審查官,聲請人也應該有被問及專業技術問題的準備。總而言之,在提出IPR前就把事實以及技術相關資料準備妥當,不過度依賴訴訟技巧,就是在IPR中獲勝的關鍵。

資料來源:

  1. 「通訊產業專利趨勢與訴訟分析」研討會會議資料
  2. Report to Congress - Study and Report on the Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act, USPTO, Sep. 2015

 

作者: 蔣士棋
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學企管系
經歷: 天下雜誌記者
今周刊記者

 


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