台灣企業生產、製造的產品，如果輸入美國市場或販售或為美國公司代工，其中涉及美國專利技術，就必須取得美國專利權人之同意。許多台灣企業透過專利授權契約，取得製造、使用、販售具有美國專利技術之產品權利，使得產品得以合法進入美國市場，因此有關專利授權契約爭議時有耳聞。當專利授權契約發生履約爭議時，有關專利授權契約條款解釋，常是授權人與被授權人攻擊防禦之重點。而毫無疑問，專利授權契約條款之解釋，因其本質上是一種商業交易契約，因此專利授權契約條款的解釋，主要受到契約法之影響，但是專利法為聯邦法，如果美國聯邦專利法有特別規定，將排除契約法適用。2014年，美國實務人士Eric E. Bensen列舉專利法在專利授權契約限制契約法適用情況，包括員工在雇傭關係期間，必須將非職務上發明授權公司、專利授權契約如何繼續履行等若干專利授權契約之問題。本文將探討其中常見的爭議，包括：一、非專屬專利授權契約，其權利可讓與嗎？二、專利不可爭執條款之有效性？三、專利授權契約可否回溯？四、可否要求權利金於專利期間屆滿後仍繼續支付。

專利授權契約與契約法之關係

Eric E. Bensen是美國著名專利律師，曾參與「專利授權交易」、「授權」、「營業秘密」、「專利法觀點」等四本重要智慧財產權法律職業用書之編寫（註1）。他在2014年所撰寫的「關於專利法排除契約州法適用」一文中指出（註2），專利授權契約之解釋，除專利法另有規定外，應依契約法規定。因為美國契約屬於州法，因此專利授權契約之準據法條款所適用的州法，將使契約條款依照該州契約法律解釋，而影響專利授權契約解釋與適用。他在文章中列舉常見8個與專利法與契約法適用有關之爭議，有助於釐清專利授權契約約定之義務。

非專屬專利授權契約之權利可讓與嗎？

這是一個專利被授權人經常會問的問題。既然，非專屬專利授權契約，被授權人倘不再需要該項技術，是否可以將此一權利讓與其他人，而由受讓人繼受契約上之權利與義務關係？

契約法對於與個人服務有關之外的契約，一般都推定契約是可以讓與（註3）。因此，當一方不希望他方讓與(assign)基於契約所取得之權利，則必須於契約中明白表示禁止或是限制他方讓與契約上之權利。

在專利法的情境中，1853年美國最高法院在Troy Iron & Nail Factory v. Corning（註4）乙案中指出，因為無法假定專利權人願意讓競爭者藉由授權契約的讓與取得其專利授權之緣故，因此，非專屬專利授權即不能推定契約之權利係可讓與。在Troy Iron & Nail Factory 一案中，法院為非專屬權專利授權設下基本規則，倘非專屬授權契約如未提及是否可以授權他人，則該非專屬授權如同個人服務契約一般，應規定不可讓與。非專屬授權契約之不可讓與性，繼續適用到其他類似之情況，1886年，美國最高法院在Hapgood v. Hewitt（註5）,進一步延伸Troy Iron & Nail Factory一案的理論，獲得到解散公司資產之一方，並未繼受解散公司的非專屬專利授權契約，因為在這個況下，授權契約並未讓與給取得資產之一方。2007年，美國聯邦地方法院在E.g.,Bd. of Regents v. BASF Corp乙案中（註6），指出雖然合併之存續公司將是被合併公司之契約受讓人，但是與一般契約法規定不同，存續公司並非被合併公司之非專屬專利授權契約之受讓人，除非該非專屬授權契約明白表示，該非專屬契約是不可以被讓與。

在政策上，非專屬權授權契約的讓與性，當然可以如一般契約法原則相同，亦即要求專利權人必須明示禁止讓與，否則非專屬契約將被認定允許讓與。但是這種見解並未被法院採納，因為非專屬專利授權契約的形成，可能藉由授權人與授權人之執行(implication)所導致（註7）。例如，在Shop Right (職務發明)（註8）之情況下，員工因職務關係之專利發明，係藉由雇主提供的資源而創造此發明，即便員工並未簽屬任何專利讓與契約，此時案例法認為仍構成implied license (默示契約)，員工默示專利權讓與聘僱公司。但在職務發明的情況，因為專利權人就是員工，基本上並沒有任何機會去協商讓與條款。因此，對於非專屬授權契約之讓與性，或是將默示授權契約都視為可以讓與，抑或是將書面授權契約與默示授權契約，分別採用不同法則，即書面授權必須明示禁止讓與性否則可以將認定為具有讓與性，而默示授權契約則可讓與。

被授權人不得爭執專利有效性之條款是否有效？

在不可爭執條款之下，要求被授權人同意不爭執該授權專利有效性，此條款明顯是為授權人而設。不可爭執條款將減少授權人預期由授權契約獲得之營收中斷之可能性（註9）。此外，授權契約之被授權人推定該專利有效，並承諾不去爭執專利有效性，對於被授權人並未喪失多少權利。

依造契約法，購買人不能違背(repudiate)承諾，僅因為之後不滿意契約協商條件（註10）。契約禁止違反承諾，與不爭執承諾具有一致性。

但是在專利法架構下，基於專利法之公共政策，專利的被授權人可以爭執專利的有效性，如果成功爭執專利有效性，更可以拒絕接受該授權契約（註11）。至少在訴訟情境以外之一般平等之交易(arm’s length transaction)關係下，不可爭執的條款是不可實施的（註12）。

Lear, Inc.乙案拒絕承諾被授權人試用禁反言原則，因對此原則將限制專利被授權人禁止挑戰專利有效性。此一邏輯根植於，被授權人不被允許在享有授權協定利益的情況下，同時又主張該授權契約之專利無效。Lear乙案並無牽扯到不爭執條款，但法院認為公共政策支持Lear的觀點，如果不可爭執條款於訴訟和解之外的契約中約定，則該條文為不可實施。

授權契約是否可以有追溯(retroactive)效力？

授權契約之生效日期未必是簽約當日，有時候雙方對授權契約之生效，會另外選擇一個契約生效日期(effective date)，而該日期甚至早於實際合約執行日期(execution date)。由於行政流程之作業，當雙方對於授權契約內容原則上達成協定，並開始履行契約的主要要件，但最後書面契約議定確有延遲，或是雙方對於侵權爭論選擇藉由簽訂授權契約來解決，此為對於授權契約可以追朔到最初主張侵權日期。

依據一般契約法，協定的指定生效日可以是有效的，即使該日期早於契約實際施行的日期（註13）。在專利法下，有追溯效力的授權是無法生效，因為這將會破壞其他共有人對損害賠償之權利（註14）。因此，在契約法之下，專利共有人之一向被告提出專利侵權之訴訟，而從另一位共有人獲得有追朔效力的授權，則將影響正在訴訟之專利共有人之利益，導致專利訴訟上侵權責任，因為一位專利共有人之回溯條款而獲得減輕。

權利金的條款於專利期間屆滿後，仍支付之條款是否可實施？

一般授權契約都希望被授權人支付較低的權利金，但是支付較長時間。因此在一些授權案子中，將可能會造成在該授權專利過期之後，仍然支付權利金之情況。在契約法下，在專利過期後，雖然不推定仍要支付權利金的義務。但是，在契約自由原則下，如果當事人選擇在專利到期後，仍繼續支付權利金的條款是可以被執行（註15）。

但是在專利法下，如果專利權人約定專利屆滿後，被授權人仍應支付權利金，將導致專利權人對於專利失效後繼續收費之結果，將會被評價為濫用專利權，導致該條款無法執行（註16）。但是，此種見解，亦有判決批評，強制要求授權契約之收費期間必須在專利權有效期間之內，將忽略了授權契約經濟之合理性。比方說，權利金條件10年支付10%，與20年支付5%，後者可能超過專利期間，但是事實上，後者條件對於被授權人更為彈性，因為，被授權人在一開始授權時，可支付較少權利金，使被授權人資金運用更為靈活。另外，專利技術之授權，除了專利之授權，有時授權範圍尚包括Know-How與技術等營業秘密，此時，權利金對價將涵蓋專利與技術之使用。所以，當授權契約約定專利權期滿，就營業秘密技術支付權利金，尚無涉及專利權濫用之問題。本文認為，專利期間屆滿後仍繼續支付權利金，並不當然構成專利權濫用，而應視權利金付款結構具體認定。

結論

專利授權契約是一種以專利權為授權標的之債權契約，因此契約之解釋與履行，不僅受到契約法也同時受到專利法之限制。因為智慧財產權協定之關係，各國專利法規定趨向一致，因此對於專利法上之限制基本上並無太大差異。然而，各國契約法並無統一標準，因此專利授權契約適用美國契約法之情況下，與我國契約法之解釋與適用或有差異，因此在簽署專利授權契約，如果以美國法為準據法，應注意美國契約法之適用差異。

備註

1. http://www.ericbensen.com/Overview.html
2. Eric E. Bensen, How Patent Law Can Alter State Contract Law Rules of Construction2014, Emerging Issues 7171
3. Please see Corbin On Contract section 47.3 & 47.6
4. 55 U.S. 193, 216 (1853).
5. 119 U.S. 226, 234 (1886).
6. 2007 U.S. Dist. LEXIS 82497, **48-49 (D. Neb. Nov. 6, 2007)
7. See Hapgood, 119 U.S. at 234.
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Shop_right
9. 同註釋2
10. See Lear, Inc. v. Atkins,395 U.S. 653, 668 (1969)
11. 同上
12. Rates Tech.,Inc. v. Speakeasy, Inc., 685 F.3d 163, 169-170 (2d Cir. 2012)
13. See, e.g., Faculty Ass'n of Suffolk Cmty.Coll.v. Public Emp't Relations Bd., 508 N.Y.S.2d 591, 592 (App. Div. 1986).
14. Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1467 (Fed. Cir.1998); Schering Corp. v.Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 345 (Fed. Cir. 1997).
15. See, e.g., Six Star Lubricants Co. v. Morehouse, 74 P.2d 1239, 1242 (Colo. 1937); BettisRubber Co. v. Kleaver, 233 P.2d 82, 84 (Cal. Ct. App. 1951).
16. Brulotte v. Thys. Co., 379 U.S. 29, 32-33 (1964).

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