智權報總覽 > 法規解析           
 
先申請主義、先發明主義、以及發明人先申請主義
張宇凱/北美智權 教育訓練處 專利工程研究員
2015.01.28
美國的發明人先申請制度,與其他國家的先申請制度的差異,主要是源自於兩方對於個人權益與公眾利益的衡平上,何者具有較為優先之地位的認知不同,在先申請制度下將是否應准予一項專利(公眾利益),置於應准予何人該項專利(個人權益)之前,而在美國的發明人先申請制度中之順序,則是剛好相反。

在筆者於本刊的上一篇文章(專利史話 - 電話專利發明人的歷史公案)中,曾經提及美國專利法在1876年便已採用先發明主義(First-to-Invent),直到2013年3月16日才改為發明人先申請主義(First-Inventor-to-File)。那麼什麼是先發明主義,什麼又是發明人先申請主義呢?

在我們討論什麼是先發明主義,什麼又是發明人先申請主義之前,我們需要先提醒一項事實,就是先發明主義及/或發明人先申請主義(First-Inventor-to-File),都是美國特有的專利制度,而目前包括台灣在內,世界各國幾乎都是先申請主義(註1)。先發明主義與先申請主義,簡單來說就是,如果有兩個人以上提出相同的專利申請案時,以誰先送件申請的日期來判定可否獲得該項專利,稱為先申請主義;如果以誰先發明的日期來判定專利歸屬的,則稱為先發明主義。換句話說,對於應該要將專利權授予給誰來說,先申請主義所關注的誰是適格的申請人,而先發明主義所關注的則為誰是首先完成發明的人。

發明為人類精神之創作,本應屬於創作人所有,而非由法律加以創設,因此不管是先發明主義還是先申請主義,發明人皆為適格之專利申請權人。然而,先發明主義基於維護公平性,在處理相同發明之不同申請案時,是基於何人為首先完成一發明來決定應當授予何人專利權。然而,先申請主義為杜絕真正發明人為何之舉證問題及爭議,遂以法律明定專利申請權之歸屬為何,並以最先提出專利申請者來授予專利權,即為之涵義。因而一般來說,在採用先申請主義的國家中,除了會在法條(如我國專利法第31條)明訂相關規定之外,也會同時明訂什麼叫作適格的申請人(如我國專利法第5、7與8條)。

相較之下,採用先發明主義的國家(也就是美國),則是在其憲法第1條第8項第8款(註2)中,即明定「為促進科學和實用技藝的進步,對作家和『發明人』的著作和發明,在一定期限內給予排他權的保障」。這也是為何美國專利都是以發明人作為專利申請權人,而在以非發明人來提出專利申請時,還需要另行檢附申請權證明文件(一般即為發明人之申請權讓渡書)的理由。另外,在發明人適格性(Inventor-ship)產生疑慮時,則可以在審查委員職權發動或是由利害關係人提出申請的情況下,踐行發明人爭議程序(Interference Procedure;或稱衝突程序),以釐清誰是真正具有專利申請權之先發明人(First inventor)。

一般來說基於先發明主義,專利申請案之發明人將會先被推定為先發明人。然而在審查委員依職權或是經利害關係人申請而發動發明人爭議程序時,就要先確認該發明是由誰首先完成的。然而,要如何確認一項發明已被完成?在美國專利審查程序手冊第2138節(註3)(MPEP2138)中指出,「首先將發明付諸實施」(reduction to practice)之人,原則上即會被推定為首先發明人(prima facie the first and true inventor) 。在該章節中說明,所謂的付諸實施包含有「實際付諸實施」(actual reduction to practice),以及「推定付諸實施」(constructive reduction to practice) 二種態樣。在這二種態樣中,實際付諸實施係指製造及測試具有物質形體,進而能夠呈現該發明之全部特徵的該發明之實體實施例的時間。推定付諸實施則是將「合法提出專利之申請」之時間(也就是專利申請案之申請日),推定為「付諸實施」的時間。

「首先付諸實施」之人雖可推定為「首先發明人」,但此人未必是首先構思出相同發明之人 (the first person to conceive)。在美國專利法的先發明主義中,對於首先完成構思(conception)者也有提供保護。因此,如果發明人可以證明其係比首先付諸實施之人更早構思出相同之發明,並且其在首先付諸實施之人構思出同一發明以前,即已開始不斷地且合理地付出努力來讓發明付諸實施的話,此時,該發明人便可即成為「首先發明人」,並藉以可主張優先取得專利。然而,在「首先完成構思」以及「實際付諸實施」兩者,與「推定付諸實施」之間也不可以發生放棄、壓抑或隱藏 (abandon, suppress, or conceal) 其之專利申請準備的行為,將不得再主張優先完成發明。也就是說,倘如「首先完成構思」以及「實際付諸實施」兩者,基於確保營業秘密、規避專利公告制度,而「長期遲延或不合常理地遲延提出專利申請」時,將無法主張其為先發明人。

美國的專利制度為了與其他國家的先申請主義接軌,於2011年9月16日所頒布之《Leahy-Smith美國發明法》(註4)中,將原來之先發明制度修改為2013年3月16日生效的之發明人先申請制度(First-Inventor-to-File;FITF)。相較於其他國家所採行之以申請人為角度出發的先申請主義,此一制度則是以發明人為角度出發的先申請主義。如我們在前文中所提到的,美國以往是因為在其之其憲法中明文規定,係以發明人作為專利申請權人,而採行先發明主義,而不是如其他採行先申請主義之國家一般,於法律中明定專利申請權之歸屬。因此,由於此種歷史源流下,遂衍生出以發明人為角度出發的發明人先申請主義。

此一制度主要是體現於經過修法之後的35 U.S.C. 102(a)(2)之規定內。依照 MPEP 2154 的說明內容,可以依據35 U.S.C.102(a)(2)之規定而作為有效前案的先前技術,應該要滿足以下幾項要點:(1)美國專利文件(U.S. patent documents);(2)有其他人列名為發明人 (Names Another Inventor);以及(3)在所請發明之有效申請日之前即有效地提出申請 (effectively filed before the effective filing date of the claimed invention)。然而,35 U.S.C. 102(b)(1)(B)也進一步規定,若該先申請案係源自於發明人或共同發明人之揭露內容(也就是並非為適格發明人)時,則該先申請案並不屬於有效前案。

由於美國的專利制度規定只有發明人為適格之專利申請人,因此一旦發明人之資格認定有問題時,便會使得專利申請權之基礎產生疑慮。此時,美國在修法之後的發明人先申請制度中,便可以在審查委員機於職權發動或是由利害關係人提出申請下,進行衍生訴願程序(Derivation Proceedings)以釐清誰是真正具有專利申請權之人。申請人在提出衍生訴願程序時,必須指明以下事項:(1)其係構思在先;(2)其與僭稱發明人曾有聯繫;以及(3)其所聯繫之內容係足使習於此藝者實現該發明,藉以佐證僭稱發明人者係自其得知並取得相關發明內容。

在美國過往的先發明制度以及現今之發明人先申請制度,與其他國家的先申請制度中,另外一項的顯著差別就是,一旦專利申請權出現疑慮之時,先發明制度與發明人先申請制度將會先暫停專利審查程序,待其確認適格的發明人為何(也就是適格的專利申請權人為何)之後,再續行專利審查程序。然而,在先申請制度中,則需等到確定獲准專利權之後再藉由非專利權人之舉發程序來進行處理。

上述在美國的發明人先申請制度,以及其他國家的先申請制度中的差異,主要是源自於兩方對於個人權益與公眾利益的衡平上,何者具有較為優先之地位而產生差異,在先申請制度下將是否應准予一項專利(公眾利益),至於應准予何人該項專利(個人權益)之前,而在美國的發明人先申請制度中之順序,則是剛好相反。基於國家政策立基的出發點不同,因而在國際上蔚為主流的先申請制度,遂轉行為發明人先申請主義。

先申請主義、先發明主義、以及發明人先申請主義
對於非專利申請權人情事處置方式對照表

 

先發明主義

發明人先申請主義

先申請主義

異議程序

發明人爭議程序
(Interference Procedure;
或稱衝突程序)

衍生訴願程序
(Derivation Proceedings)

非適格申請人舉發程序(註5

發起時間

申請案審查中與核准後均可提出

申請案第一次公開日的一年內,以及專利核准日一年內(註6

系爭專利核准公告後兩年之內

申請案暫停審查

YES

YES

NO

產生效果

先發明人取得專利申請權及/或專利權

先提出申請之發明人取得專利申請權及/或專利權

舉發確定後2個月內適格申請人,得就相同發明提出申請,並沿用其之申請日(註7

發動主體

審查委員職權發動或利害關係人提出申請

審查委員職權發動或利害關係人提出申請

利害關係人提出舉發申請

認定要件

(1) 構思日期
(2) 落實日期
(3) 構思與落實之間所付出的合理努力

(1) 其構思在先;
(2) 與僭稱發明人曾有聯繫;
(3) 聯繫內容,足使習於此藝者實現該發明。(註8

適格申請人之相關法定要件

提出異議要件

指明不同申請案包含相同或實質相同之發明

(1) 指明不同申請案包含相同或實質相同之發明
(2) 指明不適當地取得該發明之發明人(註3

系爭專利申請人非屬適格申請人

認定主體

各項請求項

各項請求項

各項請求項

 

備註

  1. http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-43.htm
  2. http://www.judicial.gov.tw/db/db04/db04-03.asp
  3. http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2138.html#d0e207148
  4. Leahy-Smith America Invents Act,簡稱AIA;編號Public Law No: 112-29
  5. 參見專利法第71條第1項第3款
  6. http://www.deepnfar.com.tw/chiness/monthly/DFMAG239/DEEP239-315-n.htm
  7. 參見專利法第35條第1項
  8. http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200511.htm

 

 
作者: 張宇凱
現任: 北美智權教育訓練處 專利工程研究員
經歷:

台灣科技大學技術移轉中心 智權管理師
台灣某大專利商標事務所 國外部專利工程師
清華大學輻射生物研究所 碩士
輔仁大學生物學系 學士

 


Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們