法規解析
IPR簽訂後不可不知的隱藏問題

作者╱北美智權專利研發部 邱英武

2010.09.06

作者簡介:
邱英武

現職:
北美智權專利法規研究部主管

經歷:
曾任電腦週邊產品製造公司總務兼法務/IP主管

曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD ME MBER公司的法務/IP主管

曾任大專院校講師。

智慧財產局(TIPO)與對岸的國家知識產權局(SIPO)簽署了「兩岸智慧財產權保護合作協議(IPR)」後,智慧局遂於其官方網站中,對該項政策提出說明以及成果陳述(http://www.tipo.gov.tw)。該項協議內容,僅為架構式的敘述各項日後工作大方向,至於如何處理的細節部分,並未有任何的陳述。然而,如何處理該協議中所述的各項工作,卻是實踐該協議的重點。智慧局曾委託全國工業總會召開相關會議,討論各種議題,其中部分議題值得深思。

優先權互相確認

協議中的第2條載明對於專利、商標及品種權第1次申請日的效力,積極推動作出相應的安排,以保障兩岸人民的優先權權益。以往台灣申請案若主張中國大陸國內申請案(排除PCT申請案),該優先權主張將會被暫緩處理;另若台灣申請案的申請人有中國大陸國籍,而主張他國申請案為優先權者,亦與前述為相同的處理方式,常導致申請人必須同時間於TIPO與SIPO提出申請案。

而如何進行確認呢?工業總會的會議中提出由民間組織作為中介機關,作出類似海基、海協兩會既有的文書認證模式。姑且不論應由何民間機關作為認證機關,其中對於認證作業時間為多久?費用多少?中國大陸可以認可的認證方式為何?種種細節問題,均尚未確認。若費用太高或是處理時程過長,對於申請人而言,無疑是一項新增的負擔。

另外又有一個實際問題產生,即是在確認開始運作之前的申請案,已經於申請當時主張中國大陸申請案優先權或是申請人有中國大陸國籍,且主張中國大陸以外申請案的優先權者,該些優先權主張的處理為「暫緩處理」。「暫緩處理」的意義為何?是如字義上所述為暫時不處理,待日後看狀況再處理?還是雖於審查意見通知書中載明「暫緩處理」,實際上就是優先權主張無效呢?因為這一點會涉及申請案的審查基準日的確定,進而影響申請案是否可以取得專利權。

若真的是暫緩處理,則於開放確認中國大陸優先權後,該些於申請送件時,因優先權暫緩處理,而被以駁回不准予專利的申請案,會被重新再審視,而因優先權主張的回復,使得審查基準日帶至優先權基礎案申請日,進而讓被駁回不給予專利權的申請案有起死回生的機會;或是因他案優先權主張回復,而使得已取得之專利權,因有先前技術而被舉發而喪失專利權。如此的結果,影響層面非常大。是否訂定適用的客體限制,TIPO必須審慎考量。另若實際上就是優先權主張無效者,則無須顧慮前述的狀況,但仍必須訂定可以適用的客體規範。

建立類似PPH制度

專利審查高速公路機制於三大專利局(USPTO/JPO/EPO)間已經很早即實施,台灣因為政治因素,所以無法與其他智慧局簽署PPH協定,因此台灣自創加速審查制度(AEP),針對發明申請案,申請人可以於規定的期間內,提出其他國家智慧局的審查結果與檢索引證資料,作為申請案的參考依據,希望縮短申請案的審查時間,其中其他國家智慧局也包括SIPO。但中國大陸並未有此類似制度存在,徒使該制度成為台灣單方面的作業規範。TIPO希望能與SIPO建置類似PPH的制度,但要建置雙方PPH制度前,尚須雙方審查水平有一定的質量,所以這段路可能還會很長。

著名(馳名)商標、地理標誌或著名產地名稱清單提供 TOP

該份清單的效力為何?應僅是提供對方於審查相關申請案時的參考文件,並無任何的拘束力。相對的,對方提供的清單也僅是參考文件而已,TIPO仍有權決定是否認定為著名商標、地理標誌或是著名產地名稱。惟從會議中TIPO官員所述,雙方的共識是會盡量參酌該清單,以決定是否給予相對應的權利,減少搶註情事發生。

特殊商標 TOP

所謂的特殊商標係指有「中國」、「台灣」等字樣的商標,依據中國大陸的商標法規定,與國家名稱相同或近似的商標、或縣級以上行政區劃名稱,或公眾知曉的外國地名,均不得作為商標予以註冊。但若該商標於中國市場上已經足以識別商品或服務來源者,則允許掛上前述地名而申請註冊。例如「中華電信」與「台灣啤酒」。而國內廠商例如「龍口」冬粉等產品,因「龍口」為中國大陸的縣級行政區,所以駁回該申請案,現該公司必須證明該商品名稱於中國市場上已經足以識別,否則仍是無法取得商標註冊。這種狀況無法從法律面上一次解決,必須個案處理。也因此,導致台灣廠家在商標註冊時,必須在提出證據上花費很大的心力。

著作權認證 TOP

於中國大陸發行影音、書籍、電玩軟體,均必須辦理認證,有認證才能授權,遭受侵權時,才會有保障。以往至中國大陸發行的影音產品,是透過國際唱片業協會(IFPI: International Federation of the Phonographic Industry)位於香港的亞洲總會,取得權利人的「版權證明書」認證後,再持此認證向中國大陸的國家版權局取得版號,方能就此取得版號的影音產品進行銷售與授權。在IPR的架構下,將由IFPT香港的亞洲總會認證的作業,轉至由台灣認可的民間機構進行認證,縮短認證時時間。

雖說可以縮短認證時間,但提出認證申請的主體與客體為何並未細說。原則上,不應限於台灣的唱片公司,應是擴及凡是在台灣有合法登記的公司與有權在中國大陸出版發行的人均可,且內容應不限於台灣製作完成的影音內容,凡是代理的影音產品均可。

另關於書籍部分,若著作權人未取得版號者,亦不可以對該書籍進行銷售或授權,甚至是掛版號的方式都不可行。就是一件書籍已經先取得版號,之後因時間倉促,所以在尚未取得版號前,掛上前一版號而發行,此行為亦被中國大陸以違法處置。

中國大陸如此的確權的作法,若回到世界各國著作權的規範,則有違背。因著作權的取得是當著作權人完成著作時,該著作權即已經存在,不需再經過著作權的登記方取得著作權。而中國大陸如此版號登記制度的規範,台灣會因此而使得著作權的制度走回頭馬車嗎?盱衡國際規範,台灣智慧局與法律應是不會如此處理。所以認證行為僅是為進入中國大陸發明的敲門磚,既然是敲門磚,所有的程序、作業規範,就不應太過繁雜。

另數位市場是影音產品的最大競技場,中國大陸的網路數位法律風向,是業界非常在意的。據可靠消息指出,中國大陸一定會對網路進行管制,屆時業界又要擬出一套因應的措施。

行政查處與司法審判 TOP

中國大陸地大物博,地方保護主義一直是行政查處與司法審判上的大障礙。所以地方政府行政查處人員與司法審判人員的專業法律知識欠缺、各部門間欠缺協調機制、審判質量的不一致、訴訟故意拖延等,均是台灣廠家非常在意的事項。因此,打破地方保護主義緊箍咒是中國大陸司法積極的方向。例如使司法與地方財政脫勾,避免地方權力黑手的介入,以公正的執行司法。另外各地方政府簽訂「執行協助協議」,透過區域性的整合與合作,統一執法方向與力度。

雖說中國大陸積極的修正查處與審判,台灣也樂見如此的方向發展。但落實力道會是如何,與會者多持保留態度,畢竟台灣廠商的著作權產品,深受中國大陸「山寨版」的打擊。

結語 TOP

ECFA協定與專利法第27與28條、商標法第4與94條與植物品種及種苗法第17條修正草案,已經分別於2010/8/18與8/17經過立法院三讀通過。讓ECFA取得類於國際協定的地位。如前言所述,ECFA與IPR對於兩岸是處於「互利」,甚至對於台灣更是「讓利」的結果。惟各執行部門如何落實細部作業規範,才是大眾對ECFA與IPR最關切的議題。

 

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