法規解析
新加坡專利撤銷法規透析

作者╱Amica Law LLC 陳國全 & 譚慧儀
翻譯北美智權專利研發部

2007.08.30
 

文章綱要:
確認專利確實具可專利性
因所有權問題而提出的撤銷程序
專利揭露的資訊是否足以實施
專利發明人的合法性問題
撤銷專利程序
再審查
法院的專利撤銷程序與撤銷專利的費用
最後的撤銷決定

自從新加坡於 1995 年 2 月 23 日建立了獨立的專利制度,獲得專利的數目穩定地增加,舉例來說, 1995 年有 1750 個專利通過申請,而 2005 年則達到 7680 個專利。隨著專利制度日趨成熟,大家對新加坡的專利撤銷程序也愈感興趣,並常將其作為全球專利攻防策略的一部份。

因為新加坡並無專利獲准前的舉發程序,專利只可於獲准後被舉發。依據《新加坡專利法》第 80 條第一項,新加坡智慧財產局(IPOS)有撤銷專利的權利,撤銷的理由可為:


發明不具可專利性
專利被發給無權擁有該專利的人
專利說明書揭露的內容不清楚或不完整以致於熟悉該項技能者無法實施
已獲准的新加坡專利的技術內容超出先前在其他國家申請並已核准的專利的技術內容
有不應允許但被接受的修正或更正存在(即變更實質)
刻意隱瞞或提供不實的先前其他國家相關申請案的資訊(2004年7月1日以前)
重複的專利(double patenting)

以下詳細解說新加坡專利法的撤銷理由、撤銷程序,以及在撤銷程序中應注意的事項。

新加坡專利撤銷程續


確認專利確實具可專利性

《新加坡專利法》第 30 條允許不符合專利三性(新穎性、進步性、產業利用性)要求的專利範圍可以取得專利,但新加坡的專利制度也允許一般申請人以不具專利性的理由來撤銷專利。新加坡在某些程度上有所謂的自我評估制度,其只要求申請人對某些專利範圍予以審查,但不一定會被核准。無論如何,專利權人應盡量確保最後被核准的專利範圍確實是可行的。

基於新加坡的專利審查制度,當審查報告(examination report)出爐後,即使報告內容顯示專利範圍的專利性有問題,專利權人仍然可以取得專利。在這樣的情況下,專利權人通常會主動對專利範圍作修正或補充。此時,專利權人最好能夠同時證明修正或補充的範圍在本文內有充分的支持,而且沒有變更實質的新資料(new matter)。

除此之外,如果專利權人對最後核准的專利範圍有任何疑慮,可利用准後的檢索及審查程序(post-grant search and examination procedure)來獲得更明確的審查意見。採取上述作法可以降低已獲准的專利,因欠缺可專利性而被撤銷的風險。


因所有權問題而提出的撤銷程序

當申請人認為專利權人並無權利取得專利時,可以用這個理由申請撤銷專利,但是需要在專利核發日算起兩年內提出。如果沒有趕在這段時間內提出,申請人就需要證明專利權人於專利核發或受讓專利時,就已經知道他並沒有權利取得專利的所有權。因此,申請人若知道某一個專利的所有權有問題,最好盡快採取行動來撤銷專利,畢竟取得必要的命令或宣示書是需要時間的。

專利揭露的資訊是否足以實施

專利說明書所揭露的技術內容如果不足以使熟知該項技術的工業界人士來實施該項發明技術,是有可能導致專利被撤銷。這並不是說專利說明書需要清楚完整地說明發明的每個細節,只要讓一般工業界人士能夠用他們所具有的一般性專業知識就可以理解專利說明書的內容,並且能夠在不須要另外再做研究或實驗來找出應有的技術細節的情況下,依據專利說明書的內容來製造和使用發明技術。

細心而完整的準備專利說明書是申請前很重要的工作,但是在申請程序中修正專利內容的時候,也要很小心的避免變更實質的問題。在提出申請時,申請人先行確定所提交的專利說明書內容 ( 包括圖示及摘要 )已包涵和支持所有欲保護的專利範圍內容是非常關鍵性的。

專利發明人的合法性問題

新加坡最近有個案例,探討了專利發明人的合法性問題(Trek Technology (S) Pte Ltd v FE Global Electronics [2005] SGHC 90 ),該案被告主張,由於係爭專利在申請時所提出的發明人資料不實,該案的專利權應該予以撤銷,因為該案申請資料上所填的發明人實際上並非是真正的發明人,該案的發明人實際上是該案專利權人關係企業內的雇員。

新加坡法庭裁定,在法庭做出撤銷專利的決定前,原告必需先證明申請人在申請程序中不實的陳述確實欺騙或誘使新加坡專利局授予被告專利。簡言之,該不實陳述須導致或促成專利之授予。法庭並裁定,不實陳述之撤銷理由(《新加坡專利法》第 80 條第 1 項第 f 款第 ii 點)可延伸適用專利申請案或專利證書內任何形式之不正確記載,包括專利權歸屬之不實陳述。法庭認為,由於新加坡政府對於申請人所提出之資訊的正確性只能做出有限的評估,專利權人在專利申請程序中,無論是在國際階段或國家階段,甚至於到最後的專利獲准,專利權人都必須要保證其所提供的資訊是正確無訛,這一點至關重要,而這也意謂著申請人所提列的發明人資料也必須要正確無誤。

另一個不實資訊的先前案例是(Contour Optik Inc v Pearl's Optical Co Pte Ltd [2002] SGHC 238 ),該案新加坡專利的獲准理由是基於先前已經獲准的美國專利,原告認為被告先前獲准的美國專利的實質內容與新加坡專利有顯著的不同,被告在申請該案新加坡專利時在專利說明書內明顯的有提供與美國專利不相符合的不實資訊,因此新加坡專利應該予以撤銷。

申請日落於 2004 年 7 月 1 日之前的新加坡專利,如果申請人選擇依據先前在澳洲、加拿大、紐西蘭、英國、美國或EPC之申請案的審查結果來註冊登記新加坡專利,則申請人在提出專利申請時必須要對新加坡專利局揭露所有先前已經申請的所有國家申請案的資料,這些資料被稱為是重要資訊(material information) ,如果有揭露不實的問題,已獲准的新加坡專利就有可能被撤銷。

撤銷專利程序

申請人欲申請撤銷一新加坡專利,應使用 IPOS規定的制式表格(Patents Form PF35 ),並於陳述書上完整羅列所有撤銷理由、事實經過及申請人所欲尋求之救濟。 IPOS受理後,會將撤銷專利申請書及聲明書複本函知專利權人。

專利權人接獲撤銷專利申請書及陳述書後,須於三個月內提出反駁意見書,反駁撤銷專利申請書內所舉的各項撤銷理由,此時專利權人得申請修正專利說明書。反駁意見書為專利權人的答辯依據 ,所以它的內容應該盡可能的完整而詳盡,若同時提出修正,所提出的修正必須要符合法定要件(即修正後的內容不會變更實質或擴大專利保護範圍)。

專利權人若未能於期限內提出反駁意見書,撤銷專利申請程序便會在沒有專利權人參與的情況下繼續進行,除非撤銷專利申請陳述書所載內容,與 IPOS 現存的文件內容相互矛盾時,IPOS才會駁回該申請案,否則將視撤銷專利申請陳述書中所列事實為可認同之事實的情況下予以審查 。

撤銷專利的申請人在接獲反駁意見書(及修正複本)後,可於三個月內提出證據支持撤銷專利的論點 。其後專利權人同樣可於三個月內提出支持專利有效的證據。三個月的期限可能不足以準備妥善的回應,所以專利權人於被通知撤銷專利程序開始時,就應開始準備相關證據。

撤銷專利的申請人於接獲專利權人所提證據後三個月內,可以再提出補充證據,但補充證據限於回應之用,未經許可,撤銷專利申請人與專利權人皆不得再提出進一步證據。 IPOS 有權就後續程序下達進一步指示,在此之後,官方將敲定聽證日期。

由此可見,撤銷專利的程序進行的相當迅速。因此對雙方來說,重要的是要盡早蒐集並評估證據,若需採用非英文文件,亦應事先備妥經認證的英譯。

再審查

新加坡的專利撤銷程序有一項很重要的特色,那就是若專利撤銷的理由為專利不具可專利性、專利說明書所揭露的技術內容不足以實施,或是專利說明書的專利範圍超出其原申請案的專利範圍,IPOS 可以要求專利撤銷的申請人對於撤銷之專利提出再審查,而申請人對於 IPOS 的要求必須遵守。

依此原則,撤銷專利申請人必須於 2 個月內支付約為新加坡幣 600 元官方費用,否則撤銷專利之申請人將會被視為廢棄該申請案。

IPOS 的再審查官來自澳洲、奧地利與丹麥的專利局,他們會考量撤銷專利申請人的意見書,與專利權人於專利說明書中的任何修正、回覆審查意見的反駁意見書及所提供之證據。之後,再審查官將會給予 IPOS 撤銷該專利與否之建議。

IPOS 也可以主動的撤銷專利,但依據專利法第 81 條的規定, IPOS 應給予專利權人陳述以及修正說明書的機會。

法院的專利撤銷程序與撤銷專利的費用

專利撤銷程序通常由 IPOS 處理,但也可能由高等法院處理。高等法院在處理專利侵權的訴訟中,被告的一方常會提起專利撤銷程序做為防衛的一種手段。在高等法院中提起專利無效訴訟時 ,可獲得的處份包括判定專利全部無效或是部分無效,而專利無效的起始點是從專利領證的時間開始。

撤銷專利的申請人若終止或撤回該申請案時,申請人會被判定需要負擔該程序的所有費用。但是如果專利權人在撤銷程序中放棄專利,則 IPOS會先考慮專利權人在進行撤銷程序前是否有接到合理的通知然後再以他認為是合理的方式,來判斷費用的歸屬。

最後的撤銷決定

提出撤銷申請時應該注意的事, IPOS 的撤相判決或是 IPOS上訴的撤銷判決,都不是撤銷程序最後的判決。 在接獲IPOS 的判決後可以上訴到高等法院,然後是上訴法院。無論如何,新加坡專利法也提供另一個程序,就是即使IPOS的撤銷程序或是IPOS的上訴程序已經做出判決,在民事訴訟的專利侵權程序中,被告的一方仍然可以提起專利無效的訴訟。

隨著新加坡專利制度的逐漸成熟,可以預期專利撤銷程序會隨之而逐漸增加。因此雖然新加坡的專利申請程序相當有彈性,但是專利申請人應牢記在心的就是應該要小心謹慎的注意申請程序中應該要注意的事項,以避免在取得專利後需要面對複雜的專利撤銷程序。

本文首次刊載於 Managing Intellectual Property 雜誌,如果需要更多資訊,請見其網站 http://www.managingip.com/

Amica Law LLC 是一家來自於新加坡的事務所,成立於 2006 年,由一群在智慧財產權與科技領域擁有豐 富 經驗的專家所組成,其 合 夥人均曾為新加坡頂尖事務所的合夥人。

陳國全 Jason Chan
Amical Law LLC 訴訟與強制執行部門經理,為新加坡專利代理人與律師,在智慧財產權方面,擁有 14 年的經驗,並曾多次參與新加坡重要的侵權案件,包括近期發生的電影版權與儲存裝置的專利案。

譚慧儀 Winnie Tham
Amica Law LLC 合夥 人 ,為新加坡代理人與律師,擁有 13 年智慧財產權的專業經驗,負責處理新加坡國內外的智慧財產權保護、訴訟、管理,包括法律顧問、新發明的保護策略等。