法規解析
中國《專利法實施細則》修改介紹及重要條文解析

作者╱中國專利律師、專利代理人 許志勇

2011.02.10

作者簡介:
許志勇



現職:
北京國昊天誠知識產權代理有限公司執行合夥人

北京國昊天誠知識產權代理有限公司
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文章綱要:
《實施細則》的主要修改方向
《實施細則》重要修改條文解析


前言
回顧2010年中國專利制度的發展,在法規部分,最重要的即是因應中國《專利法》的修改,與之相配套的《專利法實施細則》於2010年2月1日起開始施行了。

就其作用而言,中國《實施細則》上承《專利法》,下啟《審查指南》,不僅對專利法中的法律原則和法律規定作出了較為細緻的操作層面上的完善措施,並且也直接指導了《審查指南》的編纂與執行,是一部重要的行政法規,實有著重梳理之必要。

本次修改後的專利法實施細則,新增9條規定,刪除5條規定,並對47條規定進行了實質性修改,可以說是對原《實施細則》的一次全面修改,對完善專利制度具有重要意義。

本文即以兩個部分,第一部分為簡要說明修改方向,第二部分則挑選較為重要的條文逐條解析,結合專利法及審查指南的相關規定而做如下介紹。

《實施細則》的主要修改方向

根據中國國家知識產權局條法司的官方說明,本次《實施細則》的修改主要涉及以下七個方面:

一、關於向外申請專利的保密審查
新《實施細則》將專利新法中所稱「在中國完成的發明或者實用新型」界定為「技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明或者實用新型」;另一方面也對保密審查程式作出了具體規定,既確保保密審查工作的正常進行,也確保申請人盡可能在最短時間內得知保密審查的結論,從而能夠及時向外申請專利。(詳見《實施細則》第八條及第九條。)

二、關於遺傳資源資訊披露制度
新《實施細則》明確了「遺傳資源」的定義,即「遺傳資源」是指「取自人體、動物、植物或者微生物等的含有遺傳功能單位並具有實際或者潛在價值的材料」。同時,考慮到發明創造雖然利用了生物資源、但並未利用其遺傳功能的情形較多,範圍較大,為與有關公約保持一致,將「依賴遺傳資源完成的發明創造」界定為「利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發明創造」。此外,還規定了披露遺傳資源來源資訊的方式,即「就依賴遺傳資源完成的發明創造申請專利的,申請人應當在請求書中予以說明,並填寫中國國務院專利行政部門制定的表格。」。(詳見《實施細則》第二十六條。)

三、關於專利權評價報告制度
為方便當事人獲得專利權評價報告,新《實施細則》具體規定,當事人請求作出專利權評價報告時,應當提交專利權評價報告請求書,寫明專利號,每項請求應當限於一項專利權;中國國務院專利行政部門應當在收到請求書後2個月內作出專利權評價報告。(詳見《實施細則》第五十六和五十七條)。

四、關於強制許可制度
新《實施細則》將「未充分實施專利」界定為「專利權人及其被許可人實施其專利的方式或者規模不能滿足國內對專利產品或者專利方法的需求」;將「取得專利權的藥品」界定為「解決公共健康問題所需的醫藥領域中的任何專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,包括取得專利權的製造該產品所需的活性成分以及使用該產品所需的診斷用品」。同時還規定:「中國國務院專利行政部門依照專利法第五十條的規定作出給予強制許可的決定,應當同時符合中國締結或者參加的有關國際條約關於為了解決公共健康問題而給予強制許可的規定,但中國作出保留的除外。」(詳見《實施細則》第五章。)

五、關於假冒專利行為的行政處罰
新《實施細則》對假冒專利行為作了定義,包含:

  • 在非專利產品或者其包裝上標注專利標識,以及在產品或者包裝上擅自標注他人專利號的行為;
  • 銷售上述產品的行為;
  • 在產品說明書等材料中,將未被授予專利權的技術或者設計稱為專利技術或專利設計,或者未經許可使用他人的專利號,使公眾誤認為是專利技術或者專利設計的行為;
  • 偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件的行為;
  • 其他使公眾混淆,將未被授予專利權的技術或設計誤認為是專利技術或者專利設計的構成假冒專利行為。

另外,也規範「銷售不知道是假冒專利的產品,並且能夠證明該產品合法來源的,由管理專利工作的部門責令停止銷售,但免除罰款的處罰」。(詳見《實施細則》第八十三和八十四條。)

六、關於專利申請、審查程式的有關規定
新《實施細則》對新《專利法》中的專利申請、審查程式以及授權條件作了相應補充和細化,主要包括:

  • 統一規定了對發明、實用新型和外觀設計專利申請的請求書的撰寫要求;規定同一申請人同日就同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明的,應當在兩項專利申請中分別說明已經申請了另一類型專利,並規定申請人放棄已經取得的實用新型專利權的,方可授予發明專利權;
  • 對外觀設計專利申請的簡要說明應當寫明的事項作了明確規定;
  • 規定一件外觀設計專利申請中,包含對同一產品的多項相似外觀設計的,應當與其基本外觀設計相似,且不得超過10項;
  • 在專利復審委員會作出決定前,請求人撤回其請求或者視為撤回請求的,如果專利復審委員會認為根據已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定的,不終止審查程式。

七、對有關規定所作的其他修改
為鼓勵創新,促進專利事業發展,《實施細則》採取了以下三方面的措施:

  1. 減少了有關收費專案。
    取消了申請維持費、中止程式請求費、強制許可請求費、強制許可使用費的裁決請求費等四項收費專案。(詳見《實施細則》第九十三條。)
  2. 放寬了當事人享有優先權的限制。
    在請求書中錯寫、漏寫在先申請的申請日、申請號或者原受理機構名稱等內容的一項或者兩項,在指定的期限內補正的,不影響其享有優先權;還規定外觀設計專利申請人要求外國優先權,其在先申請未包括外觀設計的簡要說明,但申請人在後一申請中提交的外觀設計的簡要說明符合法定要求的,不影響其享有優先權。(詳見《實施細則》第三十一條。)
  3. 改進了職務發明獎勵報酬制度。
    為了給被授予專利的單位與職務發明人、設計人自主約定職務發明、設計的獎勵和報酬留下必要的空間,《實施細則》規定,被授予專利權的單位可以與發明人、設計人約定或者在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵、報酬的方式和數額。同時,為進一步鼓勵創新,當事人未約定或者規定職務發明、設計的獎勵和報酬的,適用法定的獎勵、報酬標準,並將法定標準的適用範圍從原來的國有企事業單位擴大到所有單位。同時,還提高了對職務發明人、設計人的法定獎勵數額。(詳見《實施細則》第六章。)
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(※條文中出現藍字表示條文修正處,標示刪除線者為新實施細則已刪除,標示底線者為新增。)

1. 將原第七條修改為第六條,增加一款,作為第三款

新《實施細則》 第六條
當事人因不可抗拒的事由而延誤專利法或者本細則規定的期限或者國務院專利行政部門指定的期限,導致其權利喪失的,自障礙消除之日起2個月內,最遲自期限屆滿之日起2年內,可以向國務院專利行政部門說明理由並附具有關證明檔,請求恢復權利。

除前款規定的情形外,當事人因正當理由而延誤專利法或者本細則規定的期限或者國務院專利行政部門指定的期限,導致其權利喪失的,可以自收到國務院專利行政部門的通知之日起2個月內向國務院專利行政部門說明理由,請求恢復權利。

當事人依照本條第一款或者第二款的規定請求恢復權利的,應當提交恢復權利請求書,說明理由,必要時附具有關證明文件,並辦理權利喪失前應當辦理的相應手續;依照本條第二款的規定請求恢復權利的,還應當繳納恢復權利請求費。

當事人請求延長國務院專利行政部門指定的期限的,應當在期限屆滿前,向國務院專利行政部門說明理由並辦理有關手續。

本條第一款和第二款的規定不適用專利法第二十四條、第二十九條、第四十二條、第六十條規定的期限。

解析:
本字面上看,原實施細則中,對於依照本條第一款的規定請求恢復權利的,需要說明理由並附具有關證明文件;而對於依照本條第二款的規定請求恢復權利的,則只需要說明理由,不要求附具有關證明檔。

然而,原審查指南第五部分第七章6.2節規定:「根據專利法實施細則第七條請求恢復權利的,應當在規定的期限內提交恢復權利要求請求書、繳納恢復費,並說明理由,必要時還應附具有關證明文件」。其在附具證明檔部分沒有進行特別區分,這在理解上似乎與原實施細則的規定有一定的衝突。而且,在實務上,對於依照本條第二款的規定請求恢復權利的,其理由也是越來越五花八門,在審批中,有時確有附具證明文件之必要。

另外,原實施細則中沒有說明恢復權利請求費的繳納問題,而根據原審查指南的上述規定,無論是依照第一款還是第二款的規定請求恢復權利的,都應當繳納恢復權利請求費。但根據立法本意,本條第一款規定的當事人遇到不可抗拒的事由,一般應是不可歸責于當事人的原因所造成的延誤,似乎不應繳納費用為宜。

因此,本次修改,將說明理由與附具有關證明文件,及恢復權利請求費的問題統一納入第三款中做了說明,即依據第一款而請求恢復權利的,不需要繳納恢復費,依據第二款請求恢復權利的,應當繳納恢復費;而無論是依據第一款還是第二款請求恢復權利的,都應當提交恢復權利請求書,說明理由,必要時附具有關證明文件,並辦理權利喪失前應當辦理的相應手續。例如,申請人因未繳納申請費,其專利申請被視為撤回後,在請求恢復其申請權的同時,還應當補繳規定的申請費。

2. 將原第八條修改為第七條

新《實施細則》 七條
發明專利申請涉及國防方面的國家秘密利益需要保密的,由國防專利機構受理並進行審查;國務院專利行政部門受理的專利申請涉及國防利益需要保密的,應當及時移交國防專利機構進行審查。經國防專利機構審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門根據國防專利機構的審查意見作出授予國防專利權的決定。

國務院專利行政部門認為其受理的發明或者實用新型專利申請涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密的,應當及時作出按照保密專利申請處理的決定,並通知申請人。保密專利申請的審查、復審以及保密專利權無效宣告的特殊程式,由國務院專利行政部門規定。

解析:
本條的修改,首先是在第一款取消了對於主動保密審查的適用對象僅包括發明專利申請的限制,並在第二款明確增加了實用新型專利申請作為主動保密審查的適用對象,從而擴大了主動保密審查的適用範圍。另外,刪除了原實施細則本條的第二款,取消了有關主管部門的4個月的審查時限要求,增加了現第二款,作為對主動保密審查的原則性規定。

本條可結合以下法律法規或規章的有關條款,共同參考:
(專利法)第四條 申請專利的發明創造涉及國家安全或者重大利益需要保密的,按照國家有關規定辦理。
(實施細則)第五十五條 保密專利申請經審查沒有發現駁回理由的,國務院專利行政部門應當作出授予保密專利權的決定,頒發保密專利證書,登記保密專利權的有關事項。
(審查指南)第五部分第五章14

根據專利法第四條的規定,主動保密審查的適用對象是申請專利的發明創造,而根據專利法第二條的規定,發明創造包括發明、實用新型和外觀設計,而實施細則中本條第一款在修改前僅包含發明專利申請,這是與專利法第四條不一致的,因此,本次修改取消了本條第一款中僅包括發明專利申請的限制。

然而,本條第二款針對涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密的專利申請的主動審查範圍,雖然增加了實用新型專利申請,但卻排除了外觀設計專利申請,這似乎仍與專利法第四條不一致。

也就是說,本條第一款與第二款分別針對涉及國防利益與涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益在適用主動保密審查的專利申請範圍上進行了區分,前者包含外觀設計專利申請,後者不包含,其立法本意還有待研究。

但是,考察《審查指南》第五部分第五章第3節的規定,關於保密的確定,在第3.1節針對申請人提出的保密請求的保密確定時,僅注明「申請人認為其發明或者實用新型專利申請涉及國家安全或者重大利益需要保密的,應當在提出專利申請的同時,在請求書上作出要求保密的表示」,這其中似乎排除了外觀設計專利申請;而在第3.2節,針對專利局自行進行的保密確定時,僅注明「分類審查員在對發明或者實用新型專利申請進行分類時,應當將發明內容可能涉及國家安全或者重大利益,但申請人未提出保密請求的發明或者實用新型專利申請挑選出來」,這其中亦明確排除了外觀設計專利申請。

據此,在實務上,針對專利法第四條的保密審查,在實際的審查範圍方面,並不涉及外觀設計專利申請。

3. 增加一條,作為第八條

新《實施細則》 八條
專利法第二十條所稱在中國完成的發明或者實用新型,是指技術方案的實質性內容在中國境內完成的發明或者實用新型。

任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的,應當按照下列方式之一請求國務院專利行政部門進行保密審查:

(一) 直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的,應當事先向國務院專利行政部門提出請求,並詳細說明其技術方案;
(二) 向國務院專利行政部門申請專利後擬向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的,應當在向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請前向國務院專利行政部門提出請求。

向國務院專利行政部門提交專利國際申請的,視為同時提出了保密審查請求。

解析:
因應專利法第二十條的修改,在中國完成的發明或實用新型向外國申請專利的,應首先進行保密審查,本條即對有關概念和程式進行了說明。

根據專利局發佈的《關於施行修改後專利法實施細則有關事項的通知》第五條的規定,任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利請求保密審查的,按照以下情形辦理:

  1. 申請人僅提交《向外國申請專利保密審查請求書》和《技術方案說明書》而不提交專利申請的,應當直接向國家知識產權局專利局受理處以紙件形式遞交或寄交;
  2. 申請人在提交新申請的同時一併提交《向外國申請專利保密審查請求書》的,可以通過國家知識產權局專利局受理處、各代辦處或國家知識產權局電子申請系統提交;
    申請人在提交申請後單獨提交《向外國申請專利保密審查請求書》的,應當直接向國家知識產權局專利局受理處或通過國家知識產權局電子申請系統提交,各代辦處不予接收;
  3. 申請人提交專利國際申請的,視為同時提交了《向外國申請專利保密審查請求書》。

4. 增加一條,作為第九條

新《實施細則》 九條
國務院專利行政部門收到依照本細則第八條規定遞交的請求後,經過審查認為該發明或者實用新型可能涉及國家安全或者重大利益需要保密的,應當及時向申請人發出保密審查通知;申請人未在其請求遞交日起4個月內收到保密審查通知的,可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。

國務院專利行政部門依照前款規定通知進行保密審查的,應當及時作出是否需要保密的決定,並通知申請人。申請人未在其請求遞交日起6個月內收到需要保密的決定的,可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。

解析:
細則第八條是對申請人的要求,本條是對行政部門在收到申請人的保密審查請求後的程式要求。

本條規定的時間要求按說是明確的,但有人提出,結合審查指南第五部分第五章第6.1.2節的規定,反而令人誤解。該部分規定:
專利法實施細則第九條所稱申請人未在其請求遞交日起四個月或六個月內收到相應通知或決定,是指專利局發出相應通知或決定的推定收到日未在規定期限內。

有一種觀點認為,上述期限規定的含義是指:推定日不包含在規定期限內,而只要是發文日在規定期限內即可。也就是說,審查員可以在四個月或六個月的最後一天發出通知。然而,如此理解則與細則產生矛盾,因為細則中本條規定的很清楚,只要申請人在遞交日起四個月或六個月內未收到相應通知或決定,就可以向外申請,這裏面沒有規定還要再多等待15天的問題(根據審查指南的規定,「推定收到日」為發文日+15天)。

本人認為,審查指南上述規定確有歧義,但結合細則,其正確的理解應當將前後半句話結合起來,即:所謂未在期限內收到通知或決定,是指推定收到日超過了規定期限(而不是指發文日超過了規定期限)。也就是說,審查員必須提前至少十五天發出相應通知或決定。如此理解,則與細則不矛盾。

事實上,即便是持前一種觀點的審查員,也同樣承認,如果將來一旦發生爭議,還應當是以細則為准,即:只要是申請人未在實際規定期限內收到相應通知或決定,就可以向外申請。

實際上,從目前的實務來看,對於普通領域案件的應請求的保密審查,其速度都相當快,一般不會超過一周的時間,如果在提交申請的同時提出保密審查,則可以在獲得受理通知書的同時,得到保密審查的結果通知,因此,上述爭論之處也許並不會最終形成實際爭議。

5. 將原第十三條改為第四十一條

新《實施細則》 四十一條
兩個以上的申請人同日(指申請日;有優先權的,指優先權日)分別就同樣的發明創造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知後自行協商確定申請人。

同一申請人在同日(指申請日) 對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的,應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利;未作說明的,依照專利法第九條第一款關於同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。

國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權,應當公告申請人已依照本條第二款的規定同時申請了發明專利的說明。

發明專利申請經審查沒有發現駁回理由,國務院專利行政部門應當通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。申請人聲明放棄的,國務院專利行政部門應當作出授予發明專利權的決定,並在公告授予發明專利權時一併公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的,國務院專利行政部門應當駁回該發明專利申請;申請人期滿未答復的,視為撤回該發明專利申請。

實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。

解析:
本條有一個很重要的概念,即「同樣的發明創造」。根據審查指南第二部分第三章第6節的規定:對於發明和實用新型,專利法第九條或專利法實施細則第四十一條中所述的「同樣的發明創造」是指兩件或兩件以上申請(或專利)中存在的保護範圍相同的權利要求。

原細則第十三條是對專利法第九條的補充,其第一款已經上升至本次修改後的新專利法第九條第一款中。新專利法第九條第一款進一步作出了對於同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的規定,因此,新細則第四十一條第二、三、四、五款對此作出了細緻的規定,同時,對新審查指南第二部分第三章第6節也進行了相應修改。

在實務上,專利局新發佈的發明及實用新型新申請表格中,都具有一個聲明欄,只需勾選該欄位即聲明對同樣的發明創造同時申請了發明和實用新型專利。根據細則的要求,應注意要在提交申請的同時分別在發明和實用新型專利請求書中都要勾選。

6. 原第十四條被刪除

原《實施細則》 第四十一條
中國單位或者個人向外國人轉讓專利申請權或者專利權的,由國務院對外經濟貿易主管部門會同國務院科學技術行政部門批准。

解析:
因應專利法第十條的修改,並非所有的技術出口都需要國務院有關部分部門的批准,修改後的專利法第十條對此已做清晰說明,即「應當依照有關法律、行政法規的規定辦理手續」,因此,本次細則修改刪除了原第十四條。

專利法第十條所稱的「中國單位或者個人」,一般認為不包括香港、澳門兩個特別行政區的單位和個人,因為按照香港、澳門特別行政區基本法的規定,因專利法未列入兩個基本法的附件三中,因而不適用於香港、澳門特別行政區。

需要進一步說明的是,專利法第十條所稱「有關法律、行政法規」,一般是指《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》,根據該條例規定,禁止出口的技術,不得出口;限制出口的技術,實行許可證管理;自由出口技術,實行合同登記管理。

根據審查指南的規定:對於發明或者實用新型專利申請(或專利),轉讓方是中國內地的個人或者單位,受讓方是外國人、外國企業或者外國其他組織的,應當出具國務院商務主管部門頒發的《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》,或者地方商務主管部門頒發的《自由出口技術合同登記證書》,以及雙方簽字或者蓋章的轉讓合同。

轉讓方是中國內地的個人或者單位,受讓方是香港、澳門或者臺灣地區的個人、企業或者其他組織的,參照上述規定處理。

此外,按照國務院發佈的《國防專利條例》的規定,國防專利申請權和國防專利權只能向國內的中國單位或者中國公民轉讓,禁止向國外的單位或者個人轉讓。轉讓國防專利申請權或者國防專利權的,屬於全民所有制單位的,須經該單位上級主管部門批准;屬於集體所有制單位或者個人的,須經國防專利局批准。向中外合資經營企業、中外合作經營企業轉讓國防專利申請權或者國防專利權的,須向國防專利局提出申請,由國防專利局報國防科工委批准。

7. 將原第十五條改為第十四條,增加一款,作為第三款

新《實施細則》 第十四條

除依照專利法第十條規定轉讓專利權外,專利權因其他事由發生轉移的,當事人應當憑有關證明文件或者法律文書向國務院專利行政部門辦理專利權人變更轉移手續。

專利權人與他人訂立的專利實施許可合同,應當自合同生效之日起3個月內向國務院專利行政部門備案。

以專利權出質的,由出質人和質權人共同向國務院專利行政部門辦理出質登記。

解析:
本條第一款,將原措辭「專利權人變更手續」修改為「專利權轉移手續」。一般認為,專利權人變更也包含了僅專利權人的姓名或名稱發生變更,而權利主體未發生轉移的情況,因此,本次修改將其限定為轉移手續,更符合該條的本意。

所謂除轉讓以外的其他事由,一般可能包括自然人死亡後的繼承,拍賣,或法人或者其他組織的分立、合併、註銷或改制等事由,還可能是執行關於權屬糾紛的生效判決、調解或裁決等情況。

根據審查指南的規定,如果權屬糾紛是通過當事人自行協商解決的,應當提交全體當事人簽字或者蓋章的權利轉移協議書;如果是通過各地方專利局調解解決的,應當提交行政部門出具的調解書;如果是通過法院或其他仲裁機構調解或仲裁或判決確定的,應當提交生效調解書、裁決書或判決書。

如果因為單位合併、分立、登出或改變組織形式,應提交登記管理部門出具的證明文件。

如果因為繼承,應提交經公證的當事人是唯一合法繼承人或當事人已包括全部法定繼承人的證明檔。

需要指出的是,無論是由於轉讓還是其他原因的專利權或申請權的轉移,當事人辦理轉移登記手續,是專利申請權或者專利權轉移生效的要件,而不是轉讓合同生效的要件。依照合同法的規定,依法成立的轉讓專利申請權或者轉讓專利權的合同,自成立時即生效,當事人一方不得以未經登記為由主張合同無效。合同成立後,因未向國務院專利行政部門辦理登記手續使轉讓不生效的,當事人應當依法補辦登記手續。

本條第二款未作修改,同樣應指出的是,對於專利實施許可合同,未作備案不影響其效力,但對於被許可人的訴權可能會受到影響。根據專利法第六十條,專利權人及利害關係人都享有訴權,而根據有關司法解釋,利害關係人包括專利實施許可合同的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。專利實施許可合同被許可人中,獨佔實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請;排他實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下,可以提出申請。因此,有些法院要求,如果是被許可人提起訴訟,需要提供許可合同和備案證明。

本條第三款為新增條款,與專利權轉移手續不同,本細則規定由出質人和質權人共同向國務院專利行政部門辦理出質登記,但審查指南對具體手續並未做特別說明,僅規定在質押期間的專利權轉移,除應提交變更所需證明檔外,還應當提交質押雙方當事人同意變更的證明檔。

8. 增加一條作為第二十六條

新《實施細則》 二十六條
專利法所稱遺傳資源,是指取自人體、動物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位並具有實際或者潛在價值的材料;專利法所稱依賴遺傳資源完成的發明創造,是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發明創造。

就依賴遺傳資源完成的發明創造申請專利的,申請人應當在請求書中予以說明,並填寫國務院專利行政部門制定的表格。

解析:
本條為新增條款,乃因應新專利法第五條及第二十六的修改。新的發明專利請求書中新增加了第17項,作為與遺傳資源有關的資訊說明。

作為本次修法後新增加的請求類表格之一,當申請人提出的發明創造是依賴遺傳資源完成的,應當提交《遺傳資源來源披露登記表》,並按照表格附帶的注意事項填寫各欄目內容,清楚、完整地披露相關資訊。遺傳資源的直接來源,是指申請人獲得該遺傳資源的直接管道,申請人應當提供獲取該遺傳資源的時間、地點、方式、提供者等資訊。遺傳資源的原始來源,是指遺傳資源所屬的生物體在原生環境中的採集地,申請人應當提供採集該遺傳資源所屬的生物體的時間、地點、採集者等資訊。當申請人無法提供遺傳資源的原始來源時,應當陳述理由,例如指明「該種子庫未記載該遺傳資源的原始來源」、「該種子庫不能提供該遺傳資源的原始來源」,必要時提供該種子庫出具的相關書面證明。

9. 刪去第二十七條第一款

新《實施細則》 二十七條
依照專利法第二十七條規定提交的外觀設計的圖片或者照片,不得小於3釐米×8釐米,並不得大於15釐米×22釐米。

同時申請人請求保護色彩的外觀設計專利申請,應當提交彩色圖片或者照片一式兩份

申請人應當就每件外觀設計產品所需要保護的內容提交有關圖片或者照片,清楚地顯示請求保護的物件

解析:
本次修改刪除了對外觀設計圖片或照片的尺寸要求,對應的,在《審查指南》第一部分第三章中也刪除了「視圖尺寸」這一節,但仍在4.2.4節「圖片或者照片的缺陷」中保留了「圖片或者照片中顯示的產品圖形尺寸過小」作為需要補正的缺陷之一。

10. 將原第三十一條改為第三十條,增加一款,作為第一款

新《實施細則》 三十條
專利法第二十四條第(一)項所稱中國政府承認的國際展覽會,是指國際展覽會公約規定的在國際展覽局註冊或者由其認可的國際展覽會。

專利法第二十四條第(二)項所稱學術會議或者技術會議,是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議。

申請專利的發明創造有專利法第二十四條第(一)項或者第(二)項所列情形的,申請人應當在提出專利申請時聲明,並自申請日起2個月內提交有關國際展覽會或者學術會議、技術會議的組織單位出具的有關發明創造已經展出或者發表,以及展出或者發表日期的證明檔。

申請專利的發明創造有專利法第二十四條第(三)項所列情形的,國務院專利行政部門認為必要時,可以要求申請人在指定期限內提交證明檔。

申請人未依照本條第款的規定提出聲明和提交證明文件的,或者未依照本條第款的規定在指定期限內提交證明文件的,其申請不適用專利法第二十四條的規定。

解析:
本條的修改集中於對「中國政府承認的國際展覽會」的解釋。

由於原實施細則對此沒有明確解釋,因此,原《審查指南》將其解釋為:中國政府承認的國際展覽會,包括國務院及其各部委承認的在外國舉辦的展覽會。但此規定在實務上不易操作,一方面各部委執行的標準不一,另一方面各部委也沒有相關部門負責管理。

在本次實施細則修改後,新《審查指南》已經將相應規定修改為:中國政府承認的國際展覽會,是指國際展覽會公約規定的由國際展覽局註冊或者認可的國際展覽會。

11. 將原第三十二條改為第三十一條,並對內容作了修改

新《實施細則》 三十條
申請人依照專利法第三十條的規定要求外國優先權的,申請人提交的在先申請檔副本應當經原受理機構證明。依照國務院專利行政部門與該受理機構簽訂的協定,國務院專利行政部門通過電子交換等途徑獲得在先申請檔副本的,視為申請人提交了經該受理機構證明的在先申請文件副本。要求本國優先權,申請人在請求書中寫明在先申請的申請日和申請號的,視為提交了在先申請文件副本。

要求優先權,但請求書中漏寫或者錯寫在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱中的一項或者兩項內容的,國務院專利行政部門應當通知申請人在指定期限內補正;期滿未補正的,視為未要求優先權。

要求優先權的申請人的姓名或者名稱與在先申請檔副本中記載的申請人姓名或者名稱不一致的,應當提交優先權轉讓證明材料,未提交該證明材料的,視為未要求優先權。

外觀設計專利申請的申請人要求外國優先權,其在先申請未包括對外觀設計的簡要說明,申請人按照本細則第二十八條規定提交的簡要說明未超出在先申請檔的圖片或者照片表示的範圍的,不影響其享有優先權。

解析:
本次修改後對優先權資訊的填寫要求寬鬆了很多。修改前,如果在請求書中沒有填寫在先申請日和受理國家的,將沒有補正機會,直接視為未提出;修改後,只要正確填寫了在先申請的申請日、申請號和原受理機構名稱這三項中的一項資訊,即可獲得補正機會。

12. 將原第三十六條改為第三十五條,並對內容做了修改

新《實施細則》 第三十五條
依照專利法第三十一條第二款規定,將同一產品的多項相似外觀設計作為一件申請提出的,對該產品的其他設計應當與簡要說明中指定的基本設計相似。一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項。

專利法第三十一條第二款所稱同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計,是指各產品屬於分類表中同一大類,習慣上同時出售或者同時使用,而且各產品的外觀設計具有相同的設計構思。

將兩項以上外觀設計作為一件申請提出的,應當將各項外觀設計的順序編號標注在每件外觀設計產品各幅圖片或者照片的名稱之前。

解析:
新專利法第三十一條是本次修法的一處重大修改,引入了相似外觀設計可合案申請的制度。但本實施細則的本條規定並未給出相似外觀設計的判斷標準,而根據新《審查指南》第一部分第三章9.1.2節的規定,「判斷相似外觀設計時,應當將其他外觀設計與基本外觀設計單獨進行對比」,「一般情況下,經整體觀察,如果其他外觀設計和基本外觀設計具有相同或者相似的設計特徵,並且二者之間的區別點在於局部細微變化、該類產品的慣常設計、設計單元重複排列或者僅色彩要素的變化等情形,則通常認為二者屬於相似的外觀設計」。

對於可以合案申請的另一種情況,成套產品的外觀設計,其判斷標準也有所修改,由同屬同一小類修改為同一大類,且習慣上同時出售或者同時使用,而且各產品的外觀設計具有相同的設計構思。

根據新《審查指南》的相應規定:成套產品是指由兩件以上(含兩件) 屬於同一大類、各自獨立的產品組成,各產品的設計構思相同,其中每一件產品具有獨立的使用價值,而各件產品組合在一起又能體現出其組合使用價值的產品,例如由咖啡杯、咖啡壺、牛奶壺和糖罐組成的咖啡器具。

此外,新《審查指南》還規定,成套產品外觀設計專利申請中不應包含某一件或者幾件產品的相似外觀設計。例如,一項包含餐用杯和碟的成套產品外觀設計專利申請中,不應再包括所述杯和碟的兩項以上的相似外觀設計。

還應注意的是:無論是涉及同一產品的兩項以上的相似外觀設計,還是成套產品的外觀設計專利申請,其中的每一項外觀設計或者每件產品的外觀設計除了應當滿足上述合案申請的相關規定外,還應當分別具備其他授權條件;如果其中的一項外觀設計或者一件產品的外觀設計不具備授權條件,則應當刪除該項外觀設計或者該件產品的外觀設計,否則該專利申請不能被授予專利權。

本條最後一款規定了合案申請時如何編號的問題,根據新《審查指南》的規定:對於成套產品,應當在其中每件產品的視圖名稱前以阿拉伯數字順序編號標注,並在編號前加「套件」字樣。例如,對於成套產品中的第4套件的主視圖,其視圖名稱為:套件4主視圖。

對於同一產品的相似外觀設計,應當在每個設計的視圖名稱前以阿拉伯數字順序編號標注,並在編號前加「設計」字樣。例如,設計1主視圖。

元件產品,是指由多個構件相結合構成的一件產品。分為無組裝關係、組裝關係唯一或者組裝關係不唯一的元件產品。對於組裝關係唯一的元件產品,應當提交組合狀態的產品視圖;對於無組裝關係或者組裝關係不唯一的元件產品,應當提交各構件的視圖,並在每個構件的視圖名稱前以阿拉伯數字順序編號標注,並在編號前加「組件」字樣。例如,對於元件產品中的第3元件的左視圖,其視圖名稱為:組件3左視圖。對於有多種變化狀態的產品的外觀設計,應當在其顯示變化狀態的視圖名稱後,以阿拉伯數字順序編號標注。

13. 對第四十四條第一款進行了修改

新《實施細則》 四十四條
專利法第三十四條和第四十條所稱初步審查,是指審查專利申請是否具備專利法第二十六條或者第二十七條規定的檔和其他必要的檔,這些檔是否符合規定的格式,並審查下列各項:

(一) 發明專利申請是否明顯屬於專利法第五條、第二十五條規定的情形,是否不符合專利法第十八條、第十九條第一款、第二十條第一款或者本細則第十六條第二十六條第二款的規定,是否明顯不符合專利法第二條第二款、第二十六條第五款、第三十一條第一款、第三十三條或者本細則第二條第一款、第十八條、第二十條第十七條至第二十一條的規定;
(二) 實用新型專利申請是否明顯屬於專利法第五條、第二十五條規定的情形,是否不符合專利法第十八條、第十九條第一款、第二十條第一款或者本細則第十六條至第十九條第二十一條至第二十三條的規定,是否明顯不符合專利法第二條第三款、第二十二條第二款、第四款第二十六條第三款、第四款、第三十一條第一款、第三十三條或者本細則第二條第二款、第十三條第一款、第十八條至第二十三條第二十條、第四十三條第一款的規定,是否依照專利法第九條規定不能取得專利權;
(三) 外觀設計專利申請是否明顯屬於專利法第五條、第二十五條第一款第(六)項規定的情形,是否不符合專利法第十八條、第十九條第一款或者細則第十六條、第二十七條、第二十八條的規定,是否明顯不符合專利法第二條第四款、第二十三條第一款第二十七條第二款第三十一條第二款、第三十三條或者本細則第二條第三款、第十三條第一款、第四十三條第一款的規定,是否依照專利法第九條規定不能取得專利權;
(四) 申請檔是否符合本細則第二條、第三條第一款的規定。

國務院專利行政部門應當將審查意見通知申請人,要求其在指定期限內陳述意見或者補正;申請人期滿未答復的,其申請視為撤回。申請人陳述意見或者補正後,國務院專利行政部門仍然認為不符合前款所列各項規定的,應當予以駁回。

解析:
本條修改後,明顯增加了初步審查的範圍。其中,「標示粗體者」為本次修改新增加或加重力度的初審範圍。例如,原細則中,細則第十八條至第二十三條僅屬於「是否明顯不符合」的審查範圍,本次修改後,將細則第十六條至第十九條、第二十一條至第二十三條全部列入「是否不符合」的審查範圍。實務上,「是否不符合」所涉及的條款,是必須在初審中進行審查的問題;而「是否明顯不符合」所涉及的條款,原則上是由實審或無效程式解決的問題,只有當其過於明顯時,才在初審中指出,因此,對這部分條款的審查力度並沒有前者強。

14. 增加一條,作為第五十五條

新《實施細則》 五十五條
保密專利申請經審查沒有發現駁回理由的,國務院專利行政部門應當作出授予保密專利權的決定,頒發保密專利證書,登記保密專利權的有關事項。

解析:
根據《審查指南》的規定,保密專利申請的初步審查和實質審查均由專利局指定的審查員進行。

對於發明專利申請,初步審查和實質審查按照與一般發明專利申請相同的基準進行。初步審查合格的保密專利申請不予公佈,實質審查請求符合規定的,直接進入實質審查程式。經實質審查沒有發現駁回理由的,作出授予保密發明專利權的決定,並發出授予發明專利權通知書和辦理登記手續通知書。

對於實用新型專利申請,初步審查按照與一般實用新型專利申請相同的基準進行。經初步審查沒有發現駁回理由的,作出授予保密實用新型專利權的決定,並發出授予實用新型專利權通知書和辦理登記手續通知書。

保密專利申請的授權公告僅公佈專利號、申請日和授權公告日。

15. 將第五十五條改為第五十六條,並作修改

新《實施細則》 五十六條
授予實用新型或者外觀設計專利權的決定公告後,實用新型專利法第六十條規定的專利權人或者利害關係人可以請求國務院專利行政部門作出實用新型專利檢索報告專利權評價報告
請求作出實用新型專利檢索報告專利權評價報告的,應當提交專利權評價報告請求書,並指明實用新型專利的寫明專利號。每項請求應當限於一項實用新型專利權。

國務院專利行政部門收到作出實用新型專利檢索報告的請求後,應當進行審查。請求不符合規定要求的,應當通知請求人在指定期限內補正。

專利權評價報告請求書不符合規定的,國務院專利行政部門應當通知請求人在指定期限內補正;請求人期滿未補正的,視為未提出請求。

解析:
本條修改,一方面根據《專利法》第六十一條的規定,增加了外觀設計作為評價報告制度的客體,另一方面,根據《專利法》第六十條,增加了利害關係人作為提出評價報告請求的主體。

根據《審查指南》的規定,準確的說,評價報告請求的客體是已經授權的、尚有效的、尚未做出過評價報告的實用新型或外觀設計專利。

評價報告的適格請求人包括專利權人及其利害關係人。其中,利害關係人是指有權根據專利法第六十條的規定就專利侵權糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人,例如專利實施獨佔許可合同的被許可人和由專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人,同時,在提出專利權評價報告請求的同時應當提交相關證明文件。例如,請求人是專利實施獨佔許可合同的被許可人的,應當提交與專利權人訂立的專利實施獨佔許可合同或其影本;請求人是專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人的,應當提交與專利權人訂立的專利實施普通許可合同或其影本,以及專利權人授予起訴權的證明檔。如果所述專利實施許可合同已在國家知識產權局備案,請求人可以不提交專利實施許可合同,但應在請求書中注明。

此外,《審查指南》還規定,實用新型或者外觀設計專利權屬於多個專利權人共有的,請求人可以是部分專利權人。

然而,《專利法》第十五條規定:專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使有約定的,從其約定。沒有約定的,共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利;許可他人實施該專利的,收取的使用費應當在共有人之間分配。

除前款規定的情形外,行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。

由此可見,如果認為提出評價報告也是行使專利權的一種形式,那麼,《審查指南》規定允許部分專利權人提出專利權評價報告請求,似乎有違《專利法》第十五條的原則。

16. 將第五十六條改為第五十七條,並作修改

新《實施細則》 五十七條

國務院專利行政部門應當自收到專利權評價報告請求書後2個月內作出專利權評價報告。對同一項實用新型或者外觀設計專利權,有多個請求人請求作出專利權評價報告的,國務院專利行政部門僅作出一份專利權評價報告。任何單位或者個人可以查閱或者複製該專利權評價報告。

解析:
本條修改後明確了評價報告的作出時間為2個月。以前對此時間並無明文規定,實務上大致在2個半月到3個月之間。

根據本條及《審查指南》的規定,作出專利權評價報告前,多個請求人分別請求對同一件實用新型專利或者外觀設計專利作出專利權評價報告的,國家知識產權局均予以受理,但僅作出一份專利權評價報告。而如果是在已經作出評價報告後再提出的請求,則是在受理後發出視為未提出的通知。

此外,如果對評價報告的結論有異議,可以在收到評價報告後兩個月內請求啟動更正(復核)程式,而評價報告的作出部門應當成立三人復核組,如果復核組認為更正理由成立,原專利權評價報告有誤、確需更正的,應當發出更正的專利權評價報告,並在更正的專利權評價報告上注明以此報告代替原專利權評價報告,更正程式終止。

針對專利權評價報告,一般只允許提出一次更正請求,但對於復核組在補充檢索後重新作出的專利權評價報告,請求人可以再次提出更正請求。

17. 將第五十九條改為第六十條,增加一款,作為第二款

新《實施細則》 六十條
依照專利法第四十一條的規定向專利復審委員會請求復審的,應當提交復審請求書,說明理由,必要時還應當附具有關證據。

復審請求不符合專利法第十九條第一款或者第四十一條第一款規定的,專利復審委員會不予受理,書面通知復審請求人並說明理由。

復審請求書不符合規定格式的,復審請求人應當在專利復審委員會指定的期限內補正;期滿未補正的,該復審請求視為未提出。

解析:
本條新增的第二款規定了兩種不予受理的情形,一個是不符合專利法第十九條第一款關於涉外申請人必須委託代理機構的規定;另一個是不符合專利法第四十一條第一款關於收到駁回通知後三個月內提出復審請求的期限規定。

但應注意的是,這兩種情形在一定條件下均有救濟途徑。

  • 不符合專利法第十九條第一款的,只要辦理了委託手續即可。
  • 不符合專利法第四十一條第一款的,可以通過辦理恢復權利請求而獲得受理的機會。

根據《審查指南》的規定,關於復審的期限方面的要求為:

(1) 在收到專利局作出的駁回決定之日起三個月內,專利申請人可以向專利復審委員會提出復審請求;提出復審請求的期限不符合上述規定的,復審請求不予受理。
(2) 提出復審請求的期限不符合上述規定、但在專利復審委員會作出不予受理的決定後復審請求人提出恢復權利請求的,如果該恢復權利請求符合專利法實施細則第六條和第九十九條第一款有關恢復權利的規定,則允許恢復,且復審請求應當予以受理;不符合該有關規定的,不予恢復。
(3) 提出復審請求的期限不符合上述規定、但在專利復審委員會作出不予受理的決定前復審請求人提出恢復權利請求的,可對上述兩請求合併處理;該恢復權利請求符合專利法實施細則第六條和第九十九條第一款有關恢復權利的規定的,復審請求應當予以受理;不符合該有關規定的,復審請求不予受理。

而專利法實施細則第六條規定了兩種可以提出權利恢復請求的情況,一種是不可抗拒的事由而延誤的,可在障礙消除之日起兩個月內,最遲自期限屆滿之日起2年內提出恢復請求;另一種是因其他正當理由延誤的,可自收到通知之日起2個月內提出恢復請求。

從目前的實務上看,對所謂正當理由的掌握,尺度相當寬鬆,例如發明人生病或出差等,都是可以被接受的理由,但由於對第二種情形沒有規定最遲時間的限制,因此,如果經過很長時間後是否還可以以正當理由造成延誤而提出恢復請求,在目前的實施細則以及指南中並未明確加以規定。但從立法本意上看,對於第二種情形的最遲時間要求似乎應短於第一種情形為宜。因此,這方面的裁量範圍還需要在實踐中厘清和把握。

18. 將第七十一條改為第七十二條,並修改第二款

新《實施細則》 七十二條
專利復審委員會對無效宣告的請求作出決定前,無效宣告請求人可以撤回其請求。

專利復審委員會作出決定之前,無效宣告請求人撤回其請求或者其無效宣告請求被視為撤回的,無效宣告請求審查程式終止。但是,專利復審委員會認為根據已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定的,不終止審查程式。

解析:
本條出於節省程式的考慮,也出於維護公共利益的考慮,對撤回或視為撤回前已經做出的工作儘量加以利用,這就要求無效請求人與專利權人之間的調解應加快進行,如果拖的太久,則有可能仍會做出無效決定。


此外,還有一個細節應注意,根據《審查指南》的規定:「無效宣告請求人期滿未提交回執,並且不參加口頭審理的,其無效宣告請求視為撤回,無效宣告請求審查程式終止。但專利復審委員會認為根據已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定的除外」。此為一種視為撤回的情形,但應注意,必須同時滿足未提交回執,且不參加口頭審理兩個條件時,才會被視為撤回。

19. 將第七十四條改為第七十七條

新《實施細則》 第七十七條
被授予專利權的國有企業事業單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵的方式和數額的,應當自專利權公告之日起3個月內發給發明人或者設計人獎金。一項發明專利的獎金最低不少於2000 3000元;一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少於500 1000元。

由於發明人或者設計人的建議被其所屬單位採納而完成的發明創造,被授予專利權的國有企業事業單位應當從優發給獎金。

發給發明人或者設計人的獎金,企業可以計入成本,事業單位可以從事業費中列支。

解析:
本條相較於修改前的實施細則,首先擴大了實施獎勵的執行主體範圍,不再限於國有企業事業單位,另外,提高了最低獎金的數額。

20. 將第七十五條、第七十六條合併,作為第七十八條

新《實施細則》 七十八條
被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的報酬的方式和數額的,在專利權有效期限內,實施發明創造專利後,每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低於2%或者從實施該項外觀設計專利的營業利潤中提取不低於0.2%,作為報酬給予發明人或者設計人,或者參照上述比例,給予發明人或者設計人一次性報酬;被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的,應當從收取的使用費中提取不低於10%,作為報酬給予發明人或者設計人。

解析:
同樣,執行主體不再限於國有企業事業單位,而且提取比例的基礎不再扣除企業納稅部分,更具有實施操作性。

無論是修改前還是修改後的專利法第十六條都規定,獎勵與報酬的執行主體是「被授予專利權的單位」,而修改前的實施細則將「被授權專利權的單位」限定為「被授予專利權的國有企業事業單位」,這多少存在一定的衝突,而且事實上曾經發生過真實的案例:在2005年,謝文南訴明達玻璃(廈門)有限公司一案中,就因被告為中外合資公司,而非國有企業事業單位,而遭一審駁回起訴。

而本條在修改後,將適用於中國全部被授予專利權的單位。

根據專利法第十六條與實施細則本條的規定,關於獎金與報酬,應優先適用企業與員工之間的約定或企業的規章制度,只有在都未約定或規定時,才適用本條及上一條中的法定數額和比例。此外,還應注意,獎金與報酬不同,應分別加以規定和發放。

21. 刪去原《實施細則》第七十七條

原《實施細則》七十七條
本章關於獎金和報酬的規定,中國其他單位可以參照執行。

解析:
如上述,根據修改前的細則第七十七條,除國有企業事業單位外的單位可以參照也可以不參照執行,但修改後,則全部單位均應按本細則執行。

22. 第八十三條增加一款,作為第二款

新《實施細則》 第八十三條
專利權人依照專利法第十五條第十七條的規定,在其專利產品或者該產品的包裝上標明專利標識的,應當按照國務院專利行政部門規定的方式予以標明。

專利標識不符合前款規定的,由管理專利工作的部門責令改正。

解析:
根據國家知識產權局發佈的《專利標記和專利號標注方式的規定》:

第三條

在授予專利權之後的專利權有效期內,專利權人或者經專利權人同意享有專利號、專利標記標注權的專利實施許可合同的被許可人可以在其專利產品、依照專利方法直接獲得的產品或者該產品的包裝上標注專利標記和專利號。

第四條 標注專利標記和專利號的,應當標明下述內容:
(一)採用中文標注專利權的類別,例如中國發明專利、中國實用新型專利、中國外觀設計專利;
(二)國家知識產權局授予專利權的專利號,其中“ZL"表示“專利",第一、二位元數字表示提交專利申請的年代,第三位元數字表示專利類別,第四位以後為流水號和電腦校驗位元。
除上述內容之外,標注者可以附加其他文字、圖形標記,但附加的文字、圖形標記及其標注方式不得誤導公眾。

第五條

在依照專利方法直接獲得的產品或者該產品的包裝上標明專利標記和專利號的,應當採用中文注明該產品系依照專利方法所獲得的產品。

根據本條及上述《規定》第三條,尚處於申請中的未授予專利權的專利申請,無權作為專利產品加以標記,但是否可以明確標記為專利申請,並標記申請號,目前尚無明文規定

23. 對第八十七條進行了修改

新《實施細則》第八十七條
人民法院在審理民事案件中裁定對專利申請權或者專利權採取保全措施的,國務院專利行政部門應當在收到寫明申請號或者專利號的裁定書和協助執行通知書之日中止被保全的專利申請權或者專利權的有關程式。保全期限屆滿,人民法院沒有裁定繼續採取保全措施的,國務院專利行政部門自行恢復有關程式。

解析:
本條修改首先增加了專利申請權作為保全措施的執行客體。另外,規定了保全期限屆滿後的自行恢復情形。

根據《審查指南》的規定,對已執行財產保全的不得重複進行保全。執行中止後,其他人民法院又要求協助執行財產保全的,可以輪候保全。專利局應當進行輪候登記,對輪候登記在先的,自前一保全結束之日起輪候保全開始。

對於處在無效宣告程式中的專利,專利局的流程管理部門還應當將執行中止的決定通知專利復審委員會,由專利復審委員會通知無效宣告程式中的當事人。

對於中止的期限,根據《審查指南》的規定:

(1) 對於專利申請權(或專利權)權屬糾紛的當事人提出的中止請求,中止期限一般不得超過一年,即自中止請求之日起滿一年的,該中止程式結束。
有關專利申請權(或專利權)權屬糾紛在中止期限一年內未能結案,需要繼續中止程式的,請求人應當在中止期滿前請求延長中止期限,並提交權屬糾紛受理部門出具的說明尚未結案原因的證明文件。中止程式可以延長一次,延長的期限不得超過六個月。
(2) 對於人民法院要求專利局協助執行財產保全而執行中止程式的,中止期限一般為六個月。

屆滿後,人民法院要求繼續採取財產保全措施的,應當在中止期限屆滿前將繼續保全的協助執行通知書送達專利局,中止程式續展六個月。對於同一法院對於同一案件在執行程式中作出的保全裁定,專利局中止的期限不超過十二個月,在審判程式中作出的保全裁定,專利局中止的期限可以適當延長。

24. 增加一條,作為第八十八條

新《實施細則》第八十八條
國務院專利行政部門根據本細則第八十六條和第八十七條規定中止有關程式,是指暫停專利申請的初步審查、實質審查、復審程式,授予專利權程式和專利權無效宣告程式;暫停辦理放棄、變更、轉移專利權或者專利申請權手續,專利權質押手續以及專利權期限屆滿前的終止手續等。

解析:
本條明確了中止的範圍,根據《審查指南》的規定:

中止的範圍是指:

(1) 暫停專利申請的初步審查、實質審查、復審、授予專利權和專利權無效宣告程式;
(2) 暫停視為撤回專利申請、視為放棄取得專利權、未繳年費終止專利權等程式;
(3) 暫停辦理撤回專利申請、放棄專利權、變更申請人(或專利權人) 的姓名或者名稱、轉移專利申請權(或專利權)、專利權質押登記等手續。

中止請求批准前已進入公佈或者公告準備的,該程式不受中止的影響。

25. 將第九十二條改為第九十五條,並對第一款進行修改

新《實施細則》第九十五條
申請人應當在收到受理通知書後,最遲自申請日起2個月內或者在收到受理通知書之日起15 日內繳納申請費、公佈印刷費和必要的申請附加費;期滿未繳納或者未繳足的,其申請視為撤回。

申請人要求優先權的,應當在繳納申請費的同時繳納優先權要求費;期滿未繳納或者未繳足的,視為未要求優先權。

解析:
儘管本條修改後從條文理解上看,允許在申請日之後、收到受理通知書之前繳費,但根據專利局流程,沒有申請號時,無法實現繳費,因此,實際上還是要等到收到受理通知書之後才可以繳費。

本條修改最大的意義是對於一些偏遠地區或郵路故障的情形,造成的在2個月後才收到受理通知書時,可以適用「在收到受理通知書之日起15日內」繳費的規定。

26. 將第九十七條改為第九十九條,並修改

新《實施細則》第九十九條
恢復權利請求費應當在本細則規定的相關期限內繳納;期滿未繳納或者未繳足的,視為未提出請求。

延長期限請求費應當在相應期限屆滿之日前繳納;期滿未繳納或者未繳足的,視為未提出請求。

著錄事項變更費、實用新型專利檢索報告費、中止程式請求費、強制許可請求費、強制許可使用費的裁決請求費、專利權評價報告請求費、無效宣告請求費應當自提出請求之日起1個月內繳納;期滿未繳納或者未繳足的,視為未提出請求。

解析:
根據《審查指南》的規定, 恢復權利請求費的繳納期限是自當事人收到專利局確認權利喪失通知之日起兩個月內。

27. 將第一百零四條改為第一百零六條,並修改

新《實施細則》第一百零六條
國際申請在國際階段作過修改,申請人要求已經修改的申請檔為基礎進行審查的,申請人應當在國務院專利行政部門作好國家公佈的準備工作前自進入日起2 個月內提交修改部分的中文譯文。在該期間內未提交中文譯文的,對申請人在國際階段提出的修改,國務院專利行政部門不予考慮。

解析:
本條修改後對提交以國際階段修改的申請檔為審查基礎的中文譯文的期限規定了明確的法定時限(即自進入日起2個月內提交);而修改前規定的期限不夠明確,難以監控。

28. 將第一百零七條改為第一百一十條,刪除第二款、第四款;將第一百一十四條改為第一百一十條第二款。

新《實施細則》第一百一十條
申請人在國際階段已要求一項或者多項優先權,在進入中國國家階段時該優先權要求繼續有效的,視為已經依照專利法第三十條的規定提出了書面聲明。

申請人應當自進入日起2 個月內繳納優先權要求費;期滿未繳納或者未繳足的,視為未要求該優先權。

申請人在國際階段已依照專利合作條約的規定,提交過在先申請檔副本的,辦理進入中國國家階段手續時不需要向國務院專利行政部門提交在先申請檔副本。申請人在國際階段未提交在先申請檔副本的,國務院專利行政部門認為必要時,可以通知申請人在指定期限內補交;申請人期滿未補交的,其優先權要求視為未提出。

解析:
本條修改後明確規定了國際申請進入中國國家階段繳納優先權費用的法定時限(即自進入日起2個月內)。

29. 將第一百零九條改為第一百一十二條,對第一款進行了修改

新《實施細則》第一百一十二條
要求獲得實用新型專利權的國際申請,申請人可以在辦理進入中國國家階段手續之日起1個月內自進入日起2個月內對專利申請文件主動提出修改。

要求獲得發明專利權的國際申請,適用本細則第五十一條第一款的規定。

解析:
本條修改了要求實用新型專利權的國際申請的主動修改的期限(即由自進入日起1個月改為2個月),使其與中國大陸實用新型專利申請的主動修改期限一致。

30. 刪去第一百一十三條、第一百一十四條

原《實施細則》第一百一十三條
申請人依照本細則第一百零一條 的規定提交檔和繳納費用的,以國務院專利行政部門收到檔之日為提交日、收到費用之日為繳納日。

提交的文件郵遞延誤的,申請人自發現延誤之日起1 個月內證明該文件已經在本細則第一百零一條規定的期限屆滿之日前5 日交付郵寄的,該檔視為在期限屆滿之日收到。但是,申請人提供證明的時間不得遲於本細則第一百零一條規定的期限屆滿後6 個月。

申請人依照本細則第一百零一條的規定向國務院專利行政部門提交檔,可以使用傳真方式。申請人使用傳真方式的,以國務院專利行政部門收到傳真件之日為提交日。申請人應當自發送傳真之日起14 日內向國務院專利行政部門提交傳真件的原件。期滿未提交原件的,視為未提交該文件。

解析:
國際申請進入中國國家階段的申請檔如以郵寄方式提交,專利局以郵件的郵戳日為提交日。如郵戳不清晰,則以收到日為提交日;如申請人有異議,可以向專利局提交中國郵政部門提供的證明郵戳日期的證明文件來證明真實的郵寄日期。專利局已取消以傳真方式接收申請檔。

 


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