法規解析
中國第三次專利相關法規修改重點系列報導-同樣發明創造的處理程序

作者╱北美智權專利研發部 邱子殷

2010.05.03

中國國家知識產權局令第55號公佈了2010年修改後的專利法審查指南,於2010年2月1日施行,此次修改後的審查指南為了適應專利法第9條以及專利法實施細則第41條相應規定的變化,調整了初步審查、實質審查以及無效宣告程序中對於同樣的發明創造的處理程序。專利法第9條與實施細則第41條規定分別說明如下:
                                
專利法第9條:
「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。

兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。」

專利法實施細則第41條:
「兩個以上的申請人同日(指申請日;有優先權的,指優先權日)分別就同樣的發明創造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知後自行協商確定申請人。

同一申請人在同日(指申請日)對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的,應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利;未作說明的,依照專利法第九條第一款關於同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。

國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權,應當公告申請人已依照本條第二款的規定同時申請了發明專利的說明。

發明專利申請經審查沒有發現駁回理由,國務院專利行政部門應當通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。申請人聲明放棄的,國務院專利行政部門應當作出授予發明專利權的決定,並在公告授予發明專利權時一併公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的,國務院專利行政部門應當駁回該發明專利申請;申請人期滿未答復的,視為撤回該發明專利申請。

實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。」

首先,簡單介紹一下實用新型與外觀設計在初步審查中,關於同樣的發明創造的處理程序。審查指南第一部份第二章實用新型專利申請的初步審查中第1.3節根據專利法第9條的審查的規定,「專利法第九條第一款規定,同樣的發明創造只能授予一項專利權。專利法第九條第二款規定,兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。初步審查中,對於實用新型專利申請依照專利法第九條的規定是否能取得專利權,一般不通過檢索進行審查。但審查員已經得知有申請人就同樣的發明創造申請了專利的,應當進行審查。對同樣的發明創造的處理,參照本指南第二部分第三章第六節的規定。」

而於審查指南第一部份第三章外觀設計專利申請的初步審查中的第1.1節根據專利法第九條的審查,「專利法第九條第一款規定,同樣的發明創造只能授予一項專利權。專利法第九條第二款規定,兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。初步審查中,對於外觀設計專利申請根據專利法第九條的規定是否能夠取得專利權,一般不通過檢索進行審查。但審查員已經得知有申請人就同樣的外觀設計提出了專利申請的,應當進行審查。」另於第1.1.1節判斷原則,「在判斷是否構成專利法第九條所述的同樣的發明創造時,應當以表示在兩件外觀設計專利申請或專利的圖片或者照片中的產品的外觀設計為准。同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者實質相同。外觀設計相同或者實質相同的判斷原則,適用本指南第四部分第五章的相關規定。」

接下來,簡單介紹發明專利申請的實質審查中,關於同樣的發明創造的處理程序,根據審查指南第二部份第三章第5節不喪失新穎性的寬限期的規定,「從公開之日至提出申請的期間,如果第三人獨立地作出了同樣的發明創造,而且在申請人提出專利申請以前提出了專利申請,那麼根據先申請原則, 申請人就不能取得專利權。當然,由於申請人(包括發明人)的公開,使該發明創造成為現有技術,故第三人的申請沒有新穎性,也不能取得專利權。」

另外,審查指南第二部分第二章第6節對同樣的發明創造的處理中進行了適應性的修改,其中對兩件專利申請的處理,同一申請人同日(指申請日,有優先權的指優先權日)就同樣的發明創造提出兩件專利申請,它們符合授予專利權的其他條件,應當分別通知申請人進行選擇或者修改。然而,專利法第9條第1款增加規定了「禁止重複授權原則」,在該條款中,又規定了該原則的一種例外情況,即對於同一申請人同日(僅指申請日)對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的,在先獲得的實用新型專利權尚未終止,並且申請人在申請時分別做出說明的,除通過修改發明專利申請外,還可以通過放棄實用新型專利權避免重複授權。審查上述發明專利申請時,如果該申請符合授權的其他條件,應當通知申請人進行選擇或者修改,申請人選擇放棄實用新型專利權的,應當在答復審查意見通知書時,附交放棄實用新型專利權的書面聲明。此時,對符合授權條件的發明專利申請應當發出授權通知書,並將放棄上述實用新型專利權的書面聲明轉至有關審查部門,由專利局予以登記和公告,公告上註明上述實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。

最後,簡單介紹一下無效宣告程序中,對於同樣的發明創造的處理,根據審查指南第四部份第七章的規定,當同一專利權人同日申請、授權在先的專利權有效、授權在後的專利權無效,這樣的處理方式簡化了無效宣告程序,也利於專利複審委員會儘早結案,同時也符合專利法第9條的規定。當然,如果屬於專利法第9條第1款規定的例外情況,即在符合專利法第9條及其實施細則第41條規定的情況下,允許專利權人從公告授予發明專利權之日起放棄該實用新型專利權而保留授權在後的發明專利權。

對於同一專利權人同日申請、屬於同樣的發明創造的兩件專利的授權公告日也相同的情形,如果僅有一項專利權被宣告無效,從簡化程序的角度考量,該專利權會直接被宣告無效;如果屬於同樣的發明創造的兩項專利權均被提出無效宣告,則由於無從區分,因而給予專利權人選擇的機會。但在告知專利權人進行選擇後,專利權人不選擇保留其中一項專利權的,專利複審委員會可以視為專利權人放棄其選擇的權利,那麼依據專利法第9條的規定,這兩項專利權均存在重複授權的缺陷,因而該兩項專利權均予無效。

然而,對於不同專利權人同日申請、屬於同樣的發明創造的兩件專利,由於在申請日時,各專利權人一般不可能知曉另一專利權人的申請,且不同類型的專利的效力和保護期限有所差別,因此,處理方式不再區分授權公告日相同或者不同,而均給予各專利權人協商選擇所要保留的專利權的機會。同樣地,在告知各專利權人進行協商選擇後,專利權人均不選擇保留其中一項的,可以視為專利權人放棄其選擇的權利,那麼依據專利法第9條的規定,這兩項專利權均存在重複授權的缺陷,因而該兩項專利權均予無效。

以上內容僅就初步審查、實質審查以及無效宣告程序中對於同樣的發明創造的處理程序,作一個簡單的整理與介紹。

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