法規解析
中國專利新法精選Q&A-Part 2

作者北美智權專利研發部 陳巧伶

2009.10.30

(一)此次修法有無影響復審程序?某一案件提出復審申請後,在復審委員做出駁回決定前,申請人在哪些時間點可以提出意見與說明書或clam的修改?是否至少有一次的機會可以提出意見與說明書或clam的修改?

解答:由已通過並實施的大陸新法,此次修法並未涉及復審程序,因新法相應的實施細則及審查指南尚未公布,目前依實施細則(2002版)及審查指南(2006年版),在提出復審請求、答覆復審通知書時,復審請求人可以對申請文件進行修改。但所作修改必須要符合專利法第三十三條(修改不得超出原說明書及權利要求書記載範圍)和專利法實施細則第六十條第一款(申請人所做之修改僅限於消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷)的規定。

詳可見「專利申請被駁回了怎麼辦?簡介中國大陸復審程序」一文。

(二)國家知識產權局(SIPO)有否類似美國對下Final Rejection的規定?

解答:依規定,做出駁回決定前,會給申請人至少一次OA機會,而駁回決定一般在第二次OA之後才能做出,但若第一次OA未針對審查意見提出有說服力的意見陳述和/或證據,也未對申請文件進行修改,則審查員可以直接做出駁回決定;另外,如果第一次OA修改後的申請文件,仍存在審查意見中指出的缺陷,只要駁回所針對的事實改變,審查員依規定會再給一次OA機會,但對於此後的修改,又涉及同類缺陷,審查員可直接做出駁回決定。(審查指南2006年版Ⅱ.Ⅷ-6.1)

(三)專利法第24條,不喪失新穎性寬限期
1. 「規定的學術會議或技術會議」有哪些?有哪些管道可得知這些會議訊息?
2. 「他人未經同意而洩漏其內容」的專利申請案,必須提供哪些證明?又若此時有其他人對相同技術內容進行專利申請時,是否喪失新穎性?

解答:規定的學術會議或者技術會議,指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議,不包括省以下或者受國務院各部委或者全國性學術團體委託或者以其名義召開的學術會議或者技術會議。學術會議和技術會議的證明文件,應由國務院有關主管部門或者組織會議的全國性學術團體出具,證明文件應註明會議召開日期、地點、會議的名稱以及該發明創造發表的日期、形式和內容並加蓋公章。(審查指南2006年版Ⅰ.Ⅰ-6.3.2)

對於申請人提交關於他人洩漏申請內容的證明文件,應當註明洩漏日期、洩漏方式、洩漏內容、並由證明人簽字或者蓋章(審查指南2006年版Ⅰ.Ⅰ-6.3.3)

依新專利法(2008年版)第二十二條,新穎性是指該發明或者實用新型不屬於現有技術,而現有技術是指申請日以前(有優先權日者,指優先權日)在中國國內外為公眾所知的技術,故已被洩漏,導致技術內容已經公開,可為公眾所得知的技術內容也屬於現有技術,如果他人以此進行專利申請,將喪失新穎性。

(四)專利權評價報告提出主體
1. 非專利權人是否可對於實用新型和外觀設計專利評價報告提出申請?如果專利評價報告對專利權人不利時,專利權人可提意見陳述?
2. 新法規定專利評價報告可由「利害關係人」提出,其定義為何?是否必須和專利權人有訴訟關係才算利害關係人?

解答:由新專利法(2008年版)第六十一條第二款,「專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作部門可要求專利權人或者利害關係人出具相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後做出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的依據。」的規定,需要出具專利權評價報告的主體由原舊法(2000年版)規定的專利權人,擴大至利害關係人。

另依照新實施細則送人大審議版第五十六條的規定,利害關係人可請求國家知識產權局針對系爭專利做出評價報告;同條第二款,所謂利害關係人是指有權根據專利法第六十條規定就專利侵權糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人,包括專利實施獨佔許可合同的被許可人,以及由專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人。

依據同法第五十八條,國家知識產權局發現有不符合專利法或是該法中規定的情形,將會將其初步評價意見及其理由通知專利權人,專利權人可以自收到通知書之日起一個月內陳述意見,申請人期滿前陳述意見者,國家知識產權局將考慮該意見做出專利權評價報告,申請人期滿未答覆者,否則不影響專利權評價報告。
但該送審版實施細則尚未審定公告,未來還有可能更改,須注意!!

(五)發明新型同時申請,權利是否接續?

解答:關於同一人同日申請發明及實用新型專利的權利接續問題,依據新實施細則送人大審議版第四十三條第四款,「實用新型專利自公告授予發明專利權之日起放棄」,發明專利權於公告之日起生效,由此權利得以接續;但須注意,依同條第一款規定,同一人於同日對同樣發明創造同時申請發明及實用新型專利,必須要在申請時分別聲明,未聲明者不適用專利法(2008)第九條第一款第二句的規定,即「同一申請人同日對同樣的發明創造暨申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權」。

簡而言之,申請人同日對同樣發明創造申請發明及實用新型,欲使兩專利權利得以接續,就必須在申請同時分別提交聲明,而該聲明將在實用新型專利獲准(中國作授權)公告時一併公告,申請人未事先聲明者,國家知識產權局將於發明專利實審程序時,依照專利法(2008)第九條第一款第一句,「同樣的發明創造只能授予一項專利權」的規定進行審查,通知申請人進行修改,期滿未答覆,其發明專利申請將被視為撤回:經申請人陳述意見或進行修改後,仍不符合專利法(2008)第九條第一款規定者,發明專利將被駁回。

該送審版實施細則尚未審定公告,未來還有可能更改,須注意!!