法規解析

由中國第三次修法觀察最高人民法院對專利糾紛的處理方向

作者╱北美智權專利研發部 邱英武

2009.08.31


緣起

中國修正之專利法將於2009年10月1日起正式施行,爲此,中國最高法院為能使專利糾紛的審理更正確,對於專利糾紛的侵權認定、專利權保護範圍界定與損害賠償金額界定…等,亦於2009年6月19日提出解釋之徵求意見稿,企盼各界給予意見。雖然至2009/7/10截止意見蒐集,然官方網站中至今尚未看到正式公布的版本,但由該徵求意見稿中仍可看出中國法院系統日後對於專利糾紛的處理方向。因此藉由本文,將該徵求意見稿整理分析,以供讀者參考。

徵求意見稿重點

於訴訟過程中,權利要求主張之時間點
專利權利人必須於訴訟中明確主張權利要求,否則法院無法進行確定專利權保護範圍的審理。權利人可以於第一審言詞辯論終結前,變更所主張的權利要求。


1. 一審宣判前

於一審宣判前,權利人所主張的權利要求被宣告無效,但專利權仍可以以其他權利要求為基礎的前提下,使得專利權仍被認定有效者,權利人可以以有效的權利要求為請求,主張法院確定專利權保護範圍,此時,法院不得予以拒絕。

2. 一審宣判後,二審宣判前
權利人主張以第一審未主張的權利要求,請求法院確認專利權保護範圍時,第二審法院可以依據當事人自願原則,就該新主張的權利要求進行調解,若調解不成,法院應告知權利人另行起訴;但若是於第一審已經主張,第一審法院卻未為裁判者,第二審法院可以根據當事人自願原則,進行調解,若調解不成,發回重審,惟未為裁判的權利要求不影響侵權認定者,則不發回重審。

依權利要求確定專利權保護範圍
1. 權利要求的解讀
法院於確定專利權保護範圍時,應先依據該技術領域一般人的知識,去閱讀說明書及附圖,並理解專利權保護範圍。若所理解的權利要求內容與權利要求字面上的意義不相同時,則應以普通技術人的知識去理解權利要求,並確認專利權保護範圍。

在解讀權利要求用語時,可以參考說明書、附圖、權利要求書中的其他權利要求、專利審查檔案,去解釋權利要求的相關內容。而若說明書中,對於權利要求用語有特別界定者,則以該特別界定作為權利要求用語的含意。若仍無法確定權利要求用語者,則可以結合工具書、教科書等公知文獻以及該領域普通技術人員理解的通常含意進行解釋。

2. 保護範圍與等同技術特徵
專利法第59條所謂的「保護範圍」,係指權利要求記載的技術特徵所界定的範圍,若權利人主張包括等同的技術特徵所界定的範圍者,法院應以該等同的技術特徵來確定專利權保護範圍。所謂的「等同技術特徵」,係指與權利要求記載的技術特徵相比,以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且該領域一般技術人員,在侵權行為發生時,無須特別思考即可以聯想到的特徵。

3. 以功能或是效果表現的技術特徵
若是以功能或是效果表達技術特徵者,人民法院應根據說明書及附圖所載明的技術特徵實施方式以及等同的實施方式,確定技術特徵的內容。

4. 禁反言
於申請案過程中,專利權人主動或是被動的對權利要求,做出限縮性修改或是陳述時,不得在訴訟中,將已經放棄的技術方案重行主張。

5. 落入專利權保護範圍與否的認定
判定是否落入專利保護範圍時,應將權利人所主張的所有技術特徵予以考慮。因此,若被訴侵權技術方案與專利權全部技術特徵相比對後,缺少或是不相同也不等同於專利權技術特徵的其中一項以上時,應為未落入專利權保護範圍的判定。

6. 從屬權利要求的保護範圍認定
若權利主張人以從屬權利要求確定專利權保護範圍者,法院應綜合從屬權利要求記載的附加技術特徵以及其引用的權利要求記載的技術特徵,共同確定專利權保護範圍。

發明與實用新型侵權行為的認定
1. 專利法第11、69條的製造
若侵權行為為組裝專利產品者,將認定為「製造」行為,但若產品通常係以成套組件的形式對外銷售,而由銷售者或者使用者自行組裝者,則排除在外。若是回收特定包裝物外觀設計產品,用於包裝相同或是近似類別產品者,將被認定為「製造」行為。

2. 專利法第11、69條的使用
將侵害發明或實用新型專利權的產品,作為另一個產品的零件而去製造時,將會被認定屬於「使用」的行為。

3. 專利法第11、69條的銷售
將侵害發明或實用新型專利權的產品,作為另一個產品的零件而去銷售時,將會被認定屬於「銷售」行為。

另若是將侵害專利權的外觀設計產品,作為另一產品的零件而去製造並銷售時,亦會被認定屬於「銷售」行為。

4. 共同犯罪行為
對於製造或是銷售行為人間,處於「分工合作」關係者,即使僅是銷售或是使用行為,均將會被改為認定屬於「製造」行為。另若被訴侵權行為人不提供侵權產品的合法來源或是提供的產品來源不真實時,此時將會被推定屬於「製造」行為。

5. 專利法第11、69條的依照專利方法直接獲得的產品
使用專利方法獲得的原始產品,將會被認定為依照專利方法直接獲得的產品。

6. 專利法第11、69條的使用依照該專利方法直接獲得的產品
對於原始產品進一步加工、處理而獲得的後續產品行為,將會被認定為使用依照該專利方法直接獲得的產品。

7. 連帶民事責任
當行為人知曉有關產品係只能用於實施特定發明或者實用新型的原材料、中間產品、零部件、設備等,仍將其提供給第三人,以實施侵犯專利權的行為,第三人與行為人必須承擔連帶賠償責任,但若第三人的實施行為非為生產經營目的者,則僅由行為人承擔民事責任。

外觀設計侵權認定
1. 設計與產品類別之相同/相近
法院應對於外觀設計產品,應以是否相同或相近於已授予專利權的外觀設計專利保護範圍,去予以判斷。所以,若產品類別相同或相近,但產品的設計不相同,也不相似;或是即使設計相同或相似,但產品類別不相同也不相近者,均不會被認定為落入外觀設計專利的保護範圍中。

前述的「相同/相近類別產品」,係指用途相同/相近的產品,法院為判斷相同/相近時,可以參考國際外觀設計分類表以及簡要說明記載的產品名稱、用途,並考慮產品銷售、實際使用的情況等各種因素,去認定產品用途。

2. 判斷是否相同或相近的認知基準
乃以與外觀設計專利產品相關之公眾的知識水平與認知能力為基準。進一步而言,即是對外觀設計的相關設計狀況具有常識性瞭解,並且對不同外觀設計之間,在外型、圖案、色彩上的差別,具有一定分辨力之人,僅是通常不會去注意到外型、圖案、色彩上的微小變化。

3. 整體視覺效果與設計要點
法院為相同或相近判定時,應根據外觀設計整體視覺效果,綜合考慮外觀設計專利保護範圍內的全部技術特徵。但是若為實現產品技術功能,所能採用的唯一的外觀設計以及產品內部結構與材料,此些對於整體視覺效果不產生影響的特徵,應不予以考慮。所以,經過判斷,認為將會混淆公眾的整體視覺效果者,將會被認定為相似的設計。但是若侵權的外觀設計不包含已授權的外觀設計專利的設計要點者,將不會被判定為會產生混淆。所謂的「設計要點」,係指授權外觀設計相對於現有設計能夠對相關公眾產生顯著視覺影響的設計特徵,此時可以參考外觀設計的簡要說明而去判定。

被告抗辯手段
訴訟時被告得以提出證據,證明原告全部的專利保護範圍,與現有技技術方案或專利權的技術特徵,為相同或等同。若被告舉證的證據屬時,人民法院應為專利法第62條之認定,為有利於被告的認定。

先用權
1. 基本概念
專利法中對於不視為侵權的行為規定於第69條,其中對於第二項部分即為所謂的「先用權」。亦即在專利申請日前,已經在製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備,並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的,不會被認定為侵權行為。至於條文中的「必要準備」,明確定義如下:「已經完成實施發明創造所需的主要技術圖紙或是工藝文件;亦或是已經製造或者購買發明創造所需的主要設備或者模具。」

另對於條文中的「原有範圍」亦予以界定如下:「乃包括專利申請日前已經有生產規模」或是「利用已有設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。」

2. 先用權讓與
惟先用權人於專利申請日後,將已經實施或者做好實施必要準備的技術或者設計,轉讓或者許可他人實施,此時受讓人或是被許可實施之人,不得主張此項先用權,以排除被認定為侵權行為。藉此限制先用權的過度擴張進而保護專利權人。但若讓是將該技術或者設計與原有先用權的企業,一併轉讓或者承繼的話,被受讓人或是承繼人仍可以主張先用權。

標準與實施關係
1. 未揭露專利
當專利權人同意的條件下,且該專利被國家、產業界或是地方標準制訂組織,列為標準的內容,但在該標準中未揭露該專利時,專利權人可以同時許可他人實施該專利,法院不得為不准予實施的認定。基於前述許可實施時,人民法院於認定使用費時,應綜合考慮專利的創新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術領域、標準的性質、標準實施的範圍等因素,而去判斷。當然,若專利權人主動承諾放棄收取使用費者,那人民法院即無須介入認定。雖說專利權人可以收取使用費,但最終若專利權的行使依據專利法,僅能以標準的形式展現時,人民法院仍可以為不准予許可實施裁定。

2. 已經揭露專利
但若已經揭露該專利以及許可實施條件時,若第三人未依照揭露的許可實施條件實施該專利時,人民法院應為該行為人應遵照揭露的許可實施條件實施該專利的認定。另若揭露的許可實施條件明顯不合理者,經當事人請求,人民法院可以介入適當調整。但若是未揭露許可實施條件或是揭露不明時,當事人應先經過協商,協商不成時,可以請法院介入確定。

賠償金額確認
於適用專利法第65條第1款時,應確定「侵權人因侵權所獲得的利益」,此段的利益限於侵權人因侵犯專利權本身所獲得的利益,若有其他因素共同產生侵權利益者,應將其他因素產生的利益予以排除在外。

若發明或實用新型專利權產品為其他產品的零件者,此時人民法院於認定賠償額度時,應先確認該零件本身的價值,以及其於整個產品中的貢獻度,去認定賠償額度。另若該零件屬於整個產品的關鍵零件且於產品包裝銷售時,為不可分離的部分,此時則應以包裝銷售的利潤去核算賠償額度。從此出發,若設計專利為產品的包裝物者,判斷方式相同。

臨時保護
專利法第13條規定,發明專利申請人於申請之專利公布後,申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。審查該費用應給付的期間時,可以參照專利侵權的法律規定。惟當法院判定是否於臨時保護期間存在實施發明專利的行為時,發現公布的權利保護範圍與公告時不一致時,應以較窄的權利保護範圍為判斷基準。


警告信函與訴訟提起的關連性
當專利權人以書面警告侵權嫌疑行為人後,被警告人或是利害關係人,得以書面催告警告人應於收到催告之日起1個月內,撤回警告信或是提起訴訟。若被警告人既不撤回警告信,也不提起訴訟者,被警告人或是利害關係人,可以逕行提起訴訟,請求法院確認其行為不侵犯專利權。此時人民法院應予以受理。

新穎性證據認定
明確界定新穎性證據的認定,亦即若產品或是產品的技術方案,於專利申請日之前,未為國內外公眾所周知的,法院即應認定該產品即符合專利法第61條第1款所規定的新穎性證據。

結論

此項解釋將同中國專利新法於2009/10/1正式施行,可使司法判斷更加方便,但仍有著優、缺點,分析如下:

加速市場競爭或是迴避的判斷
為避免被警告人或是利害關係人處於擔心被要求賠償的恐懼中,於是將警告行為與訴訟提起予以連結。賦予被警告人或是利害關係人,可以書面要求警告人儘速提起訴訟,確認侵權事實是否存在。若警告人怠於提起訴訟者,被警告人或是利害關係人,可以逕行提起訴訟,法院應予以受理。如此,可以加速確認侵權事實的確認,以使業界快速判斷是否為市場上競爭或是迴避行為的決定。

行政解釋拘束司法心證判斷
此項解釋僅是最高人民法院的公告,對於專利法上的各項成立要件判斷,應是回歸由法官以個人的自由心證去判斷,實不應以行政解釋拘束司法判斷。惟此為目前中國法制上的現實狀況,於目前僅能遵行該解釋。

先用權限制的美意打折扣
雖於解釋中對於先用權的限制加以規定,但卻又開了另一扇門,讓先用權的技術或者設計一併與原先主張先用權的企業受讓或是承繼者,仍可主張先用權,限縮專利權人的權利。

賠償金的認定更加合理化
賠償金的認定必須依據實際侵權的範疇去認定,該解釋中對於賠償金的認定提出更合理的標準,以供法院遵循。