法規解析
《PCT細則》新規定

作者╱北美智權法規研究組 黃蘭閔

2008.08.29

文章綱要:
一、2008年7月1日生效之新法
二、2009年1月1日預訂生效之新法

各國經常不定期的修改其專利法規,包括如規費、申請文件、線上作業等等,《專利合作條約》(PCT)也不例外,亦經常會對相關規定進行修訂作業。以近期為例,《專利合作條約實施細則》(即PCT細則)部分增修條文已在2008年7月1日起開始生效,此外還有部份規定將於2009年1月1日生效,在此一併整理供讀者在進行專利佈局規劃之參考。

一、2008年7月1日生效之新法

已生效的新法中,PCT國際申請費調降5%,由1400瑞郎減為1330瑞郎,申請人可省下70瑞郎(約合新台幣2000元)的規費。若申請人為自然人,且國籍、居住地為國民平均年所得低於3000美元的國家,或國籍、居住地為新加坡、安地卡、巴林等9國,其國際申請費及手續費減免幅度由75%提高到90%。

此外,若PCT申請案曾有相關先申請案接受過官方檢索,申請人可請求PCT申請案的國際檢索單位(ISA)考慮其檢索結果,而受理的ISA也可視情況要求申請人提供先申請案複本及譯文、其檢索結果譯文及引用文獻複本。假使兩個檢索單位不同,PCT申請案的ISA「可」考慮先申請案的檢索結果,但如果先申請案的檢索單位正是負責此一PCT申請案的ISA,依規定PCT申請案的ISA「須」考慮先申請案的檢索結果。若先申請案檢索結果的確對PCT申請案的檢索作業有所助益,申請人可獲退部分檢索費。

其次,2007年《PCT細則》新增Rule 26bis.3條文(Restoration of Right of Priority by Receiving Office),萬一PCT申請案未能於12個月的優先權主張期限內送件,只要申請日與優先權主張期限日相距不超過2個月,仍有機會繳費挽救,進入國家階段後,或許還有部分國家願意承認其優先權主張效力。而此次修法進一步規定,若申請人未於期限內繳納補救規費,PCT申請案受理局有權把繳費期限延長兩個月。

而《PCT細則》亦新增Rule 29.1(v)條文,內容說明:即使受理局已公告一PCT申請案視為撤回,除非負責國際公開作業的國際局(IB)在完成準備前接到正式通知,否則此一PCT申請案仍將按預定時間公開。

針對線上申請作業可能因轉檔(例如由Word檔轉為XML或PDF檔)造成送件內容錯誤的問題,此次修訂《行政規程》(Administrative Instructions)第706條,授權受理局自由決定是否開放申請人併送轉檔前格式(pre-conversion format)檔案。若有受理局開放此一作法,且申請人線上送件時同時附上轉檔前格式檔案,則日後申請人發現轉檔錯誤,可於最早優先權日起算30個月內請求受理局更正。

最後,PCT請求書(Request)及要求書(Demand)新增電子郵件授權欄位,申請人可勾選並填入電子郵件地址,則PCT國際階段各局可視其狀況決定是否先以電子郵件通知申請人。不過電子郵件只是函知預送本(advance copy),各局仍會發出紙本通知,並視紙本函知文件為正式法律文件,以紙本文件發文日為基準計算各個期限日。


二、2009年1月1日預訂生效之新法

《PCT細則》還有部分新規定將於2009年1月1日生效,PCT申請案國際公開是其中一項受到影響的作業流程。

自2009年1月1日當日起,新申請的PCT申請案將新增適用韓文及葡萄牙文兩種公開語文,也就是未來將有部分PCT申請案是以韓文或葡萄牙文公開。而且除了PCT申請案現今使用的公開文件分類碼(kind code),未來還將新增3種公開文件分類碼,即A4、A8、A9。

目前PCT申請案使用的公開文件分類碼共有3種:A1表示PCT申請案與國際檢索報告(ISR)一起公開;A2表示PCT申請案是在沒有ISR的情況下公開;A3表示ISR另行單獨公開。

未來若請求項經修正或申請人依PCT第19條條文提出聲明,將另外歸類為A4公開文件。為變更首頁著錄事項所為之再公開,歸屬A8公開文件。為更正、修改、補充PCT申請案或ISR內容所做的再公開,則劃歸A9公開文件。這項變動,應有助公眾分辨PCT國際階段文件再公開的原因。

更重要的是,先前技術(prior art)資料庫日趨龐雜、文獻語文日益多元,檢索難度與日俱增,此次修法將開放ISA提供補充國際檢索(supplementary international search,簡稱SIS)服務。新法生效後,申請人除原指定的ISA之外,有權額外選擇再一個ISA,甚至是更多個ISA協助檢索。

目前PCT架構下共有13個合格的ISA,即奧地利、澳洲、加拿大、中國、西班牙、芬蘭、日本、韓國、俄羅斯、瑞典、美國等國的專利局,外加EPO,以及丹麥、冰島、挪威三國合組的北歐專利組織NPI。

奧地利、俄羅斯、瑞典專利局及NPI已同意自2009年1月1日起提供SIS服務。EPO和芬蘭專利局需要一年的緩衝時間,預備2010年1月1日才開始受理SIS服務。

不過並不是所有ISA都已準備受理SIS申請。加拿大、日本、西班牙和美國專利局相繼表示近期無意加入,澳洲、中國、韓國專利局則尚在考慮。

儘管如此,預料這項辦法可幫助申請人在國際階段取得更全面的先前技術檢索結果,進而提高PCT國際階段檢索報告的參考價值。