繼上篇說明了設計專利權利範圍解讀的3個原則後，本期將繼續介紹其它原則及迴避設計的要領。

原則四：所有的圖面都不能忽視，底部也是設計特徵

在Contessa的案例（註17）中，Contessa食品公司有一個蝦盤擺飾的D404,612設計專利（如圖12所示，以下簡稱612專利，競爭對手Conagra公司從泰國進口以及販賣的「蝦盤」產品（如圖13所示）所使用排列蝦子的方式與612專利近似，Contessa食品公司控告Conagra等公司侵害612專利，加州中區地方法院作出侵權成立的判決、被告不服，向CAFC提出上訴。

圖12 美國D404,612號設計專利「蝦盤」
圖13 被告Conagra進口的蝦盤

CAFC駁回地區法院的判決，並發回更審。CAFC說明：依612專利所附之圖面觀之，除了盤面上蝦子的排列方式，還有圖4及圖5所揭露的盤子底部形狀，地區法院應將5個圖面所構成的整體設計以及其上揭露的所有裝飾性特徵與被告產品比對，不能僅將612專利在正常使用情狀下可看得見的裝飾性特徵予以比對。

在發回重審指導（remand instruction）中，CAFC特別說明：612專利的整體設計包含所有圖面所揭露的頂面、側面及底部的所有特徵，因此，地區法院除了將盤面上蝦子排列的方式加以比對外，還應將蝦盤的整體設計（由蝦盤的頂面、側面、底部所構成）與被告產品作整體的比對，才能認定是否構成設計專利侵害。雖然被告使用與專利權人類似的設計在盤子上排列蝦子，但612專利所附的圖面包括盤子底部及其剖面圖，所以，在設計專利侵害判斷時，並沒有主要部位與次要部位，或主要或次要視覺焦點的區分，應該連盤子的底部設計一併考量。

設計專利要保護的對象是在圖面揭露的整體設計之視覺外觀，在圖面中出現的所有特徵都會被用來限制設計專利的保護範圍，設計專利核准後的公告有公示（public notice）的作用，可將申請人想保護的權利範圍清楚告知社會大眾或第三人，避免他人侵害之。因此，申請人在繪製圖面之前，應謹慎思考哪些設計特徵必須呈現在圖面中，不需呈現的特徵或不必要的圖面應省略之。在Contessa案例之後，如果想申請設計專利保護盤面上蝦子排列的設計，僅需在圖面呈現蝦子排列的設計特徵，可省略盤子底部與其他不必要的圖面（底視圖及剖面圖），亦即申請人只要在圖面中揭露立體圖、頂視圖及側面視圖即可，例如：D489,608設計專利（如圖14所示），如此，就能得到專利權人想要的設計保護。值得注意的是，可使產品的設計與其他既存的設計區分的設計特徵（與設計的可專利性有關的）必須在圖面中揭露，以免將來修正時會被審查人員認為是新添事項（new matter）而予以核駁。

圖14 美國D489,608設計專利（Shrimp and surimi tray）

Apple公司的設計專利申請策略：

Apple公司設計了iPhone充電底座，2007年1月5日Apple提出兩件充電底座外觀的設計專利申請案，2008年3月13日核准公告其中一件D568,874（如圖15所示），2008年6月17日核准公告另一件D571,360（如圖16所示），Apple公司想要保護底座外觀上的某些重要設計特徵，2008年3月10日以延續申請案的形式（continuation application）提出充電底座的部分設計申請案，該案有兩個實施例（如圖17所示），圖面中底座的外形輪廓與底部是以虛線的形式呈現。圖面中揭示的凹弧處設計特徵是匹配iPhone手機的底部弧度，這種單一設計特徵的申請方式是要杜絕他人利用這個弧凹處的設計特徵去做其他外觀樣式的iphone手機置放座設計。

圖15 美國D568,874設計專利（底座）	圖16 美國D571,360設計專利（底座）
圖17 美國D595,264設計專利（底座）

原則五：整體設計（Design as a whole）的比對原則

設計專利的申請專利範圍係建立於產品的整體外觀形狀或表面裝飾的設計上，設計所以能獲准專利，是能給予工業產品一個可區別的或獨特的整體外觀（overall appearance），亦即設計專利申請專利範圍的解讀應以整體設計（design as a whole）為之，不得將之割裂為若干設計特徵而為局部之主張（註18）。在專利侵權實務上，Gorham（註19）的一般觀察者檢測（ordinary observer test）中，觀察比對的對象是產品的整體外觀設計，而不是設計中的某些設計特徵，掌控著設計可專利性（有效性）關鍵也是整體外觀設計，而不是產品設計中各個獨特元件，一直以來，法院也始終堅持這種整體設計的比對原則（註20）。

在KeyStone的案例（註21）中，KeyStone公司擁有美國D298,463設計專利（如圖18所示，以下簡稱463設計專利），這是擋土牆磚（retaining wall block）的裝飾性設計，圖面中揭示兩個實施例，其中一個實施例前端有一個梯形錐面，其錐凸面上有自然成形的凹凸不平的表面，擋土牆磚本體上有兩個矩形圓角的鏤空孔洞。KeyStone公司的競爭對手Westrock公司製造一個命名為「Stonewall」的擋土牆磚（如圖19所示）。1991年1月KeyStone公司控告Westrock公司的的擋土牆磚侵害463設計專利。初審法院認為，一般觀察者可以很容易地分辨出463設計專利與Westrock公司的擋土牆磚，因此，兩者並未構成實質相同，被告產品並未侵害463設計專利。原告不服，遂向CAFC提出上訴。

圖18 美國D298,463設計專利	圖19 被告Stonewall擋土牆磚

上訴時，原告主張：463號設計專利的設計特徵只有前端錐凸面的裝飾性設計，那是擋土牆磚嵌入擋土牆後，在牆面上所顯露出來的部分，也是擋土牆磚正常使用後所顯露的部分，而其他的特徵在正常使用後都看不到，因此，在比對時應予以省略。

CAFC認為：專利設計是以專利中圖面所揭示的設計來定義申請專利範圍，而不是以設計中的某一個特徵來定義申請專利範圍，因此，463設計專利應包含圖面所揭示的整個擋土牆磚的裝飾性設計，而不是只有擋土牆磚前端錐凸面的裝飾性設計。由於被告產品與463設計專利的前端都具有一個錐凸面，該錐凸面有相同類似自然成形凹凸不平的表面，當許多擋土牆磚堆疊砌在一起時，牆面上只顯露出該凹凸不平的表面，所以，一般觀察者才會將兩個牆面混淆、誤認。

CAFC說明：雖然兩者使用在擋土牆時所顯露在外面的錐凸面部分，會造成擋土牆面外觀的近似，可是，KeyStone公司申請的是擋土牆磚的裝飾性設計，而不是擋土牆的裝飾性設計，436設計專利是擋土牆磚的整體外觀設計，而不是僅有磚塊應用牆上後所顯露在外面的部分，一般觀察者就整體設計予以觀察比對，會發現被告產品的整體外觀與436設計專利是可以區別的，兩者並不構成近似。因此，Westrock公司的擋土牆磚並沒有侵害436設計專利。

Apple公司的設計專利申請策略：

Apple公司iPhone的圖形化使用者介面中，有些是以連續變化畫面的形式提出申請，例如：D597,101（如圖20所示），圖面說明中載明：動畫圖像外觀的轉換順序如Fig. 1-7所揭示（註22），專利範圍的解讀是以整體設計為之，亦即包含圖面中所揭露的7 個畫面的整體圖形介面的內容與轉換順序。不過，iPhone的圖形化使用者介面還有其他相關的設計專利，例如：D597,107、D604,305、D608,366、D617,334以及D627,790等案（註23），我國廠商如欲進行圖形介面的迴避設計，除了解讀所欲迴避設計的權利範圍之外，還要查看申請過程的歷史檔案（File Wrapper），以及相關的設計專利，了解申請人分案申請的前因後果，審查人員在申請過程中的核駁理由與所引證的前案資料，查看是否能找出可突破的缺口，設計出不會落入專利保護範圍的圖形介面。

圖20 美國D597,101設計專利（Fig.6與Fig.2相同，Fig.7與Fig.1相同）

原則六：設計專利的保護範圍應排除功能性特徵

2010年3月9日，CAFC發布對於Richardson v. Stanley Works, Inc.案件（註24）的法律意見，確認聯邦地區法院對於設計專利包含功能性特徵的權利範圍的解讀，同時確認設計專利的侵權分析一直是遵循著整體設計的比對原則。Richardson擁有一個多功能羊角榔頭（stepclaw）的設計專利（如圖21所示），這是一種木工工具，包括：一個把手、錘頭、鉗口（jaw）及鐵撬（crowbar），Richardson控告Stanley工具廠製造的Fubar工具（如圖22所示）侵害他的設計專利。經合議庭討論之後，地區法院認為：Richardson的設計專利包含裝飾性特徵與功能性特徵，在設計專利侵害認定的一般觀察者檢測中，應將功能性特徵排除在保護範圍之外，亦即在考量Fubar工具是否與Richardson的羊角榔頭設計構成實質相同時，應排除功能性特徵。因此，判定Fubar工具並未侵害Richardson的設計專利。原告不服，向CAFC提出上訴。

圖21 美國D507,167設計專利	圖22 被告Stanley的D562,101設計專利

在上訴中，Richardson主張：地區法院在解讀設計專利權利範圍時，並不是就整體設計予以解讀，而將設計中的非功能性特徵與功能性特徵予以區分，這種作法是錯的。CAFC不同意Richardson的主張，肯定了地區法院對於該設計專利保護範圍的解讀並說明：當設計包含功能性與非功能性特徵時，在解釋設計請求保護的範圍，要確定該專利所揭示的非功能性特徵。且從有關設計專利保護範圍的諸多先前案例中可得知，法院的指導原則對於事實的發現是非常有用的，其中之一就是區分功能性與裝飾性特徵。

CAFC認為：地區法院適當分析出Richardson的設計專利的功能性特徵，且確認羊角榔頭是具有多個功能組件的多功能工具，法院清楚說明，只有非功能性的裝飾性設計特徵才能獲得設計專利的保護。羊角榔頭包括：把手、錘頭、鉗口及鐵撬等幾個要素，這些是基於功能性用途的考量，因此要將其從請求保護的範圍中適當的分離出來。CAFC補充說明，地區法院只是想用圖面去解說專利保護範圍中的功能性特徵與裝飾性特徵。

CAFC認為：設計專利的侵害認定應以整體設計的比對方式為之，不能僅就其中的裝飾性特徵予以比對。地區法院發現Fubar工具與Richardson設計專利之間的裝飾性（非功能性）特徵明顯不同素，Fubar工具所顯現的整體視覺印象有別於Richardson的設計專利，不會造成市場混亂，因此，並不構成設計專利侵害。

由此可得知，在設計專利侵權訴訟中，專利權人不得主張圖面中所揭露的某一項設計特徵屬於功能性特徵，在一般觀察者檢測的比對中應將該項設計特徵忽略。相反的，在一般觀察者檢測比對的結果，被告產品與原告的設計專利構成近似或實質相同時，如果近似或相同的部分是屬於功能性特徵，被告可主張功能性特徵並非設計專利保護的範圍，同時抗辯功能性特徵應被排除。

原則七：圖面說明的相關敘述是限制條件

對於設計而言，一張圖面的表達勝過千言萬語，圖面就是最好的說明。通常，說明書中只需簡要說明圖面中的各個視圖，關於設計以外的描述說明是不必要的，但不禁止申請人在圖面說明中對於圖面中的設計詳加說明，例如：在動畫式或可變動的圖形化使用者介面（GUI）申請案中，應在圖面說明中記載：「設計變動的性質」（the transitional nature of the design），以及清楚解釋申請專利範圍（the scope of the claim）並不包括圖面中未揭露的圖像。因此，圖面說明記載了有關設計專利請求標的之敘述，例如：虛線部分不構成權利請求之一部分，或是新穎特徵說明、或是解說圖面中的限制條件等，則需審酌圖面說明，換言之，設計專利的權利範圍是以圖面所揭示之設計為基礎，圖面說明可以輔助了解該設計專利所請求的權利範圍。

在In re Plastics Research Corp. Litigation的案例中（註25），原告Plastics Research Corp.（以下簡稱PRC公司）擁有D402,381設計專利，它是一個關於射出成形格狀圍籬的裝飾性設計（如圖23所示），被告美國Weyerhaeuser公司及Brite製造公司製造販賣多種格狀圍籬的產品，PRC公司認為Weyerhaeuser及Brite的格狀圍籬產品已經侵害381號專利，於是向Michigan東區聯邦法院侵權訴訟，控告Weyerhaeuser及Brite的格狀圍籬產品侵害設計專利。

原告PRC在申請過程歷史檔案清楚地寫明381號專利的新穎特徵包含：兩組旁支交叉嵌合的條板組合及其條板交叉組合的位置，是一條板在旁支的另一條板之上。事實上，381號專利最初的申請專利範圍（initial patent claim）被審查人員核駁，爾後修正申請專利範圍，添加敘述主要特徵的語句，其中特別敘述該設計「第二組對角線位置的條板被放置於第一組對角線位置條板之上」，但是審查人員還是核駁該專利申請案，PRC公司向專利上訴委員會（BPAI）提起上訴，BPAI認為PRC公司的設計與先前技藝是可以區分的，因為在所有的先前設計中「在同一方向的條板的位置似乎是高於（或低於）另一個不同方向的條板，兩組條板的位置是不同的層次（直接搭架在另一板條上）」，因此，法院認為381號專利被核准的原因，是在於「其條板交叉嵌合的位置是一條板在旁支的另一條板之上」的新穎特徵。

圖23 美國D402,381設計專利（圍籬產品）

被告產品是由一組較厚的條板及另一組較薄的條板交叉組合而成，有的產品是由較薄的條板通過較厚的條板組合而成，有的是較厚的條板含住較薄的條板組合而成，被告產品使用的是一條板通過另一條板的孔洞的組合形式。由於PRC公司的381號專利的專利權利範圍已經被「條板在條板之上牽合方式的組合」新穎特徵所限制，而被告產品並沒有這項新穎特徵，並不構成專利侵害。

Apple公司的設計專利申請策略：

iPhone外觀所申請的設計專利之中，有些是關於機殼表面配置的設計特徵，例如：D558,758（如圖24所示）是電子裝置的金屬環框與正面的表面配置的部分設計專利，圖面說明中詳細記載著：電子裝置表面配置以標示顏色圖解說明之，表面包含框內黑色部分排除中央長方形區域（例如：以虛線呈現的顯示區域）與一金屬環框，後殼罩表面分為金屬的上部與黑色底部，頂面又分為金屬的前段部分與後側部分，機殼左側與右側可分為金屬的前段部分與後側部分，後側部分包含下段黑色部分，附件包含彩色照片（註26）。由於Apple公司已將iPhone的外觀設計申請多案的設計專利，在說明書中清楚說明這個設計包含材質與顏色的配置，一方面限縮專利權的範圍，可與其他申請案區別，另一方面可能預留將來申請立體商標（trade address）的空間。

圖24 美國D558,758設計專利（電子裝置）

原則八：新穎特徵並不等同於設計專利的權利範圍

在Unidynamics案例（註27）中，原告Unidynamics公司有一個關於零食及飲料的自動販賣機的裝飾性設計（如圖25所示，以下簡稱446專利），競爭對手Automatic Products國際有限公司生產了LCM4的自動販賣機，原告認為被告的產品侵害他的446專利而提起侵權訴訟。審判前，地方法院召開Markman聽證會解讀446專利的權利範圍。

地方法院解讀446專利的權利範圍如下：由圖面可得之，446專利是個具有透明玻璃前門的傳統式外觀的自動販賣機設計，不過，自動販賣機中零食及飲料的展示及販賣部分係屬基於功能性考量的特徵，並非裝飾性的新穎特徵，只有位於裝載罐頭的門板上的大長方形廣告區域，及在零食下方展示飲料的種類及價金的長方形區域，才是446專利的新穎特徵。被告的LCM4裝置及446專利都具有這項裝飾性特徵，而這項裝飾性特徵實質上是相同的，且會使一般觀察者造成混淆、誤認，因此，判定被告的LCM4產品侵害446專利。被告不服，向CAFC提出上訴。

圖25 美國D307,446設計專利（零食及飲料的自動販賣機）

上訴時，被告主張：地方法院在分析446專利的侵害認定時，將一般觀察者的檢測及新穎特徵的檢測合併成一個檢測的做法是錯誤的。446專利的裝飾性設計包含圖面上所揭示的整體機器裝置（整體外觀形狀、鉸鏈的配置、腳柱及框邊的小飾條），而不是只是兩項新穎特徵，地方法院僅根據新穎特徵而判定兩個設計實質上相同的做法是錯誤的。

CAFC同意地方法院對於446專利的新穎特徵的認定，不過，CAFC特別說明：地方法院解讀設計專利權範圍的方式是錯誤的，設計專利權範圍應包含圖面所揭示之整體設計的所有裝飾性特徵，地方法院認為其他的裝飾性特徵與新穎特徵無關而忽略了，例如：門板的寬度、機器的飾框及鎖的位置等改變，又依據兩項新穎特徵判定被告的LCM4產品侵害446專利。因此，CAFC撤銷原判決，且要求地方法院重審。

原則九：一張圖片勝過千言萬語的描述

為了要讓陪審團了解設計專利被核准的權利範圍，有些設計需要較多的解讀，有些設計僅需稍作解讀，有些則不用解讀，無論如何，依CAFC判決所建立的指導原則，法院必須解讀專利權利範圍。在Minka燈具公司控告Craftmade公司的案例（註28）中，地方法院詳讀特別專家（special master）的報告，得知設計專利權範圍的解讀是想要喚起陪審團對於設計專利的視覺意象（visual impression）。

地方法院以文字描述的方式詳細解讀著：「D380,539設計專利是吊扇燈之裝飾性設計（如圖26所示），其中包含馬達殼罩、扇骨及扇葉，扇葉位於中央托座之扇骨托架上方，中央托座中央處有一圓形開口，其下方設置一弧球形外突的燈罩，弧彎的托座中央開口處向外延伸出魚鰭狀的扇骨托架，每一托架的形狀相同，其長度大約是扇葉的1/3，托架尾端以小圓弧收束。一個圓柱形馬達殼罩鄰接於托座，馬達殼罩位於扇葉中央上方，馬達殼罩下段呈圓柱狀，上段呈弧凹狀。仰視該設計時，魚鰭狀扇骨由中央托座以順時針方向向外延伸，其外觀類似一個會旋轉的尖突星星，每一扇骨托架前沿一側的形狀是個瘦長對稱橄欖球的斷面形狀。每一扇葉也是以順時針方向向外延伸，扇葉前沿向托座中央開口處延伸，扇葉內側線條呈直線延伸與扇骨托架內側線條平行，但每一扇骨與另一扇骨銜接處之線條呈弧彎狀，扇骨另一側線條尤其尖端處到中央後逐漸弧彎內縮，其邊緣線條弧順。每一扇葉前端弧尖處及線條轉折處以圓弧角修飾，每一扇骨內側由前端弧尖處開始配合扇葉向外傾斜，該傾斜面延伸至另一扇葉前沿邊緣。」（註29）

地方法院認為被告產品沒有侵害D380,539設計專利，原告Minka不服提起上訴，2004年1年月16日，CAFC召開全院聯席聽證會（En Banc），CAFC駁回上訴（註30）。Minka不服，請求美國聯邦最高法院向CAFC發出移送案件複審的命令（Petition for writ of certiorari），2004年10月4日，美國聯邦最高法院認為，審判法院不必採用一般觀察者的觀點、也不必依據熟習該項技藝通常水平之設計師（一般設計師）的觀點，可用「自己的觀點」解讀設計專利的權利範圍，因而駁回Minka的請求（註31）。

圖26 美國D380,539設計專利（吊扇燈）

不過，2006年，CAFC在AminiInovation Corp. v Anthony California, Inc的案例（註32）中記載著：對於外觀設計專利侵害認定，一張圖片勝過千言萬語。2007年，CAFC在Egyptian的案例（註33）中說明：雖然審判法院有責任解讀設計專利權範圍，但沒有規定的解讀形式。通常，設計專利的權利範圍是「如圖所示之裝飾性設計」，對於設計專利而言，圖面比文字描述更能表現出設計，如果沒有圖面，文字描述是無法清楚的表達。因此，不要試圖以詳細的文字描述來解讀設計專利權範圍。

CAFC強調：在沒有偏頗的情況下，審判法院可以詳細的文字描述解讀設計專利權範圍，不過，在決定是否以文字描述，應確認文字描述可能引起的風險，例如：不當強調設計的某些特定特徵，是否會導致事實審查者（陪審團）著重於文字所描述的各項特徵，而不是整體設計的比對（註34）。

CAFC同時建議：審判法院的工作是提供陪審團適當的引導，不逾越且不過度干預陪審團的事實認定過程，可是設計專利不同於發明專利，在解讀專利權範圍時，不應要求以詳細文字的描述去解讀設計專利，法院可告知陪審團可能影響設計專利權解讀之其他事項，例如：（1）虛線在設計專利的圖面中所象徵的意義；（2）申請歷史檔案對設計專利權解讀的影響；（3）設計專利圖面所揭示的設計特徵，哪一些是功能性特徵，哪一些是裝是性特徵（註35）。

2010年，CAFC在Crocs的案子（註36）中再次說明：正如發明專利申請一般，國際貿易委員會（ITC）以文字描述圖面所揭示之鞋子設計，並用其描述限制權利要求範圍。在通常情況下，外觀設計專利的圖面並不需要那麼多文字的描述。外觀設計專利權利範圍的解讀不需要以文字的方式詳細的描述，因為設計專利侵權（無效性）的判斷是以整體設計為依據，這種以各個元素的描述過於注重細節，已偏離整體設計考量的基本原則。由這個案子可得知，法院依賴詳細文字解讀設計專利權範圍的危險性。

設計趨勢與迴避設計

這幾年，全世界消費性電子產品的焦點都集中在Apple的新產品，無論是iMac電腦、iPod隨身聽或是簡約美學的iPhone手機，還是輕薄美學的MacBook Air筆電，Apple公司的創新策略，不只是硬體創新，工業設計更是獨領風騷，帶領消費性電子產品的流行美學與設計趨勢。Apple公司的創新策略是注重於「設計」，而不是複雜的技術問題，而設計是以應用為導向，以消費者核心，其設計是指廣義的設計，包括：產品、界面、使用者經驗與設計策略。Apple採用簡約風格的產品設計，重視使用者介面的創新源自於人性，考慮到「使用者經驗」，解決使用者心中的痛，iPhone / iPod Touch採行相同觸控人機介面架構，成功建構豐富、有趣的操控體驗，就消費性電子產品而言，能將繁複的操控與難以了解應用的動作，轉換成更為直觀、簡便、易於記憶、容易反覆操作的執行體驗，是Apple產品在市場上取得優勢的重要關鍵。Apple公司的iPhone手機以及iPad平板電腦的熱賣，改變了行動運算裝置的世界，也帶動這些電子消費性產品的設計趨勢。

美國海關與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱CCPA）（註37）在In re Laverne案例（註38）的說明：在一個商業領域中，有人創造出一個新的款式，但並不能阻止同ㄧ商業領域中其他業者發展相同設計風格的設計。我們研讀上訴人與引證的先前技藝Saarinen的圖面，並試圖想像在現實生活中，他們的椅子會是什麼樣子。雖然有人可能會覺得上訴人的設計（如圖27左側所示）與Saarinen的椅子（如圖27右側所示）有一部分的設計風格是相同的，上訴人的座椅由底部向兩側弧彎而向上形成U形包覆狀、座椅後段凹形折彎處以圓弧面修飾形成弧曲之椅背，而Saarinen的座椅的兩側向外斜出形成外擴的梯形設計、座椅後側凹形折彎處以小圓弧角修飾椅背較為平直，依據上述分析，在法律要件的檢視下，我們的結論是上訴人的椅子設計並不是顯而易知的。誠然，兩個設計之間有一種普遍的相似性，就是都具有基座與一體成型的座椅以及塑造一個適合人體工學的座椅的共通特徵。但是，我們標示出兩者之間的多處差異，而那些差異並不是細微的差異，就法律觀點而言，這些差異累積的效果無疑的創造一個不同的外觀。

圖27 上訴人Laverne的椅子（左側）與Saarinen的設計專利（右側）

CCPA在Laverne案例的論點是，縱使兩個設計給人的視覺印象是近似的，可是對一般觀察者而言，兩個設計之間的差異是明顯的，因此，在自己的權利範圍內仍應可獲得設計專利的保護。這個論點說明了專利迴避設計是一種合法的競爭行為，這原則有利於設計的競爭，可以鼓勵更多的設計師激發出新的以及更好的設計。誠如CCPA的觀點，無論是市場上競爭的汽車或冷氣機或消費性電子產品，在該商業領域中有獨領風騷的新款式（style）出現，該類產品外觀的發展都會遵循著類似的模式在進行。法律雖給予設計專利保護這個帶領流行風潮的新設計，但並不因此而阻斷該商業領域其他類似設計的發展，易言之，在同一設計風格或流行趨勢中，各個廠商都可發展出明顯不同的設計，而消費者可以區別這些設計間的差異，這就是設計專利迴避設計的基本觀念。

設計專利的侵害認定不單是比對設計專利與被告產品是否構成近似的事實問題而已，法院會先解讀設計專利所保護的範圍，再進行設計專利與被告產品、先前技藝的三方視覺比對（three-way visual comparison）（註39）的檢測。因此，我國廠商想要進行迴避設計時，首先要仔細檢索所欲迴避的設計專利是否有相關的延續申請案或分割申請案，找出相關的申請過程歷史檔案與先前技藝，再分析所有相關設計專利圖面所揭示的權利範圍與新穎設計特徵，建構出所欲迴避的設計專利權範圍，尋找權利範圍的缺口或破綻以及進行迴避設計之可能性，找出適當的設計發展原則，設計人員根據該原則設計出不會落入專利保護範圍的設計，降低專利侵權與陷入專利侵權訴訟的法律風險。

以下介紹兩個設計專利的案例，一件是香港廠商的迴避設計，另一件是台灣廠商的迴避設計，這兩個設計所應用的迴避設計的手段不同，但都獲准美國的設計專利，應可算是迴避美國大廠設計專利的成功案例。

案例一：將設計概念運用在不同功能的電子裝置的迴避設計

2006年9月Apple公司發表第二代的iPod shuffle的數位音樂播放器（如圖28所示），這款產品採用扁薄的方形本體附有夾體的設計，不同於其他的iPod家族的產品。2006年9月1日開始，Apple以整體設計與部分設計的形式（如圖29-30所示）以分割與延續申請的方式申請了十多個設計專利保護這產品的外觀設計，其實Apple公司有一款相同設計概念的遙控器設計（註40）（如圖31所示之remote controller）也申請設計專利，Apple公司想要斷絕競爭對手或他人仿效其外觀或進行迴避設計的空間。

當初Apple的iPod設計就是借用Rams的基本設計概念將之運用在不同功能要求與限制的媒體播放裝置（如圖32所示），香港一家Sunrich燈具製造廠商運用同樣的設計概念，將第二代iPod shuffle外觀設計的設計概念運用在不同功能要求的夾燈設計（如圖33所示之clip light），在扁薄的方形本體頂面開設一矩形u狀弧彎的缺口設置燈具與透光罩，另將中央雙圓環控制開關修改為三環中央還略微下沉之設計，也在美國申請且獲准設計專利（註41）。

圖28 Apple的第二代iPod shuffle產品	圖29 美國D560,228設計專利
圖30 美國D601,172設計專利	圖31 美國D56,155設計專利
圖32 Braun公司T3口袋型收音機 與Apple公司的iPod（註42）美國D608,038設計專利
圖33 香港商Sunrich的夾燈設計

案例二：頂面與底部的設計特徵不同的迴避設計

美國Polycom公司於1992年推出三角形星狀的麥克風電話產品（speaker phone），將該產品的外觀申請且獲准設計專利（如圖34所示），之後，Polycom公司延續該設計概念與風格發展了不同的麥克風電話設計（如圖35-36所示），也都申請了設計專利予以保護（註43）。

圖34 美國D342,732設計專利（speaker phone）
圖35 美國D382,266設計專利（speaker phone）
圖36 美國D480,059設計專利（speaker phone）

台灣有一家廠商E. Lead Electronic Co.（怡利電子股份有限公司）也沿用三角形星狀的設計概念開發了一型會議麥克風電話的產品，是將三角型星狀本體放大中心部分卡扣另一個小略微凸出的三角形凸部，1998年8月將該產品在美國申請設計專利，1999年7月13日獲准美國D 411,995設計專利（如圖37所示）。另有一位孫文華先生也沿用三角形星狀的設計概念發展一型會議電話的產品，由底部可看出基本構成是一個三角型星狀結合一個卵形底座所構成之話機本體，2003年1月分別在台灣與中國提出外觀設計的專利申請（註44），2003年6月12日也在美國提出設計專利申請，2004年6月22日核准公告（如圖38所示），這兩個設計專利的核准公告中，USPTO的審查員所引用的前案資料都有Polycom公司的美國D342,732、D382,266設計專利，由此可得知，審查員將這兩個設計與Polycom公司的設計比較之後，認為還是有新穎性、顯而易知性且符合專利要件才會核准，因此，這兩個應可算是迴避設計成功的案例。

圖37 美國D 411,995設計專利（Conference speaker phone）
圖38 美國D491,909設計專利（speaker phone）

結論

如果一個產品的外觀未能及時傳達一個正面印象，消費者可能永遠不會再考慮購買或使用該產品，因此，任何產品成功的關鍵，首先是其美學外觀必須能夠吸引目標消費者與使用者的目光。為了高度地提高產品的吸引力，設計師想盡辦法使他們設計的產品外觀能在消費者心中引起某種程度的反應或想法。換言之，設計師希望產品外觀能將某些訊息經由視覺傳達給消費者，藉此即時觸發討人喜歡的反應與印象，例如：一個如同Apple公司iPhone產品的外觀設計，可能使消費者引發一種「酷」、「時尚」或「高科技」的良好印象。就工業設計而言，設計師會參考一些功能相同或相關產品尋找靈感，這是常見與有效的方式，然而，設計師常常會從既有的設計尋找靈感，他們瀏覽書籍上的照片、圖片或是包括收藏的設計等其他來源，尋找先前設計的特徵納入他們的新設計之中，例如：有些設計師瀏覽許多種先前設計只是去尋找某些他們可利用的曲線，有些時候，設計師也會觀察競爭對手的產品或配件市場藉以尋找靈感。

在這全球競爭激烈的消費性電子產品市場中，我國的廠商雖無法取得領先的優勢，但也不想在市場上失去競爭的優勢，不想在產品的流行趨勢中缺席時，似乎可考慮對有領先優勢的熱門商品或是競爭對手的產品進行迴避設計。專利迴避設計是一種合法的競爭行為，我們並不鼓勵抄襲設計，只是希望設計人員能藉由他人之設計激發更多更好的靈感，能在相同的設計概念或流行趨勢中發展出更多不同的設計，正如同CCPA在Laverne案例中所說的：法律雖對於這種帶領流行趨勢的新設計給予設計專利的保護，但並不因此而阻斷該商業領域其他類似設計的發展，所以，參考競爭對手的產品，在相同設計概念或流行趨勢中發展出明顯不同的設計，也因為這些設計間的明顯差異而讓消費者產生不同的視覺印象，這就是迴避設計成功的新設計。

設計專利的靈魂與核心是其所附圖面中揭示之實質內容，設計專利申請案必須提出充分且足夠的各面視圖，而所附之圖面必須足以清楚且完整地揭示主張之設計的整體外觀設計。設計專利的權利範圍是「如圖所示及所述應用於（物品）之裝飾性設計」，原則上，圖面中所揭示的整體設計是界定權利範圍之基礎，任何揭示於圖面中的部分或元素，無論是物品正面的形狀、或是背面的形狀、或是表面裝飾等等都是設計專利權範圍的重要元素，並沒有所謂的「主要部位」、「主要視覺焦點」與「次要部位」的區分，如果有任何部位不屬於設計專利申請專利範圍之標的內容，在申請時，申請人應予以刪除或以虛線形式表現之（註45），不能在核准公示之後，才主張某些特徵是「非主要特徵」或「非視覺焦點的次要部位」。

無論是在設計專利申請中的新穎性與顯而易知性的專利要件審查，或是在設計專利侵權訴訟中的無效性審查，還是在侵害認定的Gorham一般觀察者檢測中，觀察比對的對象是圖面中所揭示的整體外觀設計，而不是設計中的某些設計特徵，是應將圖面中所揭示之整體設計與先前技藝、或是被告設計做整體性的視覺比對。因此，掌控著設計的可專利性（有效性）關鍵是整體外觀設計，而不是產品設計中的各個獨特元件，美國法院也始終堅持這種整體設計的比對原則（註46）。

由前述的分析可得知，設計專利的侵害認定不只是單純比對設計專利與被告產品是否構成近似而已，因此，廠商如果想要對有設計專利保護的熱門商品進行迴避設計時，應要先了解設計專利所保護的範圍，必須要仔細檢索所欲迴避的設計專利與相關的延續申請案或分割申請案，從相關的申請過程歷史檔案找出有關的先前技藝，建構出所欲迴避的設計專利權範圍，尋找權利範圍的缺口或破綻，分析進行迴避設計之可能性，找出適當的設計發展原則，設計人員根據該原則設計出不會落入專利保護範圍的設計（消費者能清楚地區別的設計），這樣才可降低專利侵權的法律風險，以免將來陷入繁複的專利侵權訴訟漩渦中。因此，對於我國廠商的法律人員、專利工程師以及研發與設計人員而言，對於有設計專利保護的熱門商品如何進行迴避設計，實在是一門重要且複雜的課題。

註釋：

註17：參照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417 (Fed. Cir. 1995).
註18：參照In re Salman, 705 F.2d 1579, 1582, 217 USPQ（BNA）981,984 (Fed. Cir. 1983).
註19：1871年，美國聯邦最高法院在Gorham案例中創設了設計專利侵害認定的實質相同檢測，亦稱為Gorham檢測，就是由一般觀察者（ordinary observer）基於購買者的立場去觀察兩個設計，再依觀察後所產生的視覺印象判定兩個外觀設計是否實質同一，是否會有混淆、誤認之虞。
註20：參照In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 395, 123 USPQ 210, 214 (CCPA 1959).
註21：參照KeyStone Retaining Wall System Inc. v. Westrock Inc., No.92-1265, (Fed. Cir. 1993).
註22：原文如下：The appearance of the animated image sequentially transitions between the images shown in FIGS. 1-7.
註23：另外還有一個申請序號29/281695的申請案，其中揭露了430圖面，USPTO的審查人員將其區分為274組圖形介面，該申請案因最終修正的圖面導入新事項（new matter）而被核駁。
註24：參照Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010).
註25：In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002.
註26：原文如下：The surfaces of the electronic device are illustrated with color designations. The front surface includes a black interior portion excluding the rectangular feature (e.g., display region) and a metallic edge portion. The back surface is divided between a metallic top portion and a black bottom portion. The top surface is divided between a metallic front portion and a metallic back portion. The bottom surface is black. The right and left surfaces are divided between a metallic front portion and a metallic back portion. The back portion also includes a bottom black portion. An appendix including color photographs is included herewith.
註27：參照Unidynamics Corp. v. Automatic Products International Ltd. 48 USPQ2d 1099, 1101-03, 1106-08 (Cir. Fed. 1998).
註28：參照Minka Lighting, Inc. v. Craftmade Intern., Inc., 93 Fed. Appx. 214 (Fed. Cir. 2004).
註29：參照Minka Lighting v. Craftmade (N.D.Tex. 2001).
註30：參照Markmanv. Westview Instruments.Inc., 52 F.3d 967, 981, 34 USPQ2d 1321, 1331 (Fed. Cir. 1995).
註31：參照MINKA LIGHTING, INC., petitioner,v.CRAFTMADE INTERNATIONAL, INC.No. 03-1588. (Supreme Court Oct. 4, 2004).註32：參照AminiInovation Corp. v Anthony California, Inc., 439 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006).
註33：參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2007).
註34：參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.,543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).
註35：同上。
註36：Crocs, Inc. v. US International Trade Commission (ITC) (Fed. Cir. 2010) (In the matter of CERTAIN FOAM FOOTWARE).
註37：美國海關與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals）是聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的前身。
註38：參照In re Laverne, 356 F.2d 1003, 53 CCPA 1158 (1966).
註39：參照Egyptian Goddess, 543 F.3d at 678.
註40：美國D556,155、D560,212、D615,069設計專利（Remote Controller）。
註41：Sunrich燈具製造廠的燈設計已獲准美國D608,038設計專利（clip light）。
註42：圖片取自http://gizmodo.com/#!343641/1960s-braun-products-hold-the-secrets-to-apples-future.
註43：美國Polycom公司的三角形星狀的麥克電話在美國的設計專利有D342,732、D382,266、D449,285、D449,285、D480,059、D487,560、D571,776等。
註44：該申請案在台灣獲准新式樣專利，2004年1月11日核准公告號572,677﹔在中國獲准外觀設計專利，公開公告號CN3370058。
註45：參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L Ed.731 (1872).
註46：參照In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 395, 123 USPQ 210, 214 (CCPA 1959).