前言
今日科技的進步增加電子產品設計的自由度，許多笨重的零組件已被小型芯片、積體電路、液晶顯示幕等所取代，這些微小精簡的零組件可以容易地重新組合排列，使得設計師有更廣泛的設計空間，可隨心所欲的設計電子產品。即使設計自由度（the degree of freedom in developing the design）受到限制，對設計師而言，創造出一個相當複雜的設計是件簡單的事情，亦即在產品上增加多餘的裝飾而使設計複雜化是一件簡單的事情，相對的，要使設計簡單化則是件複雜且困難的事。因此，如何將產品成功的簡化，經由產品外觀的簡化優質的整合產品的造形與機能是複雜和艱鉅的任務。

Apple公司在iPhone開發之初，希望能匯集多項的高科技、精密設計構成零件的配置與組裝，藉以達成在最小空間內發揮最高的效率，除了這些技術的挑戰外，還想要賦予iPhone一個簡潔、時尚且流線的外觀。Apple公司的設計大師Jonathan Ive（註1）認為：「產品外觀能以最直覺的方式將產品的特色傳遞到人們的腦海」。Ive在學生時代使用電腦有過相當不好的使用經驗，因而導致他在產品設計時特別重視「消費者體驗」的理念，他曾負責廣受讚譽的iMac和iPod產品的設計（如圖1所示），亦受到60年代布朗（Braun）公司的設計師Dieter Rams（註2）的大量作品影響激發Ive的設計靈感（註3），Ive借用Rams的基本設計概念將之運用在不同功能要求與限制的電子裝置（如圖2所示），他跟他的設計團隊創造出一個簡潔、時尚且高雅的產品外觀，iPhone是個創新的設計，全世界都讚譽iPhone的外觀簡潔又時尚。

因為iPhone的產品外觀太簡化而易於模仿，Apple公司為了在市場上取得競爭的優勢，嚴密布局iPhone的產品外觀的設計專利，藉以形成設計專利綿密的天羅地網，想要斷絕競爭對手仿效其外觀或進行迴避設計的空間。於是Apple公司將iPhone的產品外觀申請30件以上的設計專利（註4），目前已獲准33件設計專利（如圖3所示），同時也將四百多個圖形化使用者介面（GUI）與ICON申請設計專利，其中二十多件已獲准設計專利（如圖4所示），還有產品包裝（註5）及其他周邊產品（例如：耳機、電源插頭、保護套、夾扣等, 如圖5所示之保護套與電源插頭）的設計專利。

圖1 Apple公司的iMac電腦與iPod產品
圖2 Apple公司的iPhone的介面與Braun公司的 ET66 計算機
圖3 美國D558,756設計專利	D602,015設計專利
圖4美國D 587,107設計專利	D 619,601設計專利
圖5美國D 622,716設計專利（保護套）	D 602,015設計專利（電源插頭）

在知識經濟的時代，專利已成為企業在商場上競爭的利器之一，許多大企業在某些特定技術領域或產品中，以專利作為獨占市場的手段，極盡所能將在該技術領域所研發之各種技術或產品外觀申請專利，嚴密布局專利形成綿密的天羅地網，藉以取得市場競爭性的優勢。然而，再綿密的羅網也會有些細微的缺口，在激烈的市場競爭下，廠商若能從這些缺口突破競爭對手的專利布局，對於熱門商品進行專利迴避設計的因應策略，也可使企業在商業上不會失去競爭的優勢。

專利迴避設計是一種合法的競爭行為，如何避開競爭廠商所佈下的專利羅網，對於市場上的熱門商品進行專利迴避設計是一門重要的課題。企業在進行專利迴避設計的過程中，首要之務，法務人員或專利工程師應仔細解讀所欲迴避專利的權利範圍，再依每項權利範圍要件或技術特徵（或設計特徵）分析，羅列出可以刪除或取代之元件與功能進行專利迴避設計之可能性，找出適當的設計發展原則，研發與設計人員根據該原則設計出不會落入專利保護範圍的產品，降低專利侵權的法律風險，避免將來陷入繁鎖的專利侵權訴訟，整個迴避設計的過程對於法務人員、專利工程與研發、設計人員是一項重大的考驗。

長年來，我國智慧財產權業界對於發明專利的專利侵害認定與迴避設計有相當深入的研究及探討，且經常在國內發表相關的論文，但是，對於保護工業設計的設計專利制度之研究與迴避設計的議題的探討，則是乏善可陳。筆者多年從事設計專利審查、爭議案件處理及侵害鑑定的工作，近年來勤於研究美國、歐盟、WIPO的設計專利保護制度及美國法院的侵權訴訟判決，本文將以美國聯邦法院的設計專利侵權訴訟判決或行政訴訟判決為例，簡要說明設計專利範圍的解讀原則、侵害認定的比對原則作一個確較完整性的介紹，再介紹成功的迴避設計案例，希望能提供給國內廠商與業界作為參考。

設計專利侵權訴訟與專利權範圍的解讀

在美國OddzOn Products Inc. v. Just Toys Inc.的案例（註6）中，原告OddzOn公司認為要判斷是否構成設計專利侵害，沒有必要去解讀專利範圍，只須將被告的產品與設計專利圖面中所揭示的設計直接比對就足夠了。然而，聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit， 以下簡稱CAFC）不同意原告的主張並說明：在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.的先前案例（註7）中已載明，要判定一個設計專利是否被侵害，首先要先解讀該設計專利的權利範圍，然後比較被告產品及該設計專利。因此，設計專利是否被侵害的判斷，僅將被告的產品與設計專利所附的圖面進行比對是不夠的。

1996年美國聯邦最高法院（Supreme Court）在Markmanv. Westview Instruments. Inc.案例（註8）中確定專利侵權訴訟中專利權範圍的解讀是法律問題（a matter of law），應納入法院的執掌，由法官為之，法官可參酌專家意見，但不受陪審團事實認定的限制。法院解讀設計專利的權利範圍，是以圖面為主要依據，一般是以審定公告的申請專利範圍所揭露之圖面為中心解讀權利範圍，必要時，參酌圖面說明的文字敘述（written description）、申請及審查過程歷史檔案（prosecution history）（包含核駁理由、先前技藝、申復說明、解釋與修正）等內部證據（註9），明確且清楚地解讀設計專利的權利範圍。如同發明專利一般，在設計專利侵權訴訟中，法院要先確定專利權有效，再解讀設計專利的權利範圍，才能據以進行後續的專利侵害的事實認定以及是否有違法阻卻的事由。

設計專利權可排除他人於美國境內製造、使用與販賣實施該項設計專利產品之權利（註10），其權利範圍關係著專利權人的利益，因此，權利範圍的解讀有助於商業交易秩序及法律秩序的維護。由於設計專利權範圍的解讀關係專利權人的利益及社會大眾的公共利益，設計專利權的範圍必須透過合理、彼此相容且前後一致的法律原則予以解讀確定，美國聯邦法院在設計專利訴訟實務中，均以美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱USPTO）所公告之圖面（drawings）為主，圖面說明及申請過程檔案為輔，運用先前案例所建立的法則（rules）予以解讀，這種解讀結果較為明確且可預期，如此，才能減少兩造當事人之爭執。

設計專利權範圍解讀的原則

專利權利範圍（claim）是專利制度的核心，設計專利的靈魂與核心（heart and soul）是其所附圖面中揭示之實質內容，這是設計專利與發明專利所不同之處。在USPTO的實務規則中規定，設計專利申請案必須提出充分且足夠的各面視圖，該圖面必須足以清楚且完整地揭示主張之設計的整體外觀設計。

設計專利申請案僅得主張一項權利請求項（claim），申請人依據具體實施或應用其設計的物品，將請求專利保護的設計定義在該權利請求項中。設計專利的權利範圍是「如圖所示應用於（具體實施的物品）之裝飾性設計」，設計專利所揭示之圖面（drawings）是界定權利範圍之基礎，對於設計專利應檢附之圖面、繪製及表現方式、線條、符號及圖面說明等，在美國專利法施行細則（Code of Federal Regulations，以下簡稱37 CFR）與專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱MPEP）中有一套相當清楚且細膩的規定，申請人可依規定繪製清晰且明確的圖面，明白地表示出自己的設計以及設計專利請求保護的範圍。

依設計專利的申請形式看來，設計專利權似乎是沒有範圍的限制，不過，在申請實務與法律解釋上，設計的專利權範圍就是被其所揭示之圖面所限制（註11），設計專利權範圍是如圖所示的設計，所以，設計的專利權範圍必須以圖面（drawings）所揭示的整體設計來界定。任何揭示於圖面中的部分（what is shown in the application drawings）都是設計專利權範圍的重要元素（essential element），如果有任何部位不屬於設計專利申請專利範圍之標的內容，在申請時，就應予以刪除或以虛線形式表現之（註12）。

按美國專利法的規定，設計專利所請求保護的範圍是如圖所示與所敘之設計（例如：I claim: The ornamental design for bottle lamp as shown and described.），設計專利權範圍是以圖面為基礎，通常無需審酌簡要之圖面說明，不過，如果圖面說明記載了有關設計專利請求標的之敘述，例如：虛線部分不構成權利請求之一部分、或是新穎特徵說明、或是解說圖面中的限制條件（註13）等事項，則需審酌圖面說明，例如：圖面中所揭露的設計包含以實線與虛線所構成的部分時，圖面中虛線所揭露的部分不構成設計專利請求標的之一部分。換言之，設計專利的權利範圍是以圖面所揭示之設計為基礎，圖面說明可以輔助了解該設計專利所請求的權利範圍。

設計專利侵害的事實認定標準相當嚴謹，與發明專利侵害的事實認定有相似之處，就像發明專利的權利範圍一般，設計專利的權利範圍亦可以有寬廣及狹窄的不同範圍的解釋。換句話說，假如申請專利之設計的先前技藝甚少，與其相同領域的參考資料稀少時，該設計專利的權利範圍甚寬廣；相對地，當該設計相關之先前技藝眾多與其相同領域的參考資料相當多（a field is crowded with many references），其專利的權利範圍相對的狹窄。由於設計專利中的新穎特徵，使得該設計與先前技藝迥然有別，如果該設計專利的某些裝飾性特徵已見於先前技藝之中，那麼這些特徵非屬新穎特徵（point of novelty），在侵害認定時，這些特徵不能適用均等理論。因此，法院在解讀設計專利範圍時，法官應詳細審閱（review）設計之圖面、相關的先前技藝及申請過程歷史檔案的相關參考資料等內部證據（instinctive evidence）以及相關的分割案或連續申請案後，確認先前技藝之創作（設計）特徵與公眾可以自由使用的內容（public domain），再決定設計專利的權利範圍是寬廣的還是狹窄的。相關的先前技藝包含：USPTO所檢索或引用的先前技藝，或是法院自己搜尋，或是當事人所提供相關先前技藝。

CAFC在設計專利侵權訴訟案件中發展出許多關於設計專利權利範圍解讀的法律原則（rules），這些法則經常見於設計專利侵權訴訟，至今一直被法官及兩造當事人所引用，有些原則已被USPTO編入MPEP中，作者將這些前導案例或先前案例及其所發展出來的原則、法理或理論基礎（rationales）綜合整理，且將設計專利權利範圍解讀議題之相關原則於後續中逐一介紹。

原則一：圖面中實線揭示之部分才是設計專利的權利範圍

1976年9月Mr. Zahn提出一個鑽頭上段鑽柄部分的設計專利的申請案，在圖面中他將想要主張權利的部份以實線繪製，將不想主張權利的部分以虛線繪製（如圖6所示），但USPTO認為鑽頭上段鑽柄部分的設計不是適格法定標的，而予以核駁，他不服，向專利訴願委員會（Board of Patent Appeal Interferences，以下簡稱 BPAI）提起訴願，又遭駁回，因此，Mr. Zahn向美國關稅及專利訴願法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱CCPA）提出上訴，CCPA撤銷訴願會所有的核駁理由及訴願決定。

圖6美國Des. 257,511設計專利

BPAI是以「Mr. Zahn僅主張以實線揭露的鑽頭鑽柄部分的權利，其申請專利範圍不是整個鑽頭工具」的理由核駁該申請案。而CCPA認為，BPAI將申請專利範圍直接指向鑽頭工具及鑽頭工具鑽柄部分，這種指向「產品本身（the article itself）」而不是指向「應用在產品的設計（the design for the articl）」的認知是錯誤的，因為，設計專利是保護應用在工業產品的設計，設計可應用在所有的工業產品，不論是整個產品或是產品的部分，而且，設計專利要討論的是應用在物品的設計，而不是物品的設計。因此，撤銷BPAI的決定。

在Zahn的案件（註14）之後，USPTO開放授與部分設計（portion design）的設計專利，且在MPEP第15章設計專利中，明白規定在部分設計的設計專利的申請案中，申請人可將想要主張權利的部份以實線（solid lines）繪製在圖面中，將不想主張權利的部分以虛線（dotted or broken lines）繪製，並在圖面說明中載明圖面中虛線的部分不構成設計專利標的之一部分，虛線部份僅表現該設計所實施或所應用之工業產品，因此，在設計專利權利範圍解讀時，圖面中實線部分才是設計專利之標的。

Apple公司的設計專利申請策略：

Apple公司iPhone外觀所申請的設計專利之中，許多件是以部分設計的形式提出申請，藉以保護iPhone產品外觀上某些重要的設計特徵，例如：D581922（如圖7所示）揭示電子裝置的金屬環框與正面的表面配置的部分設計專利，在圖面說明中詳細計載著：電子裝置表面以標示顏色圖解說明之，表面包含框內黑色部分排除中央長方形區域（例如：以斷線所揭示的顯示區域）與一環金屬的框邊，而金屬框邊部分可以選擇鋼、鋁、陽極化鋁、鉻、鎳和/或類似的材質（註15）。

圖7美國D581,922設計專利（電子裝置）

原則二：圖面所揭示之設計元件都是重要元素

在設計專利中，其權利範圍是如圖所示之物品之裝飾性設計，任何以實線揭示於圖面中的設計元件（what is shown）都是申請專利範圍的重要元素，每一個設計元件對該設計的可專利性及所造成之視覺效果的貢獻程度是一樣的，因此，沒有一個設計元件是不重要（unimportant）或不必要（immaterial）的元素，所以，專利權人在專利權範圍解讀時，不得主張圖面中任何一個設計元件為不重要或非必要之設計元件，而予以忽略。

在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.案例（註16）中，原告Elmer HTH公司（以下簡稱HTH）有個車頂招牌的設計專利（如圖8左這所示），圖面中揭示的是一個三角形體招牌，下方有一個略大的三角形底邊以圓弧角修飾之底板，招牌縱向稜邊有細長三角形突肋，頂面中央有一小圓形凸出物。被告ICC公司指出HTH的設計專利與先前技藝（如圖9所示）有兩個不同之處，其一為招牌縱向稜邊有細長三角形長突肋，其二為頂面中央有一小圓形凸出物，被告產品（如圖10所示）並沒有這兩項新穎特徵，因此，聯邦地區法院判定被告產品沒有侵害原告的設計專利，原告不服，向CAFC提出上訴。

圖8美國 Des. 290,620 設計專利	No. 5,084,994發明專利
圖9汽車頂招牌的先前技藝	圖10 被告產品

上訴時，原告主張：三角形招牌的縱向稜邊的細長三角形突肋及頂面中央的小圓形凸出物都是功能性設計，而非裝飾性特徵，並舉出第5,084,994號發明專利（如圖8右側所示）的說明書加以證明。但是，CAFC並不接受原告的辯解，在判決中說明：如果設計專利圖面中所揭示的特徵中有些是屬功能性特徵而非裝飾性特徵，申請人在申請過程中，應將那些功能性特徵自申請案的圖面中刪除或省略；如未刪除或省略時，在設計專利權利解讀中，專利權人不得主張該等特徵是功能性設計、並非裝飾性特徵，要求法院予以忽略。

原則三：圖面中揭示表面裝飾也都是重要元素

Mr. Lee有一個按摩棒的設計專利（如圖11左側所示，以下簡稱142專利），是一個瘦長形桿體之握把，握把頂端具有一雙相對應排列如網球般的球體。被告Dayton-Hudson公司生產一種命名為Matrix 50型的按摩棒（如圖11右側所示），按摩棒有一根瘦長圓桿狀握把，握把前後端設有數環凹溝環之修飾，握把頂端兩側配置一個對稱的具有木紋表面球體，球體兩對應面削平。

圖11美國Des. 259,142設計專利（左圖）與被告Matrix 50按摩棒（右圖）

Mr. Lee主張：先前技藝中都沒有與142專利相同的元件配置，142專利的新穎特徵應該是按摩棒、握把及球體的相關配置，而不僅是球體上的表面裝飾，因此，只要是具有相同元件及配置的按摩棒，必然侵害了142號專利。

CAFC不同意Mr. Lee的主張，並說明：如果一個獲准專利的設計是相當的簡單且沒有裝飾性，而其表面的相關配置是基於各個構成元件的組合，且該組合方式是基於實用功能的考量，如果這種基於功能性考量的必要配置，也能獲准設計專利，這種做法將破壞國會在專利法中設置設計專利推廣裝飾性藝術之目的。所以，CAFC認為審判法院的判讀是正確的，因為圖面上所有的設計元件及裝飾性特徵都是設計專利的主要特徵，該等主要特徵侷限設計專利的權利範圍。由此可得知，圖面中所揭示之表面裝飾也是設計專利權的限制條件之一。

下期將繼續逐一說明設計專利權利範圍解讀的其它原則。

註釋：
註1：Appe公司的首席工業設計師也是資深副總裁。
註2：Dieter Rams，德國籍工業設計師，服務於Braun公司，1961年晉升為Braun的首席設計師，他的設計理念是「越少設計越好（Less, but better，德文：Weniger, aberbesser）」的實用主義，秉持著德意志的工藝風格，他對Braun公司的小家電設計影響深遠。
註3：參考http://gizmodo.com/#!343641/1960s-braun-products-hold-the-secrets-to-apples-future, "the future of apple is in 1960s braun--1960s Braun Products Hold the Secrets to Apple's Future"。
註4：2007年1月5日，Apple公司將iphone的產品外觀申請設計專利，之後以連續申請案或個別申請的形式陸續請了三十多個設計專利，例如圖3所揭示的D558756設計專利於2008年1月1日公告，該案的設計名稱記載著「電子裝置」，不過Apple公司卻在圖面說明中特別聲明：「物品不限於此處所顯示的尺寸大小，名稱所指的電子裝置，是一個可應用在電子裝置的裝飾性設計，電子裝置的工業產品有：電腦、手提式或攜帶式電子裝置、媒體播放器（例如：音樂、影音或/和遊戲）、媒體儲存裝置、個人數位助理、通信設備（例如：手機），一種新穎的項目、玩具或/和類似物品」，亦即，該設計除了可應用在手機上，亦可應用在電腦、其他攜帶式電子裝置、媒體播放器或儲存器、遊戲機或其他類似物品，藉圖面說明清楚擴大該設計可應用的範圍，擴大該專利設計的權利範圍。
註5：2009年7月21日公告的美國D596,485設計專利「包裝」，iphone的包裝。
註6：參照ODDZON PRODUCTS, INC., Plaintiff-Appellant, v. JUST TOYS, INC., LISCO, INC. and SPALDING & EVENFLO COMPANIES, INC., Defendants/Cross-Appellants.122 F.3d 1396; 1997 U.S. App. LEXIS 21109; 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1641.（Fed. Cir 1997）。
註7：參照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420.（Fed. Cir. 1995）。
註8：參照Markmanv. Westview Instruments.Inc., 52 F.3d 967, 981, 34 USPQ2d 1321, 1331（Fed. Cir. 1995）。
註9：參照McGrady v. Aspenglas Corp., No.Civ. 3231-KTD. Feb. 5, 1980.
註10：35U.S.C. §154 Contents and term of patent；provisional rights, 35U.S.C. 171 Patents for Design.
註11：參照In re Mann, 861 F.2d 1581, 8USPQ2d 2030（Fed. Cir. 1988）。
註12：參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S.（14 Wall.）511, 512, 20 L Ed.731（1872）。
註13：參照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420.（Fed. Cir. 1995）。
註14：參照In re Zahn, 617.F.2d. 261. 204 USPQ 988（CCPA 1980）。
註15：原文如下：The surfaces of the electronic device are illustrated with color designations. The front surface includes a black interior portion excluding the rectangular feature (e.g., display region) and a metallic edge portion. By way of example, the metallic portions may be selected from steel, aluminum, anodized aluminum, chrome, nickel, and/or the like.
註16：參照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420.（Fed. Cir. 1995）。