判斷一份專利的顯而易見性，向來是專利要件中相當不顯而易見的事情，而與歐、日國家相較之下，算是較為寬鬆的美式判斷原則，如今也越漸緊縮，讓先前技術與新發明之間的灰色地帶，出現更多深深淺淺的灰色漸層。

美國專利法的顯而易見判斷法則，從最早期的「葛蘭氏四要素」（Graham's factors），配合「教導－建議－動機原則」（teaching-suggestion-motivation (TSM) rationale），而經歷了一段日漸僵化的應用之後，在 2007 年出現 KSR v. Teleflex 一案的最高法院判決，再度喚醒大家對發明及其效果就「可預測性」及「次要因素」的考量，美國的顯而易見標準進入了後 KSR 時代。

KSR 判決剛出爐的當時，多數人認為 KSR 對判斷顯而易見性的影響力應該會集中在那些比較具有可預測性的專業領域中（predictable art ；如：機械結構類的發明），而比較不會影響到化學、生物等不可預測性較高的產業（unpredictable art）。

這樣的看法也確實可以在幾個 KSR 案之後作出判決的藥廠侵權訴訟案件中反映出來（如：Takeda v. Alphapharm (Fed. Cir. 2007); Eisai v. Dr. Reddy (Fed. Cir. 2008) ）。只是，這樣的說法可能得要加以修正。

2009 年 4 月，聯邦巡迴法院對 Kubin 和 Goodwin 在西元 1999 年提出申請的 NAIL 基因專利（NK Cell Activation Inducing Ligand (NAIL) DNA and Polypeptides, and Use Thereof; US Appln No. 09/667895）作出不予專利的判決，理由是， Kubin 案中主張的 NAIL 基因序列，僅僅代表了科技進步所促成的發展，與先前技術文件相較之下，仍屬於顯而易見的發明（註）。

巡迴法院認為這個案子裡的先前技術文件（i）「教導」了本案的蛋白質（ii）提供為此蛋白質的編碼基因解碼的「動機」，以及（iii） 「建議」使用對此蛋白質具有專一性的單株抗體來進行基因選殖（註）。

這樣的解讀方式讓許多人噓聲四起，認為巡迴法院是因為受到最高法院 KSR 判決的壓力而自打嘴巴的說法。

原來，所謂先前技術文件中教導的蛋白質，只是電泳片上可加以辨認出的一個點，並未被實際解出其基因或及蛋白質編碼，所以，在先前技術文件中並未指出具體的相似結構（structural similarity）的情況下，理當可以依照巡迴法院在 1992 年 In re Bell 及 1995 年 In re Deuel 的類似判例，認定 Kubin 和 Goodwin 的發明在缺少結構相似性，而且，人體密碼子使用變化多又複雜的情況下，歸類為無法合理推測而得、非顯而易見的發明。事實上， In re Deuel 中，曾經依據 1988 年 In re O'Farrell 的邏輯，明申「長久以來，『顯而易見的嘗試』並不算構成顯而易見性」（”Obvious to try” has long been held not to constitute obviousness），可以說是為生物技術領域中的不可預測性背書，讓許多透過自動化篩選方法而分離出的基因取得專利。

當然，經驗老道的巡迴法院法官自然不會無端地說出自相矛盾的話，更不會因為最高法院的 KSR 判決結果就平白承認自己的先前判決錯誤。在 In re Kubin 的判決書中，法官先是搬出巡迴法院在 In re O'Farrell 中對於「顯而易見的嘗試」的立場及但書，又點出生技研究一日千里，一項發明的顯而易見性自然此一時非彼一時。巡迴法院就這樣在科技進展的曲曲折折之間，判定了 Kubin 申請案的顯而易見，也讓 KSR 判例的原則從一般認定具有可預測性的專業領域衍生到了不具可預測性的專業領域。

綜而觀之，巡迴法院在 In re Kubin 判決書中依循的準則，就是第八版 MPEP 2143 Exemplary Rationales 中的（ E ） Obvious to try – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success ( 顯而易見的嘗試，即是從有限個已經提出、具有可預測性又可合理期待成功結果的解決手段中加以選擇 ) 。

換句話說，遇到這樣的核駁理由時，就得要舉證支持發明是（a）由發明人如亂槍打鳥般地嘗試組合先前技術文件的種種可能而得時，官方便不應該訴諸於顯而易見的後見之明（where a defendant merely throws metaphorical darts at a board filled with combinatorial prior art possibilities, courts should not succumb to hindsight claims of obviousness.），或者說，（b）發明帶來的改良程度，如果已經超乎使用先前技術元件時所可預期的已知功能， §103 便不足以構成核駁專利要件的理由（§103 bars patentability unless "the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions."），換句話說，就算這個嘗試利用了一般性的常用實驗方法，這樣的發明還是可能符合非顯而易見的專利性。

這樣的反駁方式，可以在前面提及的武田製藥（Takeda）和衛采製藥（Eisai）兩家藥廠的侵權訴訟案中看到，勝訴方都列舉了提示反面教示（teaching away）的文獻，一方面加以說明發明的藥物結構並非單純依循先前文件從有限個可預期結果的選擇中選出，另一方面，也凸顯發明成果的意外功效或改良之處。

有人說，在這個所謂的後基因時代，大部分基因序列都已完成解碼，已經沒有太多從未曾揭露而具有新穎性的基因了（近年來基因序列專利的申請數量趨勢，請參考 http://www.patentlens.net/daisy/HumanGenome/2908.html ），所以這個判決對於未來的基因專利新案可能影響不大。不過，對於那些需要迴避上游基因專利尚可進行下游發明的生技公司，尤其是生物製劑的學名藥廠商，這個判例倒是有可能為他們扭轉局勢，擺脫上游基因專利的陰影。

註：
引證文獻及其內容簡述如下：
（1） U.S. Patent No. 5,688,690 ：這篇專利揭露了從人類自然殺手細胞（human NK cells）分離出的受體蛋白質 p38 ，以及對此 p38 有專一性的單株抗體，也提出此抗體可應用於辨識、標定特定細胞種類。此外， '690 專利也提到 p38 的 DNA 及胺基酸編碼可依照習知方法加以解碼。專利訴願與衝突委員會（BPAI）認定此蛋白質即為 In re Kubin 案中的 NAIL 蛋白質。
（2） Joseph Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual 43-84 (2d ed. 1989) ：詳解各種基礎分子生物實驗的經典手冊。前述引證文獻（1）即在實施例中列舉手冊中關於基因庫建構、基因表現、選殖、定序的部份作為習知實驗方法。
（3） Porunelloor Mathew et al., Cloning and Characterization of the 2B4 Gene Encoding a Molecule Associated with Non-MHC-Restricted Killing Mediated by Activated Natural Killer Cells and T Cells , 151 J. Immunology 5328-37 (1993) ：這篇文獻描述在老鼠自然殺手細胞表面發現的受體蛋白 2B4 ，並利用引證文獻（2）中描述的方法解碼 2B4 蛋白質的核苷酸及胺基酸序列。本文中也描述了利用 2B4 做出的單株抗體。專利訴願與衝突委員會（BPAI）認定此老鼠蛋白質，即為人類 NAIL 蛋白質的同源蛋白。