專利應用
USPTO新近公布的程序異動及提案

作者╱北美智權專利研發部 黃蘭閔

2010.05.03

繼請求繼續審查(RCE)及審查績效點數制度調整後,美國專利商標局(USPTO)近期公告調整訴願理由書(Appeal Brief)初步檢核單位,推動專利行政監督專員試辦計畫(Patents Ombudsman Pilot Program),另又提議修改正式案(nonprovisional application)初審文件缺漏補件期限,以將暫時案(provisional application)申請人12個月的考慮期限間接延長為 24個月。

以上調整及提案都未涉及美國專利法或施行細則修法,但若能順利推行,多少應有助於縮短美國發明專利申請案審查時間。

訴願理由書改由BPAI初步檢核

2010年3月29日USPTO發出內部通知,對內公告即將改由專利訴願暨衝突委員會(BPAI)負責檢核訴願理由書內容形式,隔日並透過《聯邦公報》(Federal Register)正式對外發布相關訊息:不論訴願通知書(Notice of Appeal)何時提出,凡為2010年3月30日或當日後送件的訴願理由書,其形式內容是否符合37 CFR 41.37各項規定,將統一交由BPAI首席法官或其指定人判斷。

依其規畫,BPAI將盡可能在1個月內完成檢核,只要BPAI判斷一訴願理由書合格或其瑕疵不影響BPAI審理,USPTO內部的Patent Appeal Center及審查官即不會再退件要求更正,案件移交BPAI審理後,也不會再以訴願理由書有瑕疵為由退回審查部門。

不過訴願理由書的形式內容檢核單位雖然換手,其他流程的負責單位並無變動。在訴願案確定拿到成案通知書(Docketing Notice)之前,該案件的管轄權仍在USPTO專利審查部門,由Patent Appeal Center負責檢核其他文件的形式內容是否符合規定。

根據USPTO局長David Kappos的網誌留言,2010年1月20日USPTO就BPAI相關事務邀請公眾參與圓桌會議,這項變動正是當天出席者的提議。其優點在於,所有變動不涉及法規修訂,只需更改USPTO內部作業順序,即可減少訴願理由書重覆檢核流程。未來從提交訴願通知書到收到成案通知書,訴願人的等待時間應可隨之縮短。

但以上修訂做法不適用Reexamination程序,據USPTO表示,Reexamination訴願程序作業將另有調整。

專利行政監督專員試辦計畫

2009年10月27日USPTO提出專利行政監督專員計畫試行構想,並收到15份公眾意見,由於多數意見支持實施,USPTO遂於2010年4月6日宣布推動專利行政監督專員試辦計畫。試行時間為公告日起1年的期間,試辦期結束後,USPTO可能視試辦成效、參加者意見、局內資源等狀況,決定是否延長試辦或修訂相關辦法。

根據其規劃,當申請人認為其申請案審查程序沒有合理進度(stalled in the examination process),透過正常流程反映後仍不見效果(例如申請人認為審查官並未回應新的答辯或修正,但經過合理時間的嘗試後,申請人仍無法聯繫上審查官或其主管),可利用此一試辦程序求助於各單位的專利行政監督專員,以期在10個工作天內解決問題。

其基本程序為:參加者先以電子申請表留下基本資料,遞交後可立刻收到電子郵件確收回擲。負責的專利行政監督專員將在1個工作天內致電參加者,記錄問題內容,並在資料庫中建檔、把問題轉交最適合處理的人員。接手處理的人員需通知參加者解決狀況,待問題處理完畢後,再報告原專利行政監督專員。

但需注意,案件現況查詢或其他例行事務服務並非這項試辦計畫的服務範圍。應以訴願、申訴(Petition)等程序處理的問題,仍應以訴願、申訴程序解決。各單位雖然都選派資深人員擔任專利行政監督專員,但這些監督專員的職責是從旁推進申請案審查作業,無權直接介入各項程序,例如申請人無法請監督專員參加與審查官的面詢會議,監督專員也不會列席訴願會議(Appeal Conference)。

參與這項試辦計畫無需繳交規費,但參加者需為申請案代表人。第三人或已委任代理人的申請人,無法利用這項計畫直接聯絡專利行政監督專員。

正式案初審文件缺漏補件作業變更提議

2010年4月2日,USPTO提議變更正式案初審文件缺漏補件作業(Missing Parts Practice),邀請公眾予以指教建議。
依現行制度,暫時案申請日起算12個月內,申請人需提出正式案主張暫時案優先權,若正式案符合申請日登錄基本要件但仍有缺漏需補件,USPTO將發出補件通知(Notice to File Missing Parts of Nonprovisional Application),限申請人於2個月內補齊缺漏,如作業不及,申請人最多可繳費讓補件期限再延長5個月。

而USPTO此次提案:暫時案申請日起算12個月內,假設申請人及時提出至少有一項申請專利範圍的正式案主張其優先權,並(1)已繳納正式案基本申請費(目前大實體費用為330美元),(2)已提交合格宣誓書(Oath or Declaration),(3)未請求申請案不公開,且(4)申請案本身資料完備已處於可公開狀態,那麼在這種狀況下,若申請案仍有缺漏,例如缺繳檢索費、審查費等規費,USPTO所發補件通知將給申請人12個月的時間補件,但這12個月的補件期限不得再展延。

補件時間增為12個月,也就是正式案申請規費全額繳足期限日會較現行規定延後數月,間接拉長申請人可考慮時間。若申請人評估其發明的確具有市場潛力,可等回覆補件時,再一併提初步修正(Preliminary Amendment)新增改寫申請專利範圍。

但需注意,專利權期間調整(PTA)計算規定並未跟著改變,即使補件期限變為12個月,申請人未於通知發文日起算3個月內回覆,仍可列為PTA天數扣減事由。此外,依USPTO設計的遊戲規則,這類正式案一律需在最早優先權日起算18個月後公開,因此若正式案未滿足所有公開要件,前述補件通知仍將限申請人於2個月內完成補件,而非給12個月的回覆期限。

另方面,在這12個月的回覆期間,USPTO考慮開放申請人請求製作國際式檢索報告(International Style Search Report),以提供初步的檢索結果,當作申請人決定是否繼續申請時的參考依據。這項服務將需另外繳費,唯其所繳規費不得抵免正式案應繳納的檢索費。

 

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