專利應用
Wyeth案USPTO敗訴 將改變PTA計算方式

作者╱北美智權專利研發部 黃蘭閔

2010.02.03

美國聯邦巡迴上訴法院(Federal Circuit,Fed. Cir.)於2010年1月7日公布Wyeth v. Kappos案判決結果:USPTO專利權期間調整(Patent Term Adjustment,PTA)法規詮釋、計算方式皆有違35 USC 154(b)規定,故判USPTO敗訴。獲悉訴訟結果後,USPTO於11日表示將重新修正PTA計算方式,並於21日宣布該局和美國司法部將不再針對本案上訴。

由於本案宣判後許多專利權人可能會跟進要求重計PTA,USPTO 21日已於聯邦公報(Federal Register)正式公告配套辦法。凡是2010年3月2日以前公告的專利,專利權人可在公告日起算180天內,以制式表格請求USPTO 依Wyeth案原則重計PTA,無需另附Petition及規費。

PTA簡介

據35 USC 154(b)規定,若因官方延誤導致申請案較晚領證公告、專利權期間縮短,專利權人可獲得專利權期間調整延長的補償,也就是前述的PTA。簡言之,PTA可視為美國官方三大保證,依35 USC 154(b)(1)規定順序,即:

A. 保證USPTO立即回覆;
B. 保證申請案繫屬期間(Pendency)不超過3年;
C. 保證調整因衝突程序(Interference)、保密命令(Secrecy Order)、訴願程序(Appeal)造成的延誤。

凡屬條文中保證補償的延誤,官方延誤一天,專利權人就可取得一天的PTA,也就是專利權期間可延長一天。但若各項延誤有重疊之處,依35 USC 154(b)(2)規定,PTA補償天數不得超出延誤領證的實際天數,也需扣除申請人造成的延誤天數。

而本次訴訟涉及7179892、7189819兩件專利,申請期間兩案皆有因A、B兩類因素造成的延誤,且兩件專利A、B延誤期間重疊。專利權人與USPTO的主張歧見,即是何謂A、B延誤期間的重疊期間?當重疊時,又該如何排除重覆計算的PTA天數?

兩造PTA計算方式

兩件專利PTA計算基準日期分別列出如下,專利權人、USPTO對所列天數並無異議。
專利號
A延誤
B延誤
落於三年後之A延誤
申請人延誤
7179892
610
345
51
148
7189819
336
827
106
335

但PTA天數該如何計算,兩造說法大異其趣。專利權人主張:PTA天數=A延誤天數+B延誤天數-發生在申請日起算三年後的A延誤天數(即專利權人認定的重疊天數)-申請人延誤天數。USPTO則認為,申請過程最初三年的A延誤終會導致三年後的B延誤,為了不重覆計算,USPTO主張合理計算方式應是:PTA天數=(A延誤天數、B延誤天數二者取較長者)-申請人延誤天數。

下方以圖示說明,以讓讀者能更清楚了解兩者的差異:
USPTO 認為,申請過程前三年所發生的A 延誤,都有可能導致三年後的 B 延誤,以致三年前發生的 A 延誤與 B 延誤其實也會重複計算,因此 USPTO 認為 PTA 應為 A 延誤總和(2年)與 B 延誤(3年)二者取較長者,所以應為 3 年。而 Wyeth 則認為 PTA 計算方式應為 A 延誤總和(2年),加上 B 延誤(3年),兩者相加後(5年),減去落於三年後 A 延誤與 B 延誤重疊的時間(1年),所以 PTA 應為 4 年。

依上述兩種方式計算,兩件專利的PTA天數於是有了以下差距。

專利號
主張人
計算方式
所得PTA
二者之差
7179892
USPTO
610 – 148
462
專利權人
610 + 345 – 51 – 148
756
+294
7189819
USPTO
827 – 335
492
專利權人
336 + 827 + 106 – 335
722
+230

專利權人先是請求USPTO重新考慮PTA天數計算結果,但USPTO自認計算結果無誤。專利權人隨後在哥倫比亞特區地方法院提出訴訟,地方法院法官認同專利權人主張,判USPTO敗訴。USPTO不服判決向Fed. Cir.提出上訴,結果USPTO論點仍未能說服Fed. Cir.法官,由於本案未再上訴,有關A、B延誤期間重疊時PTA天數如何計算的問題,答案至此底定。

Wyeth v. Kappos判決內容摘要

本案上訴到Fed. Cir.,是由Randall R. Rader、S. Jay Plager、Kimberly A. Moore三位法官負責審理。三人一致同意維持地方法院原判決,並由即將接任Fed. Cir.首席法官職務的Rader法官撰寫判決文。

依據35 USC 154(b)(2)條文,所謂PTA天數不得超出延誤領證的實際天數,2004年USPTO修訂37 CFR 1.703(f) 條文(69 FR 21706、69 FR 34283)時即曾說明其立場:考慮A、B延誤期間重覆計算問題時,B延誤期間應考慮扣除35 USC 154(b)(1)(B)(i)~(iii)情形後的整體繫屬期間,而非僅是申請日起算三年後的期間,也就是同一官方延誤事件有可能導致A延誤,進而又導致B延誤,因此即便A延誤、B延誤發生的日期不同,仍屬35 USC 154(b)(2)條文所規範的不得重覆計算狀況。

但判決文指出,35 USC 154(b)已清楚定義何謂「延誤期間」與「重疊」,A、B延誤期間的起訖計算方式明確,除非同時發生,斷無重疊可能。既然申請日起算三年後才會產生B延誤,申請日起算三年內不可能有A、B延誤期間重疊的現象。而A延誤導致B延誤的問題,或許會讓部分專利權人幸運取得更多PTA調整天數,但如採用USPTO主張的計算方式,亦無法排除此一可能。縱有資格,Fed. Cir.亦無意改正所有法規造成的不公平問題,畢竟Fed. Cir.的任務是執行法律規範的政策,而非批評或改正法律規範的政策。

追溯35 USC 154(b)條文的立法原由,其中一項目的,是保障多數已盡注意責任的申請人至少可享17年專利權保護。對此,USPTO強調修法當年申請案平均繫屬期間不過25個月,多數申請案領證後都享有逾17年的保護,且原始修法提案並未納入B延誤相關規定。不過判決文指出,依USPTO的詮釋,B延誤天數只要超過A延誤天數,就有PTA天數不超過17年的調整上限,與前述立法目的相違,B延誤相關文字未納入原始修法提案版本,亦不足以支持USPTO論點。

既然35 USC 154(b)條文語義清晰,無模糊空間,翻查記錄,也未顯示重大的相反立法意旨,本案無法依Chevron Deference原則認可USPTO相關詮釋,因此維持原判。

參考資料:
1. Wyeth v. Dudas, 580 F. Supp. 2d 138 (D.D.C. 2008)
2. Wyeth v. Kappos (Fed. Cir. Jan. 7, 2010)


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