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美國聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit，Fed. Cir.）於2010年1月7日公布Wyeth v. Kappos案判決結果：USPTO專利權期間調整（Patent Term Adjustment，PTA）法規詮釋、計算方式皆有違35 USC 154(b)規定，故判USPTO敗訴。獲悉訴訟結果後，USPTO於11日表示將重新修正PTA計算方式，並於21日宣布該局和美國司法部將不再針對本案上訴。
由於本案宣判後許多專利權人可能會跟進要求重計PTA，USPTO 21日已於聯邦公報（Federal Register）正式公告配套辦法。凡是2010年3月2日以前公告的專利，專利權人可在公告日起算180天內，以制式表格請求USPTO 依Wyeth案原則重計PTA，無需另附Petition及規費。
據35 USC 154(b)規定，若因官方延誤導致申請案較晚領證公告、專利權期間縮短，專利權人可獲得專利權期間調整延長的補償，也就是前述的PTA。簡言之，PTA可視為美國官方三大保證，依35 USC 154(b)(1)規定順序，即：
A. 保證USPTO立即回覆；
B. 保證申請案繫屬期間（Pendency）不超過3年；
C. 保證調整因衝突程序（Interference）、保密命令（Secrecy Order）、訴願程序（Appeal）造成的延誤。
凡屬條文中保證補償的延誤，官方延誤一天，專利權人就可取得一天的PTA，也就是專利權期間可延長一天。但若各項延誤有重疊之處，依35 USC 154(b)(2)規定，PTA補償天數不得超出延誤領證的實際天數，也需扣除申請人造成的延誤天數。
而本次訴訟涉及7179892、7189819兩件專利，申請期間兩案皆有因A、B兩類因素造成的延誤，且兩件專利A、B延誤期間重疊。專利權人與USPTO的主張歧見，即是何謂A、B延誤期間的重疊期間？當重疊時，又該如何排除重覆計算的PTA天數？
兩件專利PTA計算基準日期分別列出如下，專利權人、USPTO對所列天數並無異議。
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專利號 |
A延誤 |
B延誤 |
落於三年後之A延誤 |
申請人延誤 |
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7179892 |
610 |
345 |
51 |
148 |
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7189819 |
336 |
827 |
106 |
335 |
但PTA天數該如何計算，兩造說法大異其趣。專利權人主張：PTA天數＝A延誤天數＋B延誤天數－發生在申請日起算三年後的A延誤天數（即專利權人認定的重疊天數）－申請人延誤天數。USPTO則認為，申請過程最初三年的A延誤終會導致三年後的B延誤，為了不重覆計算，USPTO主張合理計算方式應是：PTA天數＝（A延誤天數、B延誤天數二者取較長者）－申請人延誤天數。
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下方以圖示說明，以讓讀者能更清楚了解兩者的差異：
USPTO 認為，申請過程前三年所發生的A 延誤，都有可能導致三年後的 B 延誤，以致三年前發生的 A 延誤與 B 延誤其實也會重複計算，因此 USPTO 認為 PTA 應為 A 延誤總和（2年）與 B 延誤（3年）二者取較長者，所以應為 3 年。而 Wyeth 則認為 PTA 計算方式應為 A 延誤總和（2年），加上 B 延誤（3年），兩者相加後（5年），減去落於三年後 A 延誤與 B 延誤重疊的時間（1年），所以 PTA 應為 4 年。
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依上述兩種方式計算，兩件專利的PTA天數於是有了以下差距。
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專利號 |
主張人 |
計算方式 |
所得PTA |
二者之差 |
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7179892
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USPTO |
610 – 148 |
462 |
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專利權人 |
610 + 345 – 51 – 148 |
756 |
+294 |
7189819 |
USPTO |
827 – 335 |
492 |
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專利權人 |
336 + 827 + 106 – 335 |
722 |
+230 |
專利權人先是請求USPTO重新考慮PTA天數計算結果，但USPTO自認計算結果無誤。專利權人隨後在哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，地方法院法官認同專利權人主張，判USPTO敗訴。USPTO不服判決向Fed. Cir.提出上訴，結果USPTO論點仍未能說服Fed. Cir.法官，由於本案未再上訴，有關A、B延誤期間重疊時PTA天數如何計算的問題，答案至此底定。
本案上訴到Fed. Cir.，是由Randall R. Rader、S. Jay Plager、Kimberly A. Moore三位法官負責審理。三人一致同意維持地方法院原判決，並由即將接任Fed. Cir.首席法官職務的Rader法官撰寫判決文。
依據35 USC 154(b)(2)條文，所謂PTA天數不得超出延誤領證的實際天數，2004年USPTO修訂37 CFR 1.703(f) 條文（69 FR 21706、69 FR 34283）時即曾說明其立場：考慮A、B延誤期間重覆計算問題時，B延誤期間應考慮扣除35 USC 154(b)(1)(B)(i)~(iii)情形後的整體繫屬期間，而非僅是申請日起算三年後的期間，也就是同一官方延誤事件有可能導致A延誤，進而又導致B延誤，因此即便A延誤、B延誤發生的日期不同，仍屬35 USC 154(b)(2)條文所規範的不得重覆計算狀況。
但判決文指出，35 USC 154(b)已清楚定義何謂「延誤期間」與「重疊」，A、B延誤期間的起訖計算方式明確，除非同時發生，斷無重疊可能。既然申請日起算三年後才會產生B延誤，申請日起算三年內不可能有A、B延誤期間重疊的現象。而A延誤導致B延誤的問題，或許會讓部分專利權人幸運取得更多PTA調整天數，但如採用USPTO主張的計算方式，亦無法排除此一可能。縱有資格，Fed. Cir.亦無意改正所有法規造成的不公平問題，畢竟Fed. Cir.的任務是執行法律規範的政策，而非批評或改正法律規範的政策。
追溯35 USC 154(b)條文的立法原由，其中一項目的，是保障多數已盡注意責任的申請人至少可享17年專利權保護。對此，USPTO強調修法當年申請案平均繫屬期間不過25個月，多數申請案領證後都享有逾17年的保護，且原始修法提案並未納入B延誤相關規定。不過判決文指出，依USPTO的詮釋，B延誤天數只要超過A延誤天數，就有PTA天數不超過17年的調整上限，與前述立法目的相違，B延誤相關文字未納入原始修法提案版本，亦不足以支持USPTO論點。
既然35 USC 154(b)條文語義清晰，無模糊空間，翻查記錄，也未顯示重大的相反立法意旨，本案無法依Chevron Deference原則認可USPTO相關詮釋，因此維持原判。
參考資料：
1. Wyeth v. Dudas, 580 F. Supp. 2d 138 (D.D.C. 2008)
2. Wyeth v. Kappos (Fed. Cir. Jan. 7, 2010)
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