專利應用

美國Enhanced First-Action Interview 試辦服務簡介

作者╱北美智權專利研發部 邱英武

2009.10.30

USPTO於2008年4月28日開辦為期約半年的First-Action Interview測試服務,在試辦期間過後,USPTO內部評估試辦成效,發現的確可以使申請案更加快速取得專利權。因此USPTO局長David Kappos於2009年9月16日簽署Enhanced First Action Interview(USPTO有文件簡稱Enhanced FAI,甚至是E-FAI) Pilot Program文件,再次試辦相似的服務。試辦期間,從2009年10月1日,至2010年4月1日的期間。

基本申請資格

適用的申請案件需要下列的條件:

  1. 非Reissue的35 USC 111(a)發明正式案,或由PCT進美國的35 USC 371申請案;
  2. 獨立項小於或等於3項、總項數不超過20項,無多項附屬項
  3. 審查委員尚未作成第一次實質審查通知書(First Action on the Merits,簡稱FAOM);
  4. 屬於以下任一類別

案件申請日

歸屬審查部門

2006年11月1日或早於該日

1610部門審查(即art unit為161x)

2006年10月1日或早於該日

1795部門審查(即art unit為1795)

2008年2月1日或早於該日

2150與2160部門審查(即art unit為215x 與216x)

2008年7月1日或早於該日

2440與2450部門審查(即art unit為244x與245x)

2007年6月1日或早於該日

2617部門審查(即art unit為2617)

2008年5月1日或早於該日

2811-2815、2818、2822-23、2826與2819-2895部門審查(即art unit為2811-2815、2818、2822-23、2826與2819-2895)

2007年12月1日或早於該日

3671部門審查(即art unit為3671)

2008年1月1日或早於該日

3672部門審查(即art unit為3672)

2007年11月1日或早於該日

3673部門審查(即art unit為3673)

2008年2月1日或早於該日

3676部門審查(即art unit為3676)

2007年7月1日或早於該日

3677部門審查(即art unit為3677)

2007年11月1日或早於該日

3679部門審查(即art unit為3679)

2006年5月1日或早於該日

3735部門審查(即art unit為3735)

2007年4月1日或早於該日

3736部門審查(即art unit為3736)

2006年12月1日或早於該日

3737部門審查(即art unit為3737)

2006年8月1日或早於該日

3768部門審查(即art unit為3768)

2006年12月1日或早於該日

3739部門審查(即art unit為3739)

2007年9月1日或早於該日

3762與3766部門審查(即art unit為3762與3766)

2006年9月1日或早於該日

3769部門審查(即art unit為3769)

申請人應依規定提出書面申請。試辦期間,只要符合基本申請資格,都將准予加入試辦計畫。資格不符者,申請人可於1個月或30日內(期限取較晚截止者,以下類似期限亦採同一原則判定)補件申請,補件申請期限不得引用37 CFR 1.136(a)請求延期。

申請審查與回覆、面詢

對於符合資格者,審查委員仍依慣例先審核申請案是否符合發明單一性原則;不符合發明單一性原則之申請案,審查委員可先要求申請人選組,之後再做檢索。檢索比對先前技術(prior arts)之後,若審查委員認為申請案仍未達可予專利的標準,將發出PIC,列舉引用的先前技術、可能的核駁理由,並會附上審查委員的工作時程計畫,方便申請人安排面詢。

當申請人接到PIC文件後,申請人須於PIC發文日起算 1個月或30日內回覆,回覆期限得引用37 CFR 1.136(a)請求延期1個月。回覆方式有三,須擇一進行,若未回覆者,審查委員將會依據現有申請案資料,發出First Action Interview Office Action(USPTO有文件簡稱FAI-OA):

  1. 以書面方式告知審查委員申請人無意請求面詢。
  2. 依據37 CFR 1.111的規定,以書面逐項回覆每個核駁理由,並放棄面詢與FAI-OA。
  3. 以規定方式書面請求面詢。

若申請人不請求面詢,審查委員將逕發FAI-OA(視為第一次實質審查通知書),限申請人於發文日起算1個月或30日內回覆,此一期限得引用37 CFR 1.136(a)延期1個月。

若請求放棄面詢及FAI-OA並依據37 CFR 1.111回覆者,則PIC將會視為FAOM,審查委員會參考申請人的回覆,做出第二次的實質審查通知書,此時的通知書可能是最終核駁、核准通知或是其他適當的通知。

若申請人請求面詢,應參考審查委員的工作時程計畫,與審查委員敲定面詢時間。面詢必須安排在面詢請求書提交日起算2個月或60日內進行,否則將會被視為未對PIC做出回覆,此時審查委員將會依據現有申請案資料,發出FAI-OA。於請求面詢時,可以一併提出“PROPOSED”修正答辯。但“PROPOSED”修正答辯不必然能獲審查委員採認並納入正式記錄(will not be entered as a matter of right)。

面詢進行前,申請人應做好充分準備,於面詢時一次排除所有可能的核駁理由。面詢進行時,審查委員將與申請人討論發明內容、先前技術、可能的核駁理由、申請人所提“PROPOSED”修正答辯等等。
與審查委員面詢後,審查委員將會發出面詢摘要,並可能有下述三種發展:

  1. 若面詢時雙方皆同意該發明具可專利性,審查委員將發出核准通知。
  2. 若面詢時雙方未就該發明可專利性達成協議,審查委員將製作FAI-OA限申請人於發文日起算1個月或30日內回覆,此一期限得引37 CFR 1.136(a)延期1個月。
  3. 若面詢時雙方未就該發明可專利性達成協議,而申請人希望把所送的“PROPOSED”修正答辯轉換為符合37 CFR 1.111(b)的回覆,且聲明放棄收到FAI-OA者,此時,PIC與面詢將會視為FAOM,審查委員會參考申請人的修正答辯與面詢資料,做出第二次的實質審查通知書,此時的通知書可能是最終核駁、核准通知或是其他適當的通知。

想要加入試辦計畫的申請人的注意事項:

    1. 必須在PAIR系統出現FAOM記錄至少一天前提出書面申請。此時的FAOM包括Non-final Office Action、Notice of Allowability、Notice of Allowance、Ex parte Quayle Action等。
    2. 加入試辦計畫者,一旦審查委員發出PIC,即不得請求退檢索及超項費。
    3. 加入試辦計畫者,若申請人在官方發出PIC及FAI-OA兩份文件期間提出主動修正,不保證一定能獲審查委員採認並納入正式記錄。

加入試辦計畫的申請案不代表能享有加速審查待遇,但有可能以其effective filing date排隊候審。

 

申請基本流程圖