專利應用

專利品質,堅若磐石-中國國內優先權的應用

作者╱北美智權專利研發部 邱子殷

2009.10.30

對於專利申請案,大家都會注重申請日,專利申請案愈早取得申請日,對日後行使該專利權愈具優勢,在中國,專利權採取先申請原則,此在現行專利法(2009.10.1施行)中第9條明確規定,「兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人」。

公司或企業開發一項新產品,或多或少都會申請專利以保護該產品,新產品的研究開發時間往往需要耗費相當長的時間,因此,大部分的公司或企業在新產品開發階段,就會先行針對該產品的技術特徵申請發明專利或實用新型專利,以避免被他人捷足先登,這是無可厚非的事情。但是,此時所提出的專利申請保護範圍或實施例可能較為基本,甚至有時候無法周延的保護日後的產品,此時該怎麼辦呢?在此跟大家介紹中國國內優先權的應用。

首先,現行專利法第29條第2款規定,「申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內,又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權。」由此可知,在中國要主張國內優先權,必須符合二個條件:

第一個條件,在後申請必須在被主張優先權的在先申請的申請日起12個月內提出,專利法第30條規定「申請人要求優先權的,應當在申請的時候提出書面聲明,並且在三個月內提交第一次提出的專利申請文件的副本」,換句話說,主張優先權時必須在後申請的請求書中聲明,審查指南(徵求意見稿)I.I-6.2.2.2中規定要求優先權聲明的內容必須寫明被主張的在先專利申請的申請日、申請號與原受理機構名稱(即中國)。

若聲明不符規定,則在後專利申請視為未提出優先權。此外,審查指南(徵求意見稿)I.I-6.2.2.3中規定「申請人要求本國優先權並且在請求書中寫明瞭在先申請的申請日和申請號的,視為提交了在先申請文件副本。」

第二條件,在後的專利申請的發明主題必須與被主張優先權的在先專利申請的發明主題相同,審查指南(徵求意見稿)II.III-4.1.2對於相同主題的發明創造的定義有明確規定「相同主題的發明或者實用新型,是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型。但應注意這裏所謂的相同,並不意味在文字記載或者敍述方式上完全一致。」

此外,審查指南(徵求意見稿)I.I-6.2.2.1針對被要求國內優先權的在先申請與要求國內優先權的在後申請作了形式上的規定,該規定為:

(1)在先申請應當是發明或者實用新型專利申請,不應當是外觀設計專利申請,也不應當是分案申請。
(2)在先申請的主題沒有要求過外國優先權或者本國優先權,或者雖然要求過外國優先權或者本國優先權,但未享有優先權。
(3)該在先申請的主題,尚未授予專利權。
(4)要求優先權的在後申請是在其在先申請的申請日起十二個月內提出的。

由上述規定而觀, 外觀設計專利申請不得作為被要求優先權的在先申請,發明或是實用新型的分案申請也不能作為被要求優先權的在先申請,此外,在先申請須未享有他案的優先權,或在先申請於在後申請的申請日前尚未被授予專利權, 因此,各位讀者須特別注意,在先申請或在後申請不符合上述規定,則在後申請將被視為未要求優先權。

另外,須提醒各位讀者,當在後申請與在先申請的申請人不一致時,在後申請的申請人應當在提出在後申請之日起三個月內提交優先權轉讓證明文件,該轉讓證明文件必須所有在先申請的申請人簽字或蓋章。

在此讀者另需要特別注意,根據現行實施細則(2002年核定)第33條第3款規定,「申請人要求本國優先權的,其在先申請自後一申請提出之日起即視為撤回。」由此可觀之,當申請人的在後申請要求優先權時候,被要求的在先申請將會自在後申請提出的那一天起被視為撤回,亦即,該在先申請自始不存在,且該在先申請經撤回後,申請人不得請求恢復。

那麼請求國內優先權需要繳交多少官方費用呢?

根據現行實施細則(2002年核定)第92條第2款規定,「申請人要求優先權的,應當在繳納申請費的同時繳納優先權要求費;期滿未繳納或者未繳足的,視為未要求優先權。」另現行實施細則(2002年核定)第92條第一款規定,「申請人應當在收到受理通知書後,最遲自申請之日起2個月內繳納申請費、公佈印刷費和必要的附加費」,此外,優先權要求費是以要求優先權的項數作為收費標準,根據專利繳費指南規定(請見下表):

(人民幣:元)

發明

實用新型

外觀設計

優先權要求費每項

80

80

80

舉例來說,在後申請的權利要求 1-5 所保護的技術方案已記載於在先申請 A 中,另在後申請的權利要求 6-10 所保護的技術方案已記載於在先申請 B 中且在先申請的 A 和 B 均符合上述的規定,則在後申請的權利要求 1-5 可以要求在先申請 A 的優先權,而在後申請的權利要求 6-10 可以要求在先申請 B 的優先權,那麼,申請人則除了繳交申請費及其他必要附加費之外,須在繳交申請費的同時繳交優先權要求費二項要求優先權費用共 80+80 =160 人民幣。

綜所觀之,當申請人欲利用中國國內優先權的制度,在後申請的說明書和權利要求書的內容盡量涵蓋在先申請的技術內容、技術特徵與技術方案,此外,在後申請的內容亦可另外新增其餘的符合單一性規定的發明特徵,如此一來,在後申請所保護的權利範圍涵蓋了在先申請,且可彌補在先申請內容的不足,雖然要求優先權需要額外付費,但申請人花少許的成本,卻可以讓產品或是發明技術獲得更多的利益,且專利的品質在無效宣告或是侵權上也經得起考驗。