专利工程专栏
藉USPTO的网络资源及系统找到有利的专利信息
作者/北美智权法规研究组 谈定宇
2009/01/20

在日常美国专利申请实务中,笔者经常需要透过网络来进行数据搜寻,笔者因此想在此分享一些自己在做网络检索时的发现,也许能对您在进行专利研究或竞争对手资料收集上提供画龙点睛的功效。

大多数申请美国专利的人都知道美国专利商标局(USPTO)提供有网络资源及系统,但不知您是否留意到该系统一些另类的运用方法。本篇汇整了一些来至于专利申请数据库(PAIR)、美国专利公报(Official Gazette)、专利诉愿暨冲突委员会(BPAI)的前案数据库、USPTO公众检索设施(Public Search Facility)的免费前案检索服务、以及USPTO员工电子电话搜寻页面的运用方法。以下分段说明各个数据的运用方式。

文章綱要
一、专利申请数据库(PAIR)

二、美国专利公报(Official Gazette)

三、专利诉愿暨冲突委员会(BPAI)

四、其它USPTO的网络资源

一、专利申请数据库(PAIR)


专利申请数据库(PAIR)网址:http://portal.uspto.gov/external/portal/pair

分为Public及Private两部份的专利申请数据库。Patent Application Information Retrieval(PAIR)是USPTO所提供的一套专利申请案信息撷取系统,可大量的浏览、下载和打印数十万件不受保密法规限制的数据和文件,譬如申请中的专利案件数据在申请日起18个月公开后,即会加入Public PAIR数据库内。

您可以利用同业的专利申请案之实审内容,包括 Office Action 内35 USC 102及 35 USC 103 的驳回引证案,也可以用国际专利分类号及当前美国分类号(Class Number类号/ Subclass Number次类号)作为您的搜寻依据。以下举一个简单的例子来介绍说明:

范例数据:
专利申请本案之第一请求项为:一种W装置,该装置包含一特征A,一特征B,一特征C,及一特征D;其中该特征B也包含一特征E。

审查委员在103驳回所引用的引证案包括:前案#1及前案#2。

前案#1,其教导:一种W装置,该装置包含一特征A,一特征B,一特征C,一特征D。

前案#2,其教导:在与本案之类似技术领域内,一种Z装置,包含一特征B,其中该特征B也包含一特征E。此外,本案的W装置与前案#2的Z装置为非常类似的装置。

前案#1的第一请求项为:一种W装置,该装置包含一特征A,一特征B,一特征C,及一特征D。

范例说明:
从以上的范例数据可知,如果反过来用前案#1的第一请求项来比对本案之发明,按照法院以Markman Hearing对专利权利要求之解释(claim construction)来看,也就是说包括了均等论来判断的话,就可看出本申请案之W装置对于前案#1第一请求项而言是否有侵权之嫌疑。

从以上范例可知,在此数据库收集到的数据,可说是审查委员已免费的替您将申请的本案与前案#1的专利做了一大部份的侵权比对工作,因此对于您收集同业竞争数据可说是省下不少功夫。但需切记的是,在专利审查(patent prosecution)时,审查委员对本案专利申请的请求项所用的是:「最大的合理范围解释(broadest reasonable interpretation) 」的比对方法和法庭采用的claim construction (用在前案的请求项),并不太相同,在此补充两者的差异点。

此外,在Public PAIR内,您也可以运用他人已放弃的(abandoned)专利及申请中专利之数据内容,找到一些「尚有利用价值」的专利,当您确定该专利已经处于无法被恢复的情况下,那就有可能可以被公众所使用了。但要注意的是,需要确定该案是否有其它接续案件数据的存在(可参照Continuity Data页面),因为这有可能会使得该案的实际寿命被延展。

当发明人需要对其发明专利申请做前案检索时,也可利用他人类似的专利及专利申请案的专利申请数据库内之Image File Wrapper所列出的Information Disclosure Statement 内容作为支持,特别是外国引证案(foreign reference)的部份。另外也可利用Examiner's search strategy and results来协助其前案检索之用。而如果该同业类似的专利申请数据库内有提到许多的非专利文献(NPL)资料,但并未在PAIR内提供其内容的话,则可向USPTO公共档案局(Office of Public Records)索取订购该案之所有资料内容的认证副本来作为研究。

二、美国专利公报(Official Gazette)

美国专利公报(Official Gazette)网址:http://www.uspto.gov/web/patents/patog/

美国的专利公报(Patent Official Gazette)的Electronic Official Gazette (eOG:P)可提供您在网络上查阅最近52期的美国专利公报全部内容,而笔者建议的数据库检索是以下三个项目。

单方再审查/多方再审查(Ex Parte Reexamination / Inter Parte Reexamination)
您可定期参考美国专利公报内的再审查程序前案案件,特别是同业间的相关数据,以取得有利的信息。譬如说,针对竞争对手的一笔重要专利,经过再审查程序之后,您可以在了解内容后轻而易举的避开该再审查后之专利请求项。

另外,一般经过了再审查程序而存活下来的专利,通常可算是「质量较高」的专利,但尽管如此,也不能算是「完美无缺」的专利,因为再审查并不包括:来至于诈骗行为(fraud)、不公平行为(inequitable conduct)、公众使用或贩卖、或违反揭露之义务作为撤销专利、以及与全部的35 USC 112有关的问题等等因素在内 (参考 MPEP 2258)。但这种专利再审查程序及其file wrapper亦具有许多参考价值。

再发证专利程序(Reissue)
您也可以定期参考再发证专利案件,可以取得有利的竞争对手的信息。譬如说,对手的一笔重要专利经过再发证专利程序之后,变成可以用较为轻易的回避设计方式来避开该存活的专利请求项。

其它
有些因欠缴维护费致使专利过期之公告(Notice of Expiration of Patents Due to Failure to Pay Maintenance Fee),以及因接受延误缴纳之维护费使得专利权利恢复(Patents Reinstated Due to the Acceptance of a Late Maintenance Fee)内容也是具备参考价值的。譬如说,竞争对手的一笔「有利用价值」的专利如果已过期,并且没有被恢复的话,也是有可能可以被大众所利用的信息。当然采用时需要谨慎,还是得先确定其可自由使用的空间(freedom-to-operate)才行。

三、专利诉愿暨冲突委员会(BPAI)

专利诉愿暨冲突委员会(BPAI)网址:http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/index.html

当专利申请人对审查委员驳回其专利申请案感到不服时,可向隶属于USPTO的专利诉愿暨冲突委员会(The Board of Patent Appeals and Interferences,BPAI)提出诉愿,因此BPAI的网址及前案判决数据库也是相当具有参考价值的数据来源。以下两个额外网址分别提供不同的判决内容:
1. 先例判决(precedential):http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/prec.htm
2. 教导性判决(informative opinions):
http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/informative_opinions.html

以讨论「非显而易见性」的KSR v. Teleflex案为例,近来大众似乎都很在意美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeal for the Federal Circuit,CAFC)、最高法院等判决,以其作为「非显而易见性」实际运用的标准,但却很少人花心思来了解专利诉愿暨冲突委员会是如何对该案的非显而易见性之实际运用作进行分析。

笔者认为虽然按照35 U.S.C. 141之法规,专利权人如果不满专利诉愿暨冲突委员会的判决是可以上诉到联邦巡回上诉法院的,也就说,专利诉愿暨冲突委员会的判决及案例虽并非最终判决,但仍具重要性。特别是专利诉愿暨冲突委员会于2008年所提交(cases filed)的Ex Parte Appeal案件就有6385件之多(数据来源参考USPTO Performance and Accountability Report Fiscal Year 2008)。另外在2008年就已经有了7笔先例的个案判决及至少16笔教导性的个案判决,因此也比较容易了解实际KSR v. Teleflex 对于日常非显而易见性判断之影响。

此外在BPAI的判决数据库页面(http://des.uspto.gov/Foia/BPAIReadingRoom.jsp)有一强大的「Search Document Text:」之检索项目,使用者可使用一些特定词句作为检索,例如,当输入「KSR Int'l v. Teleflex」后,可找到譬如Ex parte PHILIP A. ROGAN et al. Appeal 2008-4672及其它大量有关于非显而易见性判断的实际案例。

四、其它USPTO的网络资源

USPTO在美国维吉尼亚州的亚历山大市(ALEXANDRIA, VA)设有一公共场所提供所谓的公众检索设施(Public Search Facility),也是笔者推荐且十分有价值的网络资源,该地的众多工作站(Workstation)可提供一般人用来做免费的前案检索,此系统的特色为,透过网络联机,一般人就可以用到美国专利商标局审查委员所使用的一样的Web-based Examiner Search Tool (WEST),以及Examiner Automated Search Tool (EAST)做免费的前案检索工作。关于WEST及EAST请参考MPEP 902.03(e)。

USPTO 员工电话搜寻页面也是可用来参考的工具。

http://portal.uspto.gov/external/portal/emlocator,它可用来寻找案件负责的审查委员及该审查委员之技术组的上级长官即审查委员督导(Supervisory Patent Examiner,SPE)电话号码。