继上篇说明了外观设计专利保护范围解读的3个原则后，本期将继续介绍其它原则及回避设计的要领。

原则四：所有的图面都不能忽视，底部也是设计特征

在Contessa的案例（注17）中，Contessa食品公司有一个虾盘摆饰的D404,612外观设计专利（如图12所示，以下简称612专利，竞争对手Conagra公司从泰国进口以及贩卖的「虾盘」产品（如图13所示）所使用排列虾子的方式与612专利近似，Contessa食品公司控告Conagra等公司侵害612专利，加州中区地方法院作出侵权成立的判决、被告不服，向CAFC提出上诉。

图12 美国D404,612号外观设计专利「虾盘」
图13 被告Conagra进口的虾盘

CAFC驳回地区法院的判决，并发回更审。CAFC说明：依612专利所附之图面观之，除了盘面上虾子的排列方式，还有图4及图5所揭露的盘子底部形状，地区法院应将5个图面所构成的整体设计以及其上揭露的所有装饰性特征与被告产品比对，不能仅将612专利在正常使用情状下可看得见的装饰性特征予以比对。

在发回重审指导（remand instruction）中，CAFC特别说明：612专利的整体设计包含所有图面所揭露的顶面、侧面及底部的所有特征，因此，地区法院除了将盘面上虾子排列的方式加以比对外，还应将虾盘的整体设计（由虾盘的顶面、侧面、底部所构成）与被告产品作整体的比对，才能认定是否构成外观设计专利侵害。虽然被告使用与专利权人类似的设计在盘子上排列虾子，但612专利所附的图面包括盘子底部及其剖面图，所以，在外观设计专利侵害判断时，并没有主要部位与次要部位，或主要或次要视觉焦点的区分，应该连盘子的底部设计一并考虑。

外观设计专利要保护的对象是在图面揭露的整体设计的视觉外观，在图面中出现的所有特征都会被用来限制外观设计专利的保护范围，设计专利核准后的公告有公示（public notice）的作用，可将申请人想保护的权利范围清楚告知社会大众或第三人，避免他人侵害之。因此，申请人在绘制图面之前，应谨慎思考哪些设计特征必须呈现在图面中，不需呈现的特征或不必要的图面应省略之。在Contessa案例之后，如果想申请外观设计专利保护盘面上虾子排列的设计，仅需在图面呈现虾子排列的设计特征，可省略盘子底部与其它不必要的图面（底视图及剖面图），亦即申请人只要在图面中揭露立体图、顶视图及侧面视图即可，例如：D489,608外观设计专利（如图14所示），如此，就能得到专利权人想要的外观设计保护。值得注意的是，可使产品的设计与其它既存的设计区分的设计特征（与设计的可专利性有关的）必须在图面中揭露，以免将来修正时会被审查人员认为是新添事项（new matter）而予以核驳。

图14 美国D489,608外观设计专利（Shrimp and surimi tray）

Apple公司的外观设计专利申请策略：

Apple公司设计了iPhone充电底座，2007年1月5日Apple提出两件充电底座外观设计专利申请案，2008年3月13日核准公告其中一件D568,874（如图15所示），2008年6月17日核准公告另一件D571,360（如图16所示），Apple公司想要保护底座外观上的某些重要设计特征，2008年3月10日以延续申请案的形式（continuation application）提出充电底座的部分外观设计申请案，该案有两个实施例（如图17所示），图面中底座的外形轮廓与底部是以虚线的形式呈现。图面中揭示的凹弧处设计特征是匹配iPhone手机的底部弧度，这种单一设计特征的申请方式是要杜绝他人利用这个弧凹处的设计特征去做其它外观样式的iphone手机置放座设计。

图15 美国D568,874外观设计专利（底座）	图16 美国D571,360外观设计专利（底座）
图17 美国D595,264外观设计专利（底座）

原则五：整体设计（Design as a whole）的比对原则

外观设计专利的权利要求保护范围是建立于产品的整体外观形状或表面装饰的设计上，设计所以能获准专利，是能给予工业产品一个可区别的或独特的整体外观（overall appearance），亦即外观设计专利权利要求保护范围的解读应以整体设计（design as a whole）为之，不得将之割裂为若干设计特征而为局部之主张（注18）。在专利侵权实务上，Gorham（注19）的一般观察者检测（ordinary observer test）中，观察比对的对象是产品的整体外观设计，而不是设计中的某些设计特征，掌控着设计可专利性（有效性）关键也是整体外观设计，而不是产品设计中各个独特组件，一直以来，法院也始终坚持这种整体设计的比对原则（注20）。

在KeyStone的案例（注21）中，KeyStone公司拥有美国D298,463外观设计专利（如图18所示，以下简称463设计专利），这是挡土墙砖（retaining wall block）的装饰性设计，图面中揭示两个实施例，其中一个实施例前端有一个梯形锥面，其锥凸面上有自然成形的凹凸不平的表面，挡土墙砖本体上有两个矩形圆角的镂空孔洞。KeyStone公司的竞争对手Westrock公司制造一个命名为「Stonewall」的挡土墙砖（如图19所示）。1991年1月KeyStone公司控告Westrock公司的的挡土墙砖侵害463外观设计专利。初审法院认为，一般观察者可以很容易地分辨出463设计专利与Westrock公司的挡土墙砖，因此，两者并未构成实质相同，被告产品并未侵害463外观设计专利。原告不服，遂向CAFC提出上诉。

图18 美国D298,463外观设计专利	图19 被告Stonewall挡土墙砖

上诉时，原告主张：463号外观设计专利的设计特征只有前端锥凸面的装饰性设计，那是挡土墙砖嵌入挡土墙后，在墙面上所显露出来的部分，也是挡土墙砖正常使用后所显露的部分，而其它的特征在正常使用后都看不到，因此，在比对时应予以省略。

CAFC认为：外观设计专利是以专利中图面所揭示的设计来定义权利要求保护范围，而不是以设计中的某一个特征来定义权利要求保护范围，因此，463外观设计专利应包含图面所揭示的整个挡土墙砖的装饰性设计，而不是只有挡土墙砖前端锥凸面的装饰性设计。由于被告产品与463外观设计专利的前端都具有一个锥凸面，该锥凸面有相同类似自然成形凹凸不平的表面，当许多挡土墙砖堆栈砌在一起时，墙面上只显露出该凹凸不平的表面，所以，一般观察者才会将两个墙面混淆、误认。

CAFC说明：虽然两者使用在挡土墙时所显露在外面的锥凸面部分，会造成挡土墙面外观的近似，可是，KeyStone公司申请的是挡土墙砖的装饰性设计，而不是挡土墙的装饰性设计，436外观设计专利是挡土墙砖的整体外观设计，而不是仅有砖块应用墙上后所显露在外面的部分，一般观察者就整体设计予以观察比对，会发现被告产品的整体外观与436外观设计专利是可以区别的，两者并不构成近似。因此，Westrock公司的挡土墙砖并没有侵害436外观设计专利。

Apple公司的外观设计专利申请策略：

Apple公司iPhone的图形化使用者界面中，有些是以连续变化画面的形式提出申请，例如：D597,101（如图20所示），图面说明中载明：动画图像外观的转换顺序如Fig. 1-7所揭示（注22），专利保护范围的解读是以整体设计为之，亦即包含图面中所揭露的7 个画面的整体图形界面的内容与转换顺序。不过，iPhone的图形化使用者界面还有其它相关的外观设计专利，例如：D597,107、D604,305、D608,366、D617,334以及D627,790等案（注23），厂商如欲进行图形界面的回避设计，除了解读所欲回避设计的权利保护范围之外，还要查看申请过程的历史档案（File Wrapper），以及相关的设计专利，了解申请人分案申请的前因后果，审查人员在申请过程中的核驳理由与所引证的前案资料，查看是否能找出可突破的缺口，设计出不会落入专利保护范围的图形界面。

图20 美国D597,101外观设计专利（Fig.6与Fig.2相同，Fig.7与Fig.1相同）

原则六：外观设计专利的权利保护范围应排除功能性特征

2010年3月9日，CAFC发布对于Richardson v. Stanley Works, Inc.案件（注24）的法律意见，确认联邦地区法院对于外观设计专利包含功能性特征的权利保护范围的解读，同时确认设计专利的侵权分析一直是遵循着整体设计的比对原则。Richardson拥有一个多功能羊角榔头（stepclaw）的外观设计专利（如图21所示），这是一种木工工具，包括：一个把手、锤头、钳口（jaw）及铁撬（crowbar），Richardson控告Stanley工具厂制造的Fubar工具（如图22所示）侵害他的外观设计专利。经合议庭讨论之后，地区法院认为：Richardson的外观设计专利包含装饰性特征与功能性特征，在外观设计专利侵害认定的一般观察者检测中，应将功能性特征排除在专利保护范围之外，亦即在考虑Fubar工具是否与Richardson的羊角榔头设计构成实质相同时，应排除功能性特征。因此，判定Fubar工具并未侵害Richardson的外观设计专利。原告不服，向CAFC提出上诉。

图21 美国D507,167外观设计专利	图22 被告Stanley的D562,101外观设计专利

在上诉中，Richardson主张：地区法院在解读外观设计专利权利保护范围时，并不是就整体设计予以解读，而将设计中的非功能性特征与功能性特征予以区分，这种作法是错的。CAFC不同意Richardson的主张，肯定了地区法院对于该外观设计专利保护范围的解读并说明：当设计包含功能性与非功能性特征时，在解释外观设计权利要求保护的范围，要确定该专利所揭示的非功能性特征。且从有关外观设计权利要求保护范围的诸多先前案例中可得知，法院的指导原则对于事实的发现是非常有用的，其中之一就是区分功能性与装饰性特征。

CAFC认为：地区法院适当分析出Richardson的外观设计专利的功能性特征，且确认羊角榔头是具有多个功能组件的多功能工具，法院清楚说明，只有非功能性的装饰性设计特征才能获得外观设计专利的保护。羊角榔头包括：把手、锤头、钳口及铁撬等几个要素，这些是基于功能性用途的考虑，因此要将其从权利要求保护的范围中适当的分离出来。CAFC补充说明，地区法院只是想用图面去解说专利保护范围中的功能性特征与装饰性特征。

CAFC认为：外观设计专利的侵害认定应以整体设计的比对方式为之，不能仅就其中的装饰性特征予以比对。地区法院发现Fubar工具与Richardson外观设计专利之间的装饰性（非功能性）特征明显不同，Fubar工具所显现的整体视觉印象有别于Richardson的外观设计专利，不会造成市场混乱，因此，并不构成外观设计专利侵害。

由此可得知，在外观设计专利侵权诉讼中，专利权人不得主张图面中所揭露的某一项外观设计特征属于功能性特征，在一般观察者检测的比对中应将该项外观设计特征忽略。相反的，在一般观察者检测比对的结果，被告产品与原告的外观设计专利构成近似或实质相同时，如果近似或相同的部分是属于功能性特征，被告可主张功能性特征并非外观设计专利保护的范围，同时抗辩功能性特征应被排除。

原则七：图面说明的相关叙述是限制条件

对于外观设计而言，一张图面的表达胜过千言万语，图面就是最好的说明。通常，说明书中只需简要说明图面中的各个视图，关于设计以外的描述说明是不必要的，但不禁止申请人在图面说明中对于图面中的设计详加说明，例如：在动画式或可变动的图形化使用者界面（GUI）申请案中，应在图面说明中记载：「设计变动的性质」（the transitional nature of the design），以及清楚解释权利要求保护范围（the scope of the claim）并不包括图面中未揭露的图像。因此，图面说明记载了有关外观设计专利请求标的之叙述，例如：虚线部分不构成权利保护范围之一部分，或是新颖特征说明、或是解说图面中的限制条件等，则需审酌图面说明，换言之，外观设计专利的权利保护范围是以图面所揭示之设计为基础，图面说明可以辅助了解该外观设计专利所请求的权利保护范围。

在In re Plastics Research Corp. Litigation的案例中（注25），原告Plastics Research Corp.（以下简称PRC公司）拥有D402,381外观设计专利，它是一个关于射出成形格状围篱的装饰性设计（如图23所示），被告美国Weyerhaeuser公司及Brite制造公司制造贩卖多种格状围篱的产品，PRC公司认为Weyerhaeuser及Brite的格状围篱产品已经侵害381号外观设计专利，于是向Michigan东区联邦法院侵权诉讼，控告Weyerhaeuser及Brite的格状围篱产品侵害外观设计专利。

原告PRC在申请过程历史档案清楚地写明381号外观设计专利的新颖特征包含：两组旁支交叉嵌合的条板组合及其条板交叉汇编的位置，是一条板在旁支的另一条板之上。事实上，381号外观设计专利最初的权利要求保护范围（initial patent claim）被审查人员核驳，尔后修正权利要求保护范围，添加叙述主要特征的语句，其中特别叙述该外观设计「第二组对角线位置的条板被放置于第一组对角线位置条板之上」，但是审查人员还是核驳该外观设计专利申请案，PRC公司向专利上诉委员会（BPAI）提起上诉，BPAI认为PRC公司的外观设计与先前技艺是可以区分的，因为在所有的先前设计中「在同一方向的条板的位置似乎是高于（或低于）另一个不同方向的条板，两组条板的位置是不同的层次（直接搭架在另一板条上）」，因此，法院认为381号外观设计专利被核准的原因，是在于「其条板交叉嵌合的位置是一条板在旁支的另一条板之上」的新颖特征。

图23 美国D402,381外观设计专利（围篱产品）

被告产品是由一组较厚的条板及另一组较薄的条板交叉汇编而成，有的产品是由较薄的条板通过较厚的条板组合而成，有的是较厚的条板含住较薄的条板组合而成，被告产品使用的是一条板通过另一条板的孔洞的组合形式。由于PRC公司的381号外观设计专利的专利权利保护范围已经被「条板在条板之上牵合方式的组合」新颖特征所限制，而被告产品并没有这项新颖特征，并不构成外观设计专利侵害。

Apple公司的外观设计专利申请策略：

iPhone外观所申请的外观设计专利之中，有些是关于机壳表面配置的设计特征，例如：D558,758（如图24所示）是电子装置的金属环框与正面的表面配置的部分外观设计专利，图面说明中详细记载着：电子装置表面配置以标示颜色图解说明之，表面包含框内黑色部分排除中央长方形区域（例如：以虚线呈现的显示区域）与一金属环框，后壳罩表面分为金属的上部与黑色底部，顶面又分为金属的前段部分与后侧部分，机壳左侧与右侧可分为金属的前段部分与后侧部分，后侧部分包含下段黑色部分，附件包含彩色照片（注26）。由于Apple公司已将iPhone的外观设计申请多案的外观设计专利，在说明书中清楚说明这个设计包含材质与颜色的配置，一方面限缩专利权利保护的范围，可与其它申请案区别，另一方面可能预留将来申请立体商标（trade address）的空间。

图24 美国D558,758外观设计专利（电子装置）

原则八：新颖特征并不等同于外观设计专利的权利保护范围

在Unidynamics案例（注27）中，原告Unidynamics公司有一个关于零食及饮料的自动贩卖机的装饰性设计（如图25所示，以下简称446专利），竞争对手Automatic Products国际有限公司生产了LCM4的自动贩卖机，原告认为被告的产品侵害他的446专利而提起侵权诉讼。审判前，地方法院召开Markman听证会解读446专利的权利保护范围。

地方法院解读446专利的权利保护范围如下：由图面可得之，446专利是个具有透明玻璃前门的传统式外观的自动贩卖机设计，不过，自动贩卖机中零食及饮料的展示及贩卖部分系属基于功能性考虑的特征，并非装饰性的新颖特征，只有位于装载罐头的门板上的大长方形广告区域，及在零食下方展示饮料的种类及价金的长方形区域，才是446专利的新颖特征。被告的LCM4装置及446专利都具有这项装饰性特征，而这项装饰性特征实质上是相同的，且会使一般观察者造成混淆、误认，因此，判定被告的LCM4产品侵害446专利。被告不服，向CAFC提出上诉。

图25 美国D307,446外观设计专利（零食及饮料的自动贩卖机）

上诉时，被告主张：地方法院在分析446专利的侵害认定时，将一般观察者的检测及新颖特征的检测合并成一个检测的做法是错误的。446专利的装饰性设计包含图面上所揭示的整体机器装置（整体外观形状、铰链的配置、脚柱及框边的小饰条），而不是只是两项新颖特征，地方法院仅根据新颖特征而判定两个设计实质上相同的做法是错误的。

CAFC同意地方法院对于446专利的新颖特征的认定，不过，CAFC特别说明：地方法院解读外观设计专利权利保护范围的方式是错误的，外观设计专利权利保护范围应包含图面所揭示之整体设计的所有装饰性特征，地方法院认为其它的装饰性特征与新颖特征无关而忽略了，例如：门板的宽度、机器的饰框及锁的位置等改变，又依据两项新颖特征判定被告的LCM4产品侵害446专利。因此，CAFC撤销原判决，且要求地方法院重审。

原则九：一张图片胜过千言万语的描述

为了要让陪审团了解外观设计专利被核准的权利保护范围，有些设计需要较多的解读，有些设计仅需稍作解读，有些则不用解读，无论如何，依CAFC判决所建立的指导原则，法院必须解读专利权利保护范围。在Minka灯具公司控告Craftmade公司的案例（注28）中，地方法院详读特别专家（special master）的报告，得知设计专利权利保护范围的解读是想要唤起陪审团对于外观设计专利的视觉意象（visual impression）。

地方法院以文字描述的方式详细解读着：「D380,539外观设计专利是吊扇灯的装饰性设计（如图26所示），其中包含马达壳罩、扇骨及扇叶，扇叶位于中央托座的扇骨托架上方，中央托座中央处有一圆形开口，其下方设置一弧球形外突的灯罩，弧弯的托座中央开口处向外延伸出鱼鳍状的扇骨托架，每一托架的形状相同，其长度大约是扇叶的1/3，托架尾端以小圆弧收束。一个圆柱形马达壳罩邻接于托座，马达壳罩位于扇叶中央上方，马达壳罩下段呈圆柱状，上段呈弧凹状。仰视该设计时，鱼鳍状扇骨由中央托座以顺时针方向向外延伸，其外观类似一个会旋转的尖突星星，每一扇骨托架前沿一侧的形状是个瘦长对称橄榄球的断面形状。每一扇叶也是以顺时针方向向外延伸，扇叶前沿向托座中央开口处延伸，扇叶内侧线条呈直线延伸与扇骨托架内侧线条平行，但每一扇骨与另一扇骨衔接处之线条呈弧弯状，扇骨另一侧线条尤其尖端处到中央后逐渐弧弯内缩，其边缘线条弧顺。每一扇叶前端弧尖处及线条转折处以圆弧角修饰，每一扇骨内侧由前端弧尖处开始配合扇叶向外倾斜，该倾斜面延伸至另一扇叶前沿边缘。」（注29）

地方法院认为被告产品没有侵害D380,539外观设计专利，原告Minka不服提起上诉，2004年1年月16日，CAFC召开全院联席听证会（En Banc），CAFC驳回上诉（注30）。Minka不服，请求美国联邦最高法院向CAFC发出移送案件复审的命令（Petition for writ of certiorari），2004年10月4日，美国联邦最高法院认为，审判法院不必采用一般观察者的观点、也不必依据熟习该项技艺通常水平之设计师（一般设计师）的观点，可用「自己的观点」解读外观设计专利的权利保护范围，因而驳回Minka的请求（注31）。

图26 美国D380,539外观设计专利（吊扇灯）

不过，2006年，CAFC在AminiInovation Corp. v Anthony California, Inc的案例（注32）中记载着：对于外观设计专利侵害认定，一张图片胜过千言万语。2007年，CAFC在Egyptian的案例（注33）中说明：虽然审判法院有责任解读外观设计专利权利保护范围，但没有规定的解读形式。通常，外观设计专利的权利保护范围是「如图所示之装饰性设计」，对于外观设计专利而言，图面比文字描述更能表现出设计，如果没有图面，文字描述是无法清楚的表达。因此，不要试图以详细的文字描述来解读外观设计专利权利保护范围。

CAFC强调：在没有偏颇的情况下，审判法院可以详细的文字描述解读设计专利权利保护范围，不过，在决定是否以文字描述，应确认文字描述可能引起的风险，例如：不当强调设计的某些特定特征，是否会导致事实审查者（陪审团）着重于文字所描述的各项特征，而不是整体设计的比对（注34）。

CAFC同时建议：审判法院的工作是提供陪审团适当的引导，不逾越且不过度干预陪审团的事实认定过程，可是外观设计专利不同于发明专利，在解读专利权利保护范围时，不应要求以详细文字的描述去解读外观设计专利，法院可告知陪审团可能影响外观设计专利权利保护范围解读之其它事项，例如：（1）虚线在外观设计专利的图面中所象征的意义；（2）申请历史档案对外观设计专利权利保护范围解读的影响；（3）外观设计专利图面所揭示的设计特征，哪一些是功能性特征，哪一些是装是性特征（注35）。

2010年，CAFC在Crocs的案子（注36）中再次说明：正如发明专利申请一般，国际贸易委员会（ITC）以文字描述图面所揭示之鞋子设计，并用其描述限制权利要求保护范围。在通常情况下，外观设计专利的图面并不需要那么多文字的描述。外观设计专利权利利保护范围的解读不需要以文字的方式详细的描述，因为外观设计专利侵权（无效性）的判断是以整体设计为依据，这种以各个元素的描述过于注重细节，已偏离整体设计考虑的基本原则。由这个案子可得知，法院依赖详细文字解读外观设计专利权利保护范围的危险性。

设计趋势与回避设计

这几年，全世界消费性电子产品的焦点都集中在Apple的新产品，无论是iMac计算机、iPod随身听或是简约美学的iPhone手机，还是轻薄美学的MacBook Air笔电，Apple公司的创新策略，不只是硬件创新，工业设计更是独领风骚，带领消费性电子产品的流行美学与设计趋势。Apple公司的创新策略是注重于「设计」，而不是复杂的技术问题，而设计是以应用为导向，以消费者核心，其设计是指广义的设计，包括：产品、界面、使用者经验与设计策略。Apple采用简约风格的产品设计，重视使用者界面的创新源自于人性，考虑到「使用者经验」，解决使用者心中的痛，iPhone / iPod Touch实行相同触控人机界面架构，成功建构丰富、有趣的操控体验，就消费性电子产品而言，能将繁复的操控与难以了解应用的动作，转换成更为直观、简便、易于记忆、容易反复操作的执行体验，是Apple产品在市场上取得优势的重要关键。Apple公司的iPhone手机以及iPad平板计算机的热卖，改变了行动运算装置的世界，也带动这些电子消费性产品的外观设计趋势。

美国海关与专利上诉法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下简称CCPA）（注37）在In re Laverne案例（注38）的说明：在一个商业领域中，有人创造出一个新的款式，但并不能阻止同ㄧ商业领域中其它业者发展相同设计风格的设计。我们研读上诉人与引证的先前技艺Saarinen的图面，并试图想象在现实生活中，他们的椅子会是什么样子。虽然有人可能会觉得上诉人的设计（如图27左侧所示）与Saarinen的椅子（如图27右侧所示）有一部分的设计风格是相同的，上诉人的座椅由底部向两侧弧弯而向上形成U形包覆状、座椅后段凹形折弯处以圆弧面修饰形成弧曲的椅背，而Saarinen的座椅的两侧向外斜出形成外扩的梯形设计、座椅后侧凹形折弯处以小圆弧角修饰椅背较为平直，依据上述分析，在法律要件的检视下，我们的结论是上诉人的椅子设计并不是显而易知的。诚然，两个设计之间有一种普遍的相似性，就是都具有基座与一体成型的座椅以及塑造一个适合人体工学的座椅的共通特征。但是，我们标示出两者之间的多处差异，而那些差异并不是细微的差异，就法律观点而言，这些差异累积的效果无疑的创造一个不同的外观。

图27 上诉人Laverne的椅子（左侧）与Saarinen的设计专利（右侧）

CCPA在Laverne案例的论点是，纵使两个设计给人的视觉印象是近似的，可是对一般观察者而言，两个设计之间的差异是明显的，因此，在自己的权利保护范围内仍应可获得外观设计专利的保护。这个论点说明了专利回避设计是一种合法的竞争行为，这原则有利于外观设计的竞争，可以鼓励更多的设计师激发出新的以及更好的设计。诚如CCPA的观点，无论是市场上竞争的汽车或冷气机或消费性电子产品，在该商业领域中有独领风骚的新款式（style）出现，该类产品外观的发展都会遵循着类似的模式在进行。法律虽给予外观设计专利保护这个带领流行风潮的新设计，但并不因此而阻断该商业领域其它类似设计的发展，易言之，在同一设计风格或流行趋势中，各个厂商都可发展出明显不同的设计，而消费者可以区别这些设计间的差异，这就是设计专利回避设计的基本观念。

外观设计专利的侵害认定不单是比对外观设计专利与被告产品是否构成近似的事实问题而已，法院会先解读外观设计专利所保护的范围，再进行外观设计专利与被告产品、先前技艺的三方视觉比对（three-way visual comparison）（注39）的检测。因此，厂商想要进行回避设计时，首先要仔细检索所欲回避的外观设计专利是否有相关的延续申请案或分割申请案，找出相关的申请过程历史档案与先前技艺，再分析所有相关外观设计专利图面所揭示的权利保护范围与新颖设计特征，建构出所欲回避的外观设计专利权利保护范围，寻找权利保护范围的缺口或破绽以及进行回避设计之可能性，找出适当的设计发展原则，设计人员根据该原则设计出不会落入专利保护范围的设计，降低专利侵权与陷入专利侵权诉讼的法律风险。

以下介绍两个外观设计专利的案例，一件是香港厂商的回避设计，另一件是台湾厂商的回避设计，这两个设计所应用的回避设计的手段不同，但都获准美国的外观设计专利，应可算是回避美国大厂外观设计专利的成功案例。

案例一：将设计概念运用在不同功能的电子装置的回避设计

2006年9月Apple公司发表第二代的iPod shuffle的数字音乐播放器（如图28所示），这款产品采用扁薄的方形本体附有夹体的设计，不同于其它的iPod家族的产品。2006年9月1日开始，Apple以整体设计与部分设计的形式（如图29-30所示）以分割与延续申请的方式申请了十多个外观设计专利保护这产品的外观设计，其实Apple公司有一款相同设计概念的遥控器设计（注40）（如图31所示之remote controller）也申请外观设计专利，Apple公司想要断绝竞争对手或他人仿效其外观或进行回避设计的空间。

当初Apple的iPod设计就是借用Rams的基本设计概念将之运用在不同功能要求与限制的媒体播放装置（如图32所示），香港一家Sunrich灯具制造厂商运用同样的设计概念，将第二代iPod shuffle外观设计的设计概念运用在不同功能要求的夹灯设计（如图33所示之clip light），在扁薄的方形本体顶面开设一矩形u状弧弯的缺口设置灯具与透光罩，另将中央双圆环控制开关修改为三环中央还略微下沉之设计，也在美国申请且获准外观设计专利（注41）。

图28 Apple的第二代iPod shuffle产品	图29 美国D560,228外观设计专利
图30 美国D601,172外观设计专利	图31 美国D56,155外观设计专利
图32 Braun公司T3口袋型收音机与Apple公司的iPod（注42）美国D608,038外观设计专利
图33 香港商Sunrich的夹灯设计

案例二：顶面与底部的设计特征不同的回避设计

美国Polycom公司于1992年推出三角形星状的麦克风电话产品（speaker phone），将该产品的外观申请且获准外观设计专利（如图34所示），之后，Polycom公司延续该设计概念与风格发展了不同的麦克风电话设计（如图35-36所示），也都申请了外观设计专利予以保护（注43）。

图34 美国D342,732外观设计专利（speaker phone）
图35 美国D382,266外观设计专利（speaker phone）
图36 美国D480,059外观设计专利（speaker phone）

台湾有一家厂商E. Lead Electronic Co.（怡利电子股份有限公司）也沿用三角形星状的设计概念开发了一型会议麦克风电话的产品，是将三角型星状本体放大中心部分卡扣另一个小略微凸出的三角形凸部，1998年8月将该产品在美国申请外观设计专利，1999年7月13日获准美国D 411,995外观设计专利（如图37所示）。另有一位孙文华先生也沿用三角形星状的设计概念发展一型会议电话的产品，由底部可看出基本构成是一个三角型星状结合一个卵形底座所构成之话机本体，2003年1月分别在台湾与中国提出外观设计的专利申请（注44），2003年6月12日也在美国提出外观设计专利申请，2004年6月22日核准公告（如图38所示），这两个外观设计专利的核准公告中，USPTO的审查员所引用的前案资料都有Polycom公司的美国D342,732、D382,266外观设计专利，由此可得知，审查员将这两个设计与Polycom公司的设计比较之后，认为还是有新颖性、显而易知性且符合专利要件才会核准，因此，这两个应可算是回避设计成功的案例。

图37 美国D 411,995外观设计专利（Conference speaker phone）
图38 美国D491,909外观设计专利（speaker phone）

结论

如果一个产品的外观未能及时传达一个正面印象，消费者可能永远不会再考虑购买或使用该产品，因此，任何产品成功的关键，首先是其美学外观必须能够吸引目标消费者与使用者的目光。为了高度地提高产品的吸引力，设计师想尽办法使他们设计的产品外观能在消费者心中引起某种程度的反应或想法。换言之，设计师希望产品外观能将某些讯息经由视觉传达给消费者，藉此实时触发讨人喜欢的反应与印象，例如：一个如同Apple公司iPhone产品的外观设计，可能使消费者引发一种「酷」、「时尚」或「高科技」的良好印象。就工业设计而言，设计师会参考一些功能相同或相关产品寻找灵感，这是常见与有效的方式，然而，设计师常常会从既有的设计寻找灵感，他们浏览书籍上的照片、图片或是包括收藏的设计等其它来源，寻找先前设计的特征纳入他们的新设计之中，例如：有些设计师浏览许多种先前外观设计只是去寻找某些他们可利用的曲线，有些时候，设计师也会观察竞争对手的产品或配件市场藉以寻找灵感。

他人的设计激发更多更好的灵感，能在相同的设计概念或流行趋势中发展出更多不同的设计，正如同CCPA在Laverne案例中所说的：法律虽对于这种带领流行趋势的新设计给予外观设计专利的保护，但并不因此而阻断该商业领域其它类似设计的发展，所以，参考竞争对手的产品，在相同设计概念或流行趋势中发展出明显不同的设计，也因为这些设计间的明显差异而让消费者产生不同的视觉印象，这就是回避设计成功的新设计。

外观设计专利的灵魂与核心是其所附图面中揭示的实质内容，外观设计专利申请案必须提出充分且足够的各面视图，而所附的图面必须足以清楚且完整地揭示主张之设计的整体外观设计。外观设计专利的权利保护范围是「如图所示及所述应用于（物品）之装饰性设计」，原则上，图面中所揭示的整体设计是界定权利保护范围的基础，任何揭示于图面中的部分或元素，无论是物品正面的形状、或是背面的形状、或是表面装饰等等都是外观设计专利权利保护范围的重要元素，并没有所谓的「主要部位」、「主要视觉焦点」与「次要部位」的区分，如果有任何部位不属于外观设计专利权利要求保护范围之标的内容，在申请时，申请人应予以删除或以虚线形式表现之（注45），不能在核准公示之后，才主张某些特征是「非主要特征」或「非视觉焦点的次要部位」。

無論是在設計專利申請中的新穎性與顯而易知性的專利要件審查，或是在設計專利侵權訴訟中的無效性審查，還是在侵害認定的Gorham一般觀察者檢測中，觀察比對的對象是圖面中所揭示的整體外觀設計，而不是設計中的某些設計特徵，是應將圖面中所揭示之整體設計與先前技藝、或是被告設計做整體性的視覺比對。因此，掌控著設計的可專利性（有效性）關鍵是整體外觀設計，而不是產品設計中的各個獨特元件，美國法院也始終堅持這種整體設計的比對原則（註46）。

无论是在外观设计专利申请中的新颖性与显而易知性的专利要件审查，或是在外观设计专利侵权诉讼中的无效性审查，还是在侵害认定的Gorham一般观察者检测中，观察比对的对象是图面中所揭示的整体外观设计，而不是设计中的某些设计特征，是应将图面中所揭示的整体设计与先前技艺、或是被告设计做整体性的视觉比对。因此，掌控着设计的可专利性（有效性）关键是整体外观设计，而不是产品设计中的各个独特组件，美国法院也始终坚持这种整体设计的比对原则（注46）。 由前述的分析可得知，外观设计专利的侵害认定不只是单纯比对设计专利与被告产品是否构成近似而已，因此，厂商如果想要对有外观设计专利保护的热门商品进行回避设计时，应要先了解外观设计专利所保护的范围，必须要仔细检索所欲回避的外观设计专利与相关的延续申请案或分割申请案，从相关的申请过程历史档案找出有关的先前技艺，建构出所欲回避的外观设计专利权利保护范围，寻找权利保护范围的缺口或破绽，分析进行回避设计之可能性，找出适当的设计发展原则，设计人员根据该原则设计出不会落入专利保护范围的设计（消费者能清楚地区别的设计），这样才可降低专利侵权的法律风险，以免将来陷入繁复的专利侵权诉讼漩涡中。因此，对于厂商的法律人员、专利工程师以及研发与设计人员而言，对有外观设计专利保护的热门商品如何进行回避设计，实在是一门重要且复杂的课题。

注释：

注17：参照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417 (Fed. Cir. 1995).
注18：参照In re Salman, 705 F.2d 1579, 1582, 217 USPQ（BNA）981,984 (Fed. Cir. 1983).
注19：1871年，美国联邦最高法院在Gorham案例中创设了外观设计专利侵害认定的实质相同检测，亦称为Gorham检测，就是由一般观察者（ordinary observer）基于购买者的立场去观察两个设计，再依观察后所产生的视觉印象判定两个外观设计是否实质同一，是否会有混淆、误认之虞。
注20：参照In re Rubinfield, 270 F.2d 391, 395, 123 USPQ 210, 214 (CCPA 1959).
注21：参照KeyStone Retaining Wall System Inc. v. Westrock Inc., No.92-1265, (Fed. Cir. 1993).
注22：原文如下：The appearance of the animated image sequentially transitions between the images shown in FIGS. 1-7.
注23：另外还有一个申请序号29/281695的申请案，其中揭露了430图面，USPTO的审查人员将其区分为274组图形界面，该申请案因最终修正的图面导入新事项（new matter）而被核驳。
注24：参照Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010).
注25：In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002.
注26：原文如下：The surfaces of the electronic device are illustrated with color designations. The front surface includes a black interior portion excluding the rectangular feature (e.g., display region) and a metallic edge portion. The back surface is divided between a metallic top portion and a black bottom portion. The top surface is divided between a metallic front portion and a metallic back portion. The bottom surface is black. The right and left surfaces are divided between a metallic front portion and a metallic back portion. The back portion also includes a bottom black portion. An appendix including color photographs is included herewith.
注27：参照Unidynamics Corp. v. Automatic Products International Ltd. 48 USPQ2d 1099, 1101-03, 1106-08 (Cir. Fed. 1998).
注28：参照Minka Lighting, Inc. v. Craftmade Intern., Inc., 93 Fed. Appx. 214 (Fed. Cir. 2004).
注29：参照Minka Lighting v. Craftmade (N.D.Tex. 2001).
注30：参照Markmanv. Westview Instruments.Inc., 52 F.3d 967, 981, 34 USPQ2d 1321, 1331 (Fed. Cir. 1995).
注31：参照MINKA LIGHTING, INC., petitioner,v.CRAFTMADE INTERNATIONAL, INC.No. 03-1588. (Supreme Court Oct. 4, 2004).
注32：参照AminiInovation Corp. v Anthony California, Inc., 439 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2006).
注33：参照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2007).
注34：参照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.,543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).
注35：同上。
注36：Crocs, Inc. v. US International Trade Commission (ITC) (Fed. Cir. 2010) (In the matter of CERTAIN FOAM FOOTWARE).
注37：美国海关与专利上诉法院（Court of Customs and Patent Appeals）是联邦巡回上诉法院（CAFC）的前身。
注38：参照In re Laverne, 356 F.2d 1003, 53 CCPA 1158 (1966).
注39：参照Egyptian Goddess, 543 F.3d at 678.
注40：美国D556,155、D560,212、D615,069设计专利（Remote Controller）。
注41：Sunrich灯具制造厂的灯设计已获准美国D608,038外观设计专利（clip light）。
注42：图片取自http://gizmodo.com/#!343641/1960s-braun-products-hold-the-secrets-to-apples-future.
注43：美国Polycom公司的三角形星状的麦克电话在美国的外观设计专利有D342,732、D382,266、D449,285、D449,285、D480,059、D487,560、D571,776等。