前言
今日科技的进步增加电子产品设计的自由度，许多笨重的零组件已被小型芯片、集成电路、液晶显示屏等所取代，这些微小精简的零组件可以容易地重新组合排列，使得设计师有更广泛的设计空间，可随心所欲的设计电子产品。即使设计自由度（the degree of freedom in developing the design）受到限制，对设计师而言，创造出一个相当复杂的设计是件简单的事情，亦即在产品上增加多余的装饰而使设计复杂化是一件简单的事情，相对的，要使设计简单化则是件复杂且困难的事。因此，如何将产品成功的简化，经由产品外观的简化优质的整合产品的造形与机能是复杂和艰巨的任务。

Apple公司在iPhone开发之初，希望能汇集多项的高科技、精密设计构成零件的配置与组装，藉以达成在最小空间内发挥最高的效率，除了这些技术的挑战外，还想要赋予iPhone一个简洁、时尚且流线的外观。Apple公司的设计大师Jonathan Ive（注1）认为：「产品外观能以最直觉的方式将产品的特色传递到人们的脑海」。Ive在学生时代使用计算机有过相当不好的使用经验，因而导致他在产品设计时特别重视「消费者体验」的理念，他曾负责广受赞誉的iMac和iPod产品的设计（如图1所示），亦受到60年代布朗（Braun）公司的设计师Dieter Rams（注2）的大量作品影响激发Ive的设计灵感（注3），Ive借用Rams的基本设计概念将之运用在不同功能要求与限制的电子装置（如图2所示），他跟他的设计团队创造出一个简洁、时尚且高雅的产品外观，iPhone是个创新的设计，全世界都赞誉iPhone的外观简洁又时尚。

因为iPhone的产品外观太简化而易于模仿，Apple公司为了在市场上取得竞争的优势，严密布局iPhone的产品外观设计专利，藉以形成外观设计专利绵密的天罗地网，想要断绝竞争对手仿效其外观或进行回避设计的空间。于是Apple公司将iPhone的产品外观申请30件以上的外观设计专利（注4），目前已获准33件外观设计专利（如图3所示），同时也将四百多个图形用户接口（GUI）与图标（ICON）申请外观设计专利，其中二十多件已获准外观设计专利（如图4所示），还有产品包装（注5）及其它周边产品（例如：耳机、电源插头、保护套、夹扣等, 如图5所示之保护套与电源插头）的外观设计专利。

图1 Apple公司的iMac计算机与iPod产品
图2 Apple公司的iPhone的接口与Braun公司的ET66计算器
图3 美国D558,756外观设计专利	D602,015外观设计专利
图4 美国D587,107外观设计专利	D619,601外观设计专利
图5 美国D622,716外观设计专利（保护套）	D602,015外观设计专利（电源插头）

在知识经济的时代，专利已成为企业在商场上竞争的利器之一，许多大企业在某些特定技术领域或产品中，以专利作为独占市场的手段，极尽所能将在该技术领域所研发的各种技术或产品外观申请外观设计专利，严密布局专利形成绵密的天罗地网，藉以取得市场竞争性的优势。然而，再绵密的罗网也会有些细微的缺口，在激烈的市场竞争下，厂商若能从这些缺口突破竞争对手的专利布局，对于热门商品进行专利回避设计的因应策略，也可使企业在商业上不会失去竞争的优势。

专利回避设计是一种合法的竞争行为，如何避开竞争厂商所布下的专利罗网，对于市场上的热门商品进行专利回避设计是一门重要的课题。企业在进行专利回避设计的过程中，首要之务，法务人员或专利工程师应仔细解读所欲回避专利的权利要求，再依每项权利要求要件或技术特征（或设计特征）分析，罗列出可以删除或取代之组件与功能进行专利回避设计之可能性，找出适当的设计发展原则，研发与设计人员根据该原则设计出不会落入专利保护范围的产品，降低专利侵权的法律风险，避免将来陷入繁锁的专利侵权诉讼，整个回避设计的过程对于法务人员、专利工程与研发、设计人员是一项重大的考验。

长年来，知识产权业界对于发明专利的专利侵害认定与回避设计较有深入的研究及探讨，且亦有较多的相关论文、著作，但对于保护工业设计的外观设计专利制度的研究与回避设计议题的探讨，则较乏善可陈。笔者多年从事外观设计专利审查、争议案件处理及侵害鉴定的工作，近年来勤于研究美国、欧盟、WIPO的外观设计专利保护制度及美国法院的侵权诉讼判决，本文将以美国联邦法院的外观设计专利侵权诉讼判决或行政诉讼判决为例，简要说明外观设计专利保护范围的解读原则、侵害认定的比对原则作一个较完整性的介绍，并介绍成功的回避设计案例，希望能提供给厂商与业界作为参考。

外观设计专利侵权诉讼与专利保护范围的解读

在美国OddzOn Products Inc. v. Just Toys Inc.的案例（注6）中，原告OddzOn公司认为要判断是否构成外观设计专利侵害，没有必要去解读权利要求保护范围，只须将被告的产品与外观设计专利图面中所揭示的外观设计直接比对就足够了。然而，联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下简称CAFC）不同意原告的主张并说明：在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.的先前案例（注7）中已载明，要判定一个外观设计专利是否被侵害，首先要先解读该外观设计专利的权利保护范围，然后比较被告产品及该外观设计专利。因此，外观设计专利是否被侵害的判断，仅将被告的产品与外观设计专利所附的图面进行比对是不够的。

1996年美国联邦最高法院（Supreme Court）在Markmanv. Westview Instruments. Inc.案例（注8）中确定专利侵权诉讼中，专利保护范围的解读是法律问题（a matter of law），应纳入法院的执掌，由法官为之，法官可参酌专家意见，但不受陪审团事实认定的限制。法院解读外观设计专利的权利保护范围，是以图面为主要依据，一般是以审定公告的申请外观设计专利保护范围所揭露之图面为中心解读权利保护范围，必要时，参酌图面说明的文字叙述（written description）、申请及审查过程历史档案（prosecution history）（包含核驳理由、先前技艺、申复说明、解释与修正）等内部证据（注9），明确且清楚地解读外观设计专利的权利保护范围。如同发明专利一般，在外观设计专利侵权诉讼中，法院要先确定专利权有效，再解读外观设计专利的权利保护范围，才能据以进行后续的专利侵害的事实认定，以及是否有违法阻却的事由。

外观设计专利权可排除他人于美国境内制造、使用与贩卖实施该项外观设计专利产品之权利（注10），其权利保护范围关系着专利权人的利益，因此，权利保护范围的解读有助于商业交易秩序及法律秩序的维护。由于外观设计专利保护范围的解读关系专利权人的利益及社会大众的公共利益，外观设计专利保护范围必须透过合理、彼此兼容且前后一致的法律原则予以解读确定，美国联邦法院在外观设计专利诉讼实务中，均以美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，以下简称USPTO）所公告之图面（drawings）为主，图面说明及申请过程档案为辅，运用先前案例所建立的法则（rules）予以解读，这种解读结果较为明确且可预期，如此，才能减少两造当事人之争执。

外观设计专利权范围解读的原则

专利保护范围（claim）是专利制度的核心，设计专利的灵魂与核心（heart and soul）是其所附图面中揭示之实质内容，这是外观设计专利与发明专利所不同之处。在USPTO的实务规则中规定，外观设计专利申请案必须提出充分且足够的各面视图，该图面必须足以清楚且完整地揭示主张之设计的整体外观设计。

外观设计专利申请案仅得主张一项权利要求项（claim），申请人依据具体实施或应用其设计的物品，将请求专利保护的设计定义在该权利要求项中。外观设计专利的权利保护范围是「如图所示应用于（具体实施的物品）之装饰性设计」，外观设计专利所揭示之图面（drawings）是界定权利保护范围之基础，对于外观设计专利应检附之图面、绘制及表现方式、线条、符号及图面说明等，在美国专利法施行细则（Code of Federal Regulations，以下简称37 CFR）与专利审查程序手册（Manual of Patent Examining Procedure，以下简称MPEP）中有一套相当清楚且细腻的规定，申请人可依规定绘制清晰且明确的图面，明白地表示出自己的设计以及外观设计专利请求保护的范围。

依外观设计专利的申请形式看来，外观设计专利权保护似乎是没有范围的限制，不过，在申请实务与法律解释上，外观设计的专利保护范围就是被其所揭示之图面所限制（注11），外观设计专利保护范围是如图所示的设计，所以，外观设计的专利保護范围必须以图面（drawings）所揭示的整体设计来界定。任何揭示于图面中的部分（what is shown in the application drawings）都是外观设计专利保護范围的重要元素（essential element），如果有任何部位不属于外观设计专利权保護之标的内容，在申请时，就应予以删除或以虚线形式表现之（注12）。

按美国专利法的规定，外观设计专利所请求保护的范围是如图所示与所叙之设计（例如：I claim: The ornamental design for bottle lamp as shown and described.），外观设计专利保護范围是以图面为基础，通常无需审酌简要之图面说明，不过，如果图面说明记载了有关设计专利请求标的之叙述，例如：虚线部分不构成权利保護之一部分、或是新颖特征说明、或是解说图面中的限制条件（注13）等事项，则需审酌图面说明，例如：图面中所揭露的设计包含以实线与虚线所构成的部分时，图面中虚线所揭露的部分不构成外观设计专利请求标的之ㄧ部分。换言之，外观设计专利的权利保護范围是以图面所揭示之设计为基础，图面说明可以辅助了解该外观设计专利所请求的保護范围。

外观设计专利侵害的事实认定标准相当严谨，与发明专利侵害的事实认定有相似之处，就像发明专利的权利要求范围一般，外观设计专利的权利保護范围亦可以有宽广及狭窄的不同范围的解释。换句话说，假如申请之外观设计专利的先前技艺甚少，与其相同领域的参考资料稀少时，该外观设计专利的权利保護范围甚宽广；相对地，当该外观设计相关的先前技艺众多与其相同领域的参考资料相当多（a field is crowded with many references），其专利的权利保護范围相对的狭窄。由于外观设计专利中的新颖特征，使得该设计与先前技艺迥然有别，如果该外观设计专利的某些装饰性特征已见于先前技艺之中，那么这些特征非属新颖特征（point of novelty），在侵害认定时，这些特征不能适用均等理论。因此，法院在解读外观设计专利保護范围时，法官应详细审阅（review）设计的图面、相关的先前技艺及申请过程历史档案的相关参考资料等内部证据（instinctive evidence）以及相关的分割案或连续申请案后，确认先前技艺之创作（设计）特征与公众可以自由使用的内容（public domain），再决定外觀设计专利的保護范围是宽广的还是狭窄的。相关的先前技艺包含：USPTO所检索或引用的先前技艺，或是法院自己搜寻，或是当事人所提供相关先前技艺。

CAFC在外觀设计专利侵权诉讼案件中发展出许多关于外觀设计专利保護范围解读的法律原则（rules），这些法则经常见于外觀设计专利侵权诉讼，至今一直被法官及两造当事人所引用，有些原则已被USPTO编入MPEP中，作者将这些前导案例或先前案例及其所发展出来的原则、法理或理论基础（rationales）综合整理，且将外觀设计专利保護范围解读议题之相关原则于后续中逐一介绍。

原则一：图面中实线揭示之部分才是设计专利的保護范围

1976年9月Mr. Zahn提出一个钻头上段钻柄部分的外觀设计专利的申请案，在图面中他将想要主张保護的部份以实线绘制，将不想主张保護的部分以虚线绘制（如图6所示），但USPTO认为钻头上段钻柄部分的外观设计不是适格法定标的，而予以核驳，他不服，向专利诉愿委员会（Board of Patent Appeal Interferences，以下简称 BPAI）提起诉愿，又遭驳回，因此，Mr. Zahn向美国关税及专利诉愿法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下简称CCPA）提出上诉，CCPA撤销诉愿会所有的核驳理由及诉愿决定。

图6 美国D257,511外观设计专利

BPAI是以「Mr. Zahn仅主张以实线揭露的钻头钻柄部分的保護，其申请专利保護范围不是整个钻头工具」的理由核驳该申请案。而CCPA认为，BPAI将申请专利保護范围直接指向钻头工具及钻头工具钻柄部分，这种指向「产品本身（the article itself）」而不是指向「应用在产品的设计（the design for the articl）」的认知是错误的，因为，外觀设计专利是保护应用在工业产品的设计，设计可应用在所有的工业产品，不论是整个产品或是产品的部分，而且，外觀设计专利要讨论的是应用在物品的设计，而不是物品的设计。因此，撤销BPAI的决定。

在Zahn的案件（注14）之后，USPTO开放授与部分设计（portion design）的外觀设计专利，且在MPEP第15章外觀设计专利中，明白规定在部分设计的外觀设计专利的申请案中，申请人可将想要主张权利的部份以实线（solid lines）绘制在图面中，将不想主张权利的部分以虚线（dotted or broken lines）绘制，并在图面说明中载明图面中虚线的部分不构成外觀设计专利标的之一部分，虚线部份仅表现该设计所实施或所应用之工业产品，因此，在外觀设计专利权利保護范围解读时，图面中实线部分才是外觀设计专利之标的。

Apple公司的设计专利申请策略：
Apple公司为iPhone外观所申请的外觀设计专利之中，许多件是以部分设计的形式提出申请，藉以保护iPhone产品外观上某些重要的设计特征，例如：D581,922（如图7所示）揭示电子装置的金属环框与正面的表面配置的部分外觀设计专利，在图面说明中详细记载着：电子装置表面以标示颜色图解说明之，表面包含框内黑色部分排除中央长方形区域（例如：以断线所揭示的显示区域）与一环金属的框边，而金属框边部分可以选择钢、铝、阳极化铝、铬、镍和/或类似的材质（注15）。

图7 美国D581,922外观设计专利（电子装置）

原则二：图面所揭示之设计组件都是重要元素

在外觀设计专利中，其权利保護范围是如图所示物品的装饰性设计，任何以实线揭示于图面中的设计组件（what is shown）都是权利保護范围的重要元素，每一个设计组件对该设计的可专利性及所造成之视觉效果的贡献程度是一样的，因此，没有一个设计组件是不重要（unimportant）或不必要（immaterial）的元素，所以，专利权人在专利保護范围解读时，不得主张图面中任何一个设计组件为不重要或非必要之设计组件，而予以忽略。

在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.案例（注16）中，原告Elmer HTH公司（以下简称HTH）有个车顶招牌的外觀设计专利（如图8左这所示），图面中揭示的是一个三角形体招牌，下方有一个略大的三角形底边以圆弧角修饰的底板，招牌纵向棱边有细长三角形突肋，顶面中央有一小圆形凸出物。被告ICC公司指出HTH的外觀设计专利与先前技艺（如图9所示）有两个不同之处，其一为招牌纵向棱边有细长三角形长突肋，其二为顶面中央有一小圆形凸出物，被告产品（如图10所示）并没有这两项新颖特征，因此，联邦地区法院判定被告产品没有侵害原告的外觀设计专利，原告不服，向CAFC提出上诉。

图8 美国D290,620 外观设计专利	No. 5,084,994发明专利
图9 汽车顶招牌的先前技艺	图10 被告产品

上诉时，原告主张：三角形招牌的纵向棱边的细长三角形突肋及顶面中央的小圆形凸出物都是功能性设计，而非装饰性特征，并举出第5,084,994号发明专利（如图8右侧所示）的说明书加以证明。但是，CAFC并不接受原告的辩解，在判决中说明：如果外觀设计专利图面中所揭示的特征中有些是属功能性特征而非装饰性特征，申请人在申请过程中，应将那些功能性特征自申请案的图面中删除或省略；如未删除或省略时，在外觀设计专利保護解读中，专利权人不得主张该等特征是功能性设计、并非装饰性特征，要求法院予以忽略。

原则三：图面中揭示表面装饰也都是重要元素

Mr. Lee有一个按摩棒的外觀设计专利（如图11左侧所示，以下简称142专利），是一个瘦长形杆体的握把，握把顶端具有一双相对应排列如网球般的球体。被告Dayton-Hudson公司生产一种命名为Matrix 50型的按摩棒（如图11右侧所示），按摩棒有一根瘦长圆杆状握把，握把前后端设有数环凹沟环之修饰，握把顶端两侧配置一个对称的具有木纹表面球体，球体两对应面削平。

图11 美国D259,142外观设计专利（左图）与被告Matrix 50按摩棒（右图）

Mr. Lee主张：先前技艺中都没有与142专利相同的组件配置，142专利的新颖特征应该是按摩棒、握把及球体的相关配置，而不仅是球体上的表面装饰，因此，只要是具有相同组件及配置的按摩棒，必然侵害了142号专利。

CAFC不同意Mr. Lee的主张，并说明：如果一个获准专利的设计是相当的简单且没有装饰性，而其表面的相关配置是基于各个构成组件的组合，且该组合方式是基于实用功能的考虑，如果这种基于功能性考虑的必要配置，也能获准外觀设计专利，这种做法将破坏国会在专利法中设置外觀设计专利推广装饰性艺术之目的。所以，CAFC认为审判法院的判读是正确的，因为图面上所有的设计组件及装饰性特征都是外觀设计专利的主要特征，该等主要特征局限外觀设计专利的权利保護范围。由此可得知，图面中所揭示之表面装饰也是外觀设计专利权的限制条件之ㄧ。

下期将继续逐一说明外觀设计专利保護范围解读的其它原则。

注释：
注1：Appe公司的首席工业设计师也是资深副总裁。
注2：Dieter Rams，德国籍工业设计师，服务于Braun公司，1961年晋升为Braun的首席设计师，他的设计理念是「越少设计越好（Less, but better，德文：Weniger, aberbesser）」的实用主义，秉持着德意志的工艺风格，他对Braun公司的小家电设计影响深远。
注3：参考http://gizmodo.com/#!343641/1960s-braun-products-hold-the-secrets-to-apples-future, “the future of apple is in 1960s braun--1960s Braun Products Hold the Secrets to Apple’s Future”。
注4：2007年1月5日，Apple公司将iphone的产品外观申请外觀设计专利，之后以连续申请案或个别申请的形式陆续请了三十多个外觀设计专利，例如图3所揭示的D558756外觀设计专利于2008年1月1日公告，该案的设计名称记载着「电子装置」，不过Apple公司却在图面说明中特别声明：「物品不限于此处所显示的尺寸大小，名称所指的电子装置，是一个可应用在电子装置的装饰性设计，电子装置的工业产品有：计算机、手提式或携带式电子装置、媒体播放器（例如：音乐、影音或/和游戏）、媒体储存装置、个人数字助理、通信设备（例如：手机），一种新颖的项目、玩具或/和类似物品」，亦即，该设计除了可应用在手机上，亦可应用在计算机、其它携带式电子装置、媒体播放器或储存器、游戏机或其它类似物品，藉图面说明清楚扩大该设计可应用的范围，扩大该外觀设计专利的权利保護范围。
注5：2009年7月21日公告的美国D596,485外觀设计专利「包装」，iphone的包装。
注6：参照ODDZON PRODUCTS, INC., Plaintiff-Appellant, v. JUST TOYS, INC., LISCO, INC. and SPALDING & EVENFLO COMPANIES, INC., Defendants/Cross-Appellants.122 F.3d 1396; 1997 U.S. App. LEXIS 21109; 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1641.（Fed. Cir 1997）。
注7：参照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420.（Fed. Cir. 1995）。
注8：参照Markmanv. Westview Instruments.Inc., 52 F.3d 967, 981, 34 USPQ2d 1321, 1331（Fed. Cir. 1995）。
注9：参照McGrady v. Aspenglas Corp., No.Civ. 3231-KTD. Feb. 5, 1980.
注10：35U.S.C. §154 Contents and term of patent；provisional rights, 35U.S.C. 171 Patents for Design.
注11：参照In re Mann, 861 F.2d 1581, 8USPQ2d 2030（Fed. Cir. 1988）。
注12：参照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S.（14 Wall.）511, 512, 20 L Ed.731（1872）。
注13：参照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420.（Fed. Cir. 1995）。
注14：参照In re Zahn, 617.F.2d. 261. 204 USPQ 988（CCPA 1980）。
注15：原文如下：The surfaces of the electronic device are illustrated with color designations. The front surface includes a black interior portion excluding the rectangular feature (e.g., display region) and a metallic edge portion. By way of example, the metallic portions may be selected from steel, aluminum, anodized aluminum, chrome, nickel, and/or the like.