继上篇文章说明至美国设计专利非显而易知性（创作性）的审查基准后，本文将继续分析功能性设计的审查判断，让读者了解美国设计专利中非显而易知性与功能性设计的的审查基准后，再继续解析日亚化美国D491,538设计专利的复审决定，此外，本文也将会介绍欧盟设计无效宣告案例中特异性的审查判断，藉以检视国际间设计专利中非显而易知性（创作性、特异性）审查基准的调和趋势。

美国功能性设计的审查判断

美国专利法第171条规定，可授予专利的设计必须符合「装饰性」的要件，专利法中虽无「功能性设计不得为设计专利保护之标的」的排除规定，然而，设计专利制度主要的目的在改良工业产品的外观形状，满足消费者视觉美学的诉求，以促进商品的销售。设计专利与实用性专利不同，实用性专利保护的是具操作性、实用性的物品；设计专利保护工业产品具装饰性的外观形状。进一步言，设计专利强调装饰性特征，对物品外观的视觉效果之诉求远重于实用目的与功能之讲究；反观功能性设计主要是因应功能需求或功能目的而决定，设计定案时并未考虑装饰性目的或视觉美学之诉求，实与专利法第171条规定不符，自不得为设计专利保护之对象。

一、功能性与装饰性

依美国专利法第171条的规定，一个工业产品的新颖的、独创的、具装饰性的设计，才可以依专利法的规定及专利要件获准专利，因此，设计专利只保护具装饰性的设计，如果这设计专利主要是要满足功能面的需求，且设计定案时，功能性因素的考虑远甚于装饰性因素的考虑，则非设计专利所保护的范围，该设计专利会被判定为无效。

CCPA认为，设计是在物品的形状及外观（表面）配置上施作艺术美学的处理，增加艺术美学的价值（注23）。CCPA清楚解释，为了符合专利法第171条所规定的「装饰性」要件，设计标的应是「为装饰性目的」而创作。因此，装饰性设计的定义就是为装饰目的而创作的设计，亦即，产品的装饰性必须是创作者有意识行为的结果，不得是为了功能或技术考虑的结果，或仅是该结果下的副产品（by-product）。

在L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.的案例（注24）中，美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下简称CAFC）说明：「在决定设计究竟是以功能性或以装饰性考虑为主时，应审查专利标的之整体设计，因为问题的最终不在于各个特征是功能性或装饰性的考虑因素，而是以物品的整体外观，来决定设计专利是否为物品的实用（utilitarian）目的所支配」；而且法院认为「以功能性为主要考虑的创作」不得授予设计专利（注25）。由此可得知，决定是否具装饰性，并非基于装饰性特征占据比例的大小之定量分析，而是基于装饰性特征对于整体设计的贡献度程度。

二、实用功能 v. 功能性设计

设计专利保护的是实施于工业产品的应用设计，并不是纯粹的艺术创作。由于大部分的工业产品都具有实用性功能，因为不具实用功能的工业产品可能无法在商业市场中立足，因此，不能因物品具有实用功能而认为该物品不是设计专利保护之标的。例如：有些设计特征同时对于「吸引人的外观」及「商业上的实用性」都有贡献，这种设计具有可提升「物品的实用价值以及外观价值」的功用（注27），因此，这种设计不但可申请发明专利，同时也可提出设计专利的申请。

又设计专利是否为功能性设计，不是要论究物品本身是否具有实用性功能，而是要讨论物品设计的主要考虑因素，是功能性因素或是装饰性因素，例如：市面上的椅子虽然都有基本的实用功能，但不能因此就认定所有的椅子设计都是功能性设计，一个可以执行实用功能的设计，也是可能符合设计专利的可专利性，但为了要符合设计专利的可专利性的规定，该设计必须要具备一个非显而易知的外观形状，如此，才能与一个纯粹因应功能需求的功能性设计有所区别（注28）。

三、功能性设计排除之判断原则

在设计专利诉讼中有两个经常被引用说明「功能性设计」的案例，一个案例是Arts Corp. v. Grand Rapids MetalCraft Corp.（注30）的专利侵害诉讼（如图14所示），CCPA在该案的判决书中记载：「这个设计专利相当的简单，仅是将各个构成组件简易地组合在一起，缺乏装饰性特征，因此，该设计组合定案是基于实用目的的考虑，如果一个纯粹因应功能性因素考虑的必然性设计（dictated solely by function）或类似的设计也能获准设计专利，这种做法与国会为了推广装饰性艺术而制定设计专利制度的立法原意相违背（注31）」。

另一个案例是In re carletti（注32），美国关税及专利上诉法院（Court of Customs and Patent Appeals）（以下简称CCPA）在判决书记载着：「许多设计精良的工业产品有着令人喜爱的外观形状，可是，这些外观形状完全都是因应功能面的需求而衍生的，例如：六角形螺母，滚珠轴承，高尔夫球杆、钓鱼杆。长久以来，纯粹是基于功能性因素考虑（functional considerations）的产品外观形状的设计，因为不是装饰性设计，所以不是设计专利保护的对象。其所持的理由非常简单，由于该等设计不是因应装饰性性目的而创作的，不是装饰性设计，所以，设计专利不予以保护。」

图14 美国D84,811设计专利

无论是在复审阶段（reexamination）或是在设计专利侵害诉讼中，专利权挑战者（第三人或被告）主张系争设计是功能性设计而请求宣告该专利无效时，必须提出清晰且具说服力的证据证明他所主张的事实。而USPTO专属复审小组或联邦地区法院在判断系争设计专利是否是功能性设计之前，会依据下列步骤进行客观性的分析与调查：

1. 以整体设计进行分析与确认系争设计专利的整体设计是否受功能因素支配的考虑。此时，必须要提出清晰且具说服力的证据来证明创作人的设计创作意图，及定案时所考虑的因素是功能性因素，例如：该设计方案可能是该物品执行或达成该特定功能的唯一选择。


2. 是否有其它可替代的解决方案也能执行或达成相同的功能。如果只有一种方案可达成该特定功能且无法做任何改变时，法院可能以此认定该设计是功能性设计，而判定该设计专利无效。

综上所述，如果挑战的第三人或被告想要以功能性设计主张设计专利无效时，却无法提出清晰且具说服力的证据，来证明创作人的设计创作意图是基于实用目的的考虑，或是设计定案时是基于功能性因素的考虑，USPTO或是法院也无法认定系争专利的整体设计是功能性设计，更不可能宣告设计专利无效。

2007年11月6日，Seoul公司透过BINGHAM McCUTCHEN LLP提出日本D1,077,515意匠专利（注33）（以下简称JPD-515专利, 如图15所示）的新证据以及日本专利申请序号06-204569（以下简称JP-569, 如图16所示）、日本专利公开号2001-036154（以下简称JP-154, 如图17所示）以及日亚化的产品型录上刊载的「Nichia Chip Type White LED NSCW215T」（以下简称Nichia 215T, 如图18所示）等证据，请求多方复审程序（inter parts reexamination proceeding），主张D491,538设计专利（以下简称538专利）的LED本体与L形的导电片（electrodes）系属「功能性设计」且为「显而易知的」，专利权应属无效，复审案序号是95/000315。2008年2月5日，USPTO的专属复审小组（Central Reexamination Unit）做出驳回复审请求的决定，2009年7月28日确定驳回终结该复审案。以下简单介绍复审决定中有关功能性设计与显而易知性的审查理由。

图15 JPD-515的设计（左侧）与D491,538设计专利（右侧）

图16 JP -569揭露L形的导电片		图17 JP -154揭露L形的导电片

图18 Nichia 215T的侧面视图（箭头处）有一个弯折的导电片

一、关于功能性设计的审查判断

审查人员特别注明：在评估设计的功能性设计时，必须以整体设计加以分析与考虑。将538专利与JPD-515相比较，JPD-515专利所揭露的LED本体较厚，另外，538专利的L形导电片之弯折处与垂直面外侧角都有圆弧角的修饰，而JPD-515专利的L形导电片的折弯处与边缘的线条与角度都是锐利分明；JP-569下方的导电片在水平面尾端内侧有一90度角的小凸片；另外，日亚化公开的产品型录上的产品图片的揭露不够清晰，以致于无法得知Nichia 215T产品的细部。而且关于538专利的LED比较薄的本体设计与L形导电片设计系属功能性设计的主张，请求人提出的证据不足以支持这个主张。

再者，关于L形导电片设计系属功能性设计的主张，审视日亚化的其它LED的设计专利以及其它公司的LED设计专利（如图19所示）可得知，L形导电片的形状是可以变更的，可藉由弯折的方式与角度的改变或是不同的表面修饰而变更，L形导电片的摆设位置也是可以改变的，因此，有其它可替代的解决方案能达成与538专利L形导电片相同的功能。

图19 美国D504,116设计专利	美国D529877设计专利	美国D546783设计专利

二、关于显而易知性的审查判断

请求人主张JP-515专利已清楚揭露LED的本体与L形的导电片，而且，JP-154的L形导电片安置于LED本体外侧，JP-154已揭露L形的导电片安置于LED本体外侧的教示（teaching），由此可得知，538专利的设计是显而易知的。

审查人员认为：虽然JPd-515专利已清楚揭露LED的本体与L形的导电片，不过，538专利的L形导电片之弯折处与垂直面外侧角都有圆弧角的修饰，而JPD-515专利的L形导电片的折弯处与边缘的线条与角度都是锐利分明，而且JPD-515专利的LED本体比较厚，就整体外观而言，JPd-515专利与538专利的整体外观明显不同。

三、D491,538设计专利相关连续申请的复审案

Seoul公司同时也以相同的证据，对538设计专利相关的连续申请案D490,784设计专利（复审案的序号95/000316）、D499,385设计专利（复审案的序号95/000314），以及D503,388设计专利（复审案的序号95/000317）提出多方复审的请求，然而，2009年7月28日， 95/000316的复审案已确定驳回终结，2009年11月6日95/000314以及95/000317的复审案也都确定驳回终结。

欧盟设计在注册申请时，只有形式审查，对于新颖性及特异性之要件并不审查，而在请求无效宣告时，才依请求人之据证与主张对新颖性与特异性进行实质审查。2004年4月27日，欧盟设计的无效审查部门（Invalidity Division）做出第一个无效宣告决定至今已有499个决定，其中有302个注册设计被宣告无效，而无效宣告中有277件是违反设计规则（CDR）第25条（b）款之规定，因缺乏新颖性或特异性而成立。

一、欧盟ICD 0000002848 手电筒设计的无效宣告（注34）

2005年3月31日，TECNID S.P.A.向欧盟商标局（OHIM）提出一个手电筒设计的注册申请，请序号为000316310-0001（以下简称为D1，如图20所示）。2006年6月16日，台湾商人李文生先生提出2005年1月25日申请000241609-0001注册设计的LED手电筒（以下简称为D2，如图21所示）为证据，主张D1违反欧盟设计规则第4-9条与第25条(1)(b)之规定，而请求宣告无效。最终，由于D1缺乏特异性而被欧盟设计无效审查部门宣告无效。

图20 欧盟CDR-000316310-0001手电筒设计

图21 欧盟CDR-000241609-0001的LED手电筒设计

1. 新颖性的审查判断

D1手电筒的四张图面中并没有公布后视图与底部图面，因此，只能就两个手电筒在图面上能对应的部位予以审查。评估注册设计是否具有新颖性和特异性，就是以设计注册之前的图面中所揭示之整体设计与造形组件为审查基础。

由前视立体图及侧视立体图加以观察，两个设计的顶面都有一个长方形板面、水滴形区域及中央有一圆形按钮。由D2的立体图及前视图与D1的右侧下方的立体图可清楚得知，两个设计前端的照明部分都是由三个并排的圆形光源所组成，中间的圆圈似乎是被两侧相邻的圆形挤压而形成垂直的侧壁，灯泡的周围有椭圆形的边框。整体形状的造形构成包含弧形侧壁修饰之长方形体与略微弧凹的侧面，本质上，这两个造形元素都是纯粹的装饰性设计，而不是功能性设计。

两个设计的立体图与侧视图几乎是一样的。两侧略微弧凹的长弧形握持部，都是分为五小块的分割修饰，也都设置在手电筒两侧相同的位置；另外，在握持部与灯头之间都有纯装饰性设计的刀痕线条。由D1左侧上方立体图及D2的立体图观察，两个手电筒有着相同的本体，前端灯头有着相同的弧锥形设计，甚至连接手电筒的上部与下部的侧面采用相同的曲线弧度，就是由握持部的中心向前方灯头延伸的弧面与弧度。

2. 特异性的审查判断

评估注册设计是否具有特异性时，要考虑设计师发展手电筒设计的自由度，而设计师的自由度则受限于该类产品的功能与必要条件，有相当了解的使用者要考虑到这个事实。本案中所考虑的设计自由度所受限于的事实，就是手电筒必须包含必要的元素，例如：灯泡，手电筒的壳体必须能置放电池，还有开／关及按钮。据前分析，第一个元素（灯泡部分）必须被安置在设计前面的部分，其它两个要素则可以透过创造性的方案加以解决。因此，在先前设计中已有椭圆形的手电筒本体以及开关的形状与周边造形元素的相关配置，都不是不可缺的功能性解决方案，而握持部的造形也有其它不同的解决方案。

有相当了解的使用者对于不同类型的携带式灯具应有所认知，知道一些必须满足携带式灯具功能的基本要求，以及那个行业的既有知识。因此，有相当了解的使用者更应知道哪些部分的设计创意是没有限制的，例如：手电筒的本体形状，握持部、按钮与灯头光源，以及装饰性元素与相关配置。

二、欧盟000774948-0001投影机的无效审查（注35）

2007年8月17日，中国的HE SHAN LIDE电子企业有限公司向OHIM提出一个投影机设计的注册申请，申请序号为000774948-0001（以下简称为D3，如图22所示）。2008年2月21日，意大利SGM 灯具技术公司提出2005年2月22日公告的000263470-0001的投影机设计（以下简称为D4，如图23所示）为证据，主张D3违反欧盟设计规则第25条(1)(b)之规定，而请求宣告无效。最终，无效宣告的请求被驳回，申请人不服，向诉愿法庭提出上诉，2009年11月5日，诉愿法庭做出上诉驳回的决定。

图22 欧盟000774948-0001的投影机设计

图23 欧盟000263470-0001的投影机设计

1. 新颖性的审查判断

D3与D4都是投影机的设计，都是由一个投影头部、一个基座以及两者间的ㄇ型法兰（flange）。两者都具有以下共通特点：

1. 投影机头部的正面有一个矩形光板，由侧面图可得知，两侧长
   弧框架表面有数道等距分布的平行水平线条之修饰，上下线条跟顶面与底边的距离多于或少于线条之间的距离。由侧视图椭圆形截面显示出投影机头部中央正面矩形光板位置是略为凹陷的，而两个设计的投影机头部的位置是基座上方略向后缩入。
2. 梯形基座侧面的底边较长、顶边较短，基座正面中央一椭圆形凹处其中有三个圆形元素与一个矩形小窗口，而基座背面左边有一个圆形元素、右边有两个圆形元素。基座前面和后面的底部边缘的长度略短于投影机的高度，投影机整体高度与基座高度的比例为 4.5：1。投影机头部两侧的线条非常陡峭已接近垂直线，而背面上段倾斜角度约70°，前端的角度约为50°左右。
3. ㄇ型法兰是由一个底板与两侧的侧板所组成，矩形底板与基座顶面有一小段距离，两侧侧板是三角形圆弧顶的板体，安置在投影机头部面板底边的两侧，侧板的高度略短于基座的高度，由前后视图与侧视图观察，侧板与基座两侧边缘几乎在同一垂直面上。

但是，D3与D4两个设计之间不同的设计特征分析如下：

1. 在投影机头部两侧框架的形状、比例与表面构成。在前、后视图中显示出D4的头部两侧边缘比较平直且光滑，ㄇ型法兰及基座坐落于同一平面，而D3外侧边缘有半椭圆包覆着延伸整个连接框架表面，这个设计使得投影机头部宽度略大于基座与ㄇ型法兰，D3投影机头部两侧的整个侧面部分看起来像一个半椭圆形体。D3投影机头部两侧框架表面有三道或更多平行的横向细绳状凹槽，由投影机头部正面向两侧延伸环绕到背面。
2. 在侧视图中显示D3投影机头部后侧中央约高度的1/3的部分呈平直状。另一方面，而D4的背面有手指般的短突出物排列在其顶部和底部的三分之一，中央部分有一个V形凹槽向内凹陷深度约头部宽度的三分之ㄧ，D4投影机头部侧面的V形凹槽两侧设置两个并列厢连接的三角形凹孔。
3. D3没有特定光源的排列，而D4的正面有九列共49个环形细胞状的LED，一列有5个细胞状的LED的共有5列，一列有6个细胞状的LED的共有4列，交互排列，另外，先前设计在法兰底座中央孔洞安装一个像手指叉开的支撑架，支撑架叉开处嵌接于投影机头部底面中央。
4. D4在投影机头部、法兰与基座的侧面有垂直线条元素，是由投影机头部顶延伸至法兰与机座的底边，该线条设置于头部、法兰和机座宽度的五分之二处（距离正面）﹔D3没有这种垂直线条的元素。
5. 基座上小窗口与基座外侧、背面圆形元素的相关配置。D3的基座正面有一椭圆形窗口而先前设计有一个矩形窗口。D4的基座侧面是平滑的素面，而D3基座的侧面底部的前端与后端各有一个狭长的凹处。D4与D3基座背面都有三个圆形投影机按钮，都设置在基座表面上相同的位置。

2. 特异性的审查判断

有相当了解的使用者对投影机的种类有一定的熟悉程度，亦即，他知道这类型的投影机在室内或户外所执行的功能的基本条件，以及该行业相关的先前技艺。由于这种投影机必须有照明本体与支撑基座及连接法兰，例如︰将两者连接组合在一起的ㄇ形法兰；因此，有相当了解的使用者必须要考虑到设计师受到基本条件限制的创作自由度，更应注意到那些不会限制部分的设计特征，例如：灯箱本体的形状、基座的形状以及相关配置。

由于这两个设计的整体形状很简单，因此他们的外形轮廓、造形元素的形状、设计特征与线条的动向都会影响他们所产生的整体印象，尤其是主要的设计特征部分。换言之，是由下列的主要特征来界定这类投影机设计的整体印象：（1）投影机头部的矩形面板，（2）侧面长形弧面框架的设计特征，两侧由上而下、由正面到背面有平行水平线条的构成，侧面图中概呈椭圆形的断面，以及由前方绕到背面的椭圆形弧面，（3）投影机头部是由梯形基座与ㄇ形法兰所支撑，而法兰是由一底部面板与两个三角形侧板所组成。

三、新颖性与特异性的审查判断

在欧盟设计二百多件无效宣告的决定中，只有少数的注册设计与已公开的在先设计几乎完全相同，或是实质相同（identical），因而不具新颖性而被宣告设计权无效（注36）。在无效宣告决定的内容可得知，大部分的注册设计与已公开的在先设计并不相同、也不构成实质相同，而被认定具有新颖性。
在无效宣告判决中，已分析及判断注册设计没有缺乏新颖性的问题，就会进一步分析注册设计与在先设计之间的差异之处，是否能使注册设计产生出不同于在先设计之整体印象，如果能产生不同的整体印象，注册设计则会被认定为具有特异性。相反的，两个设计之间的差异之处不能产生不同的整体印象，注册设计则会被认定不具有特异性，而被宣告设计权无效。

注释：
注23：参照Wallams Calk Co v. Kemmerer, C.C.P.A.3（Pa.）1906,145 F. 928, 76 CCPA 466。
注24：参照L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123 25 USPQ2d 1913, 1917（Fed. Cir. 1993）；Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc., 617 F.Supp. 1079, 1080, 227 USPQ 724, 725（D. Conn. 1985）。
注25：参照Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc., 617 F.Supp. 1079, 1080, 227 USPQ 724, 725（D. Conn. 1985）。
注26：参照Smith v. M & B Sales & Manufacturing, 13 USPQ2d 2002, 2004（N.D. Cal. 1990）。
注27：参照In re William Schnell, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA LEXIS 42 (CCPA 1931).
注28：参照In re Carbo, 287 F.2d at 192, 193-94,129 USPQ 72（C.C.P.A.）
注29：参照Avia Group International Inc. v. L.A. Gear California Inc., 853 F.2d 1557, 1563, 7 USPQ2d 1548, 1553（Fed. Cir. 1988）。
注30：参照Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp.,67 F.2d 428 C.A.6 1933。
注31：参照Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp., 67 F.2d 428,430, 19 USPQ 266（6th Cir.
1933）。
注32：参照In re Carletti, 328 f.2D 1020,1022, 140 USPQ 653（C.C.P.A. 1964）。
注33：日本D1077515意匠专利, 1989年3月23日公告。
注34：参照OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) DESIGNS DEPARTMENT – INVALIDITY DIVISION , A DECISION OF THE INVALIDITY DIVISION OF 21/06/07, IN THE PROCEEDINGS FOR A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN, FILE NUMBER：ICD 0000002848。
注35：参照OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) DESIGNS DEPARTMENT- INVALIDITY DIVISION, DECISION OF THE INVALIDITY DIVISION OF 02/09/08, IN THE PROCEEDINGS FOR A DECLARATION OF INVALIDITY OF A REGISTERED COMMUNITY DESIGN FILE NUMBER ICD 000005106, COMMUNITY DESIGN 000774948-0001。此案已提出上诉，也已做出诉愿决定，DECISION OF 5 NOVEMBER 2009 – R 1592/2008-3 – Light projectors。
注36：参照DESIGNS DEPARTMENT - INVALIDITY DIVISION, DECISION OF THE INVALIDITY DIVISION OF 31/03/2008, FILE NUMBER ICD 000004174, COMMUNITY DESIGN 000715644-0002。