前言
2010年7月22日，台湾智慧财产法院99年度民专上更（一）字第1号的判决出炉，台湾智慧财产法院的判决理由中认定日亚化学工业股份公司（以下简称日亚化）第575,341号「发光二极管」的新式样专利（注1）（如图1所示）不具创作性而撤销该专利，不得主张新式样的权利，因此，亿光电子工业股份有限公司（以下简称亿光）无须支付新台币八千万元的损害赔偿及利息。

图1 日亚化第575341号「发光二极管」新式样专利

本文即以此案例－日亚化的LED设计专利在美国的复审案与台湾专利侵害诉讼案专利无效审查，来解析台湾设计专利的创作性与功能性设计的审查判断。

事实上，无论是台湾新式样专利的创作性、美国设计专利的非显而易知性（non-obviousness）、日本意匠专利的创作容易性的审查、或是中国外观设计无效宣告程序中是否具有明显区别，以及欧盟设计无效宣告程序中特异性（individual characters）的审查，都是在审查申请（或注册）设计与先前技艺（在先设计）之间的差异是否能使申请的设计产生独特的视觉印象（视觉效果）。虽然，这些国家或联盟的判断主体与基准的宽严或许略有差异，不过，审查的程序是相同的，就是申请的设计必须先审查是否具有新颖性，如果不具新颖性就不必再审究该设计是否具有创作性（非显而易知性、或是特异性），易言之，新颖性与创作性要件审查的法律依据与判断基准不同，审查顺序也有前后之分。

为了能进一步分析台湾智慧财产法院99年度民专上更（一）字第1号的判决，且依据台湾专利法与审查基准来说明其中多处法律原则的适用问题，尤其是新式样专利实体要件的创作性与新颖性的审查判断的主体、观点与判断方式的混淆及误用，本文也将把美国设计中非显而易知性与功能性的审查，与欧盟设计无效宣告决定中特异性的审查，一起详加说明，藉以完整解析设计专利的创作性（非显而易知性）与功能性的审查与判断。

本文将分成上、中、下三篇，上篇先介绍美国专利法案中新颖性与非显而易知性要件的发展沿革，并藉由案例说明美国设计专利的非显而易知性（创作性）的审查基准；中篇继续解析美国设计专利的功能性设计的审查基准，让读者能了解美国设计专利的非显而易知性及功能性设计的相关规定后，再解析日亚化美国D491,538设计专利的复审决定，再以欧盟设计无效宣告的案例说明特异性的审查判断；下篇则将焦点再度拉回至台湾智慧财产法院99民专上更(一)判决评析，最后表列说明台湾、日本、美国及中国在创作性与新颖性审查判断的判断主体、观察与比对方式及判断基准的差异。希望藉由以上的分析说明可以使得法界、专利界，及相关人士能清楚了解设计专利中，新颖性与创作性要件在审查判断上的差异，将正确的观念运用在国内外的设计专利侵害诉讼、专利权无效审查或复审案中，更能在设计专利的实战中掌握致胜的先机。

日亚化 v. Seoul美国专利诉讼历程

美国第一部专利法系制定于1790年，其中只有七个章节，法案名称为「促进实用技艺进步的法案（An act to promote the Progress of Useful Arts）」，该发明必须是「相当有用且足够的重要」（sufficiently useful and important）才能取得专利，发明专利的保护期限不超过十四年。

1793年法案的另一个显著的改变，就是废止专利委员会（The Patent Board），以无审查的注册制度（register）取代专利实体审查制度（rigid examination），申请人向国务院提出专利注册的申请，只要符合形式要件（适当的说明书、图标、模型、宣誓书以及提供足额的证人），国务院不得拒绝授与专利，只有法院才有权决定专利是否无效。

1836年，由于许多授权的专利缺乏新颖性（Novelty），造成社会大众的抱怨，为了平息这些抱怨，重新修订大部分专利法。创设了隶属于国务院的美国专利商标部门，同时，要求申请人在申请专利时，必须提交专利说明书，在专利授权之前，专利申请案必须审查新颖性。

1842年，通过了关于设计保护的成文法（注4），在法案中明白规定对于「任何应用于产品、或织物上的印刷图案的新颖及原创的设计」授与专利权，这是美国第一个以专利保护设计的成文法案。

1861年的法案将设计专利的保护期限稍作变动（注5），设计专利有三种不同的保护期限可供选择：三年六个月、七年、十四年，申请人可缴交不同的费用，选择不同的专利权期限。

1952年，专利法的修改奠定了美国现代专利法的基本构架。其中有两个主要的变革，第一个变革是，首次在成文法中规定授与发明专利的法律要件不仅有「新颖性」和「实用性」，还有须具备「非显而易见性」（Non-Obviousness）；第二个变革是，将一个世纪内相关判例的法典化。同时，将设计专利定义的文字简化，也将专利法中相关适用的法律规定编入第171条第2项，专利法第171条（注6）的内容如下：「凡任何应用于工业产品之新颖、原创的、及装饰性的设计，合于本法之规定及要件，可取得专利。除另有规定外，本法有关发明专利的规定适用于设计专利。」

1982年，专利法将外观设计专利的保护期限固定为从授权之日起14年。

由以上的简介可得知，1836年后申请的美国专利必须审查新颖性，1842年设计法案通过后，申请专利的设计必须符合新颖性要件。1952年之后，申请专利的设计除了要审查「新颖性」和「实用性」之外，还要审查是否具备「非显而易见性」要件。

美国专利法第171条、172条、173条是关于设计专利的特别规定，尤其是第171条的定义及法律适用规定：「任何应用于工业产品的新颖的（new）、原创的（original）、及装饰性的（ornamental）设计，合于本法的规定及要件的，取得专利。除另有规定外，本法有关发明专利的条款适用于新式样专利。」这法条说明除了特别规定外，专利法中其它有关发明的规定都可适用于设计。第172条是设计专利优先权的规定：「第119条（a）至（d）款有关优先权的规定，及第102条（d）款所指定的时间，在设计为六个月，第119条（e）款关于优先权的规定不适用于设计。」第173条规定设计专利的专利期限：「设计的专利权其间为自核准专利之日起14年。」

专利法第171条第1项规定订出设计专利可专利性的四个专利要件：新颖性，原创性，装饰性以及法定标的必须能应用于工业产品（for an article of manufacture）。第2项规定：除另有规定外，专利法有关发明专利的条款都适用于设计专利。因此，可取得专利权的设计必须符合专利法第103条中「非显而易知性」的法定要件。又专利审查程序手册（注7）(Manual of Patent Examining Procedure, 以下简称MPEP) §1504.03中清楚说明，美国联邦最高法院（Supreme Court）在Graham v. John Deere Co., 案例（注8）中所概述用以引导显而易知性评估的基础事实调查，也可适用于设计专利：

(A) 决定先前技艺的内容及范围；
(B) 确定请求的标的与先前技艺之间的差异；
(C) 决定通常技艺的基准；
(D) 评估任何非显而易知性的客观证据（例如：次要考虑因素）。

一、基础事实调查

1. 先前技艺的范围

美国海关和专利上诉法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下简称CCPA）在In re Glavas案例（注9）中，提出关于评估设计专利内容相关近似技艺的特别指引（specific guidance），用来补充近似技艺的一般规定，CCPA在判决中说明：外观设计的问题，不能以机械的技术观点来搜寻近似技艺中可结合的引证文件，而是要在近似技艺中搜寻与物品外观上关系密切的一些装饰性特征，看看是否可找到将该等装饰性持征应用在其它物品外观上的建议（suggestion）。由此可得知，设计的非显而易知性所论究的只是物品表面具吸引力的外观，至于这表面外观的材质究竟是属于壁纸、或炉门、或陶器…等产品，材料的性质则非所问。

不过，如果申请专利的设计与先前技艺之间的差异，仅是物品表面装饰的应用（如图6所示），那么，任何揭露实质相同表面装饰的先前技艺（如图7所示），都可被视为是近似技艺；另一种情形下，如果申请专利的设计与先前技艺之间的差异是物品的外观或形状时（如图8所示），则对于所引证的物品性质要加以考虑（注10）。

图6 申请专利的水蛭捕捉器设计（左侧）与先前技艺（右侧）

图7 揭露实质相同表面装饰的先前技艺（杯子或其它物品）

图8 美国D373,310设计专利与先前技艺

2. 先前技艺与所申请设计间的差异

依美国专利法第103条（a）款规定评估设计的可专利性（patentability）时，应以图面中所揭露设计的整体外观（注11）（the overall appearance of the design）加以考虑，这个重要观念必须先厘清。换言之，就是将图面中所揭露的整体设计与先前技艺相比较，而不是分别选取设计中的每一个造形元素，再将该等造形元素与先前技艺中的每一个造形元素分别予以比对，也不是将多个先前技艺的造形元素组合起来比对。还有，设计标的与最接近的先前技艺引证文件间所有差异都应予确认。

3. 决定通常技艺的基准

根据美国专利法第103条（a）款规定，要评估申请标的是否属于非显而易知时，应以「所属技艺领域通常水平人士」的观点予以评估，而该人士对该领域的技艺要能充分了解。不过，在评估设计是否显而易知时，应以哪一种人士的观点于以评估呢﹖在In re Nallbandian（注12）及In re Carter案例（注13）中，CCPA详细说明，设计与发明不同，设计专利是保护应用于物品的装饰性设计，而从事物品外观设计的是设计者（designer），因此，对于设计专利而言，在评估设计标的是否属于显而易知时，审查人员应以「相关技艺中通常能力的设计者」（a designer of ordinary capability who designs articles of the type presented in the pertinent art）或是「揭示物品所属技艺之一般设计的」（the perspective of the designer of …articles of the types presented）的观点予以评估，简言之，就是一般设计者（ordinary designer）的观点。

4. 客观证据（次要考虑因素Secondary Considerations）

次要考虑因素，例如：商业上的成功、被他人仿冒设计，系与评估设计标的的显而易知性有关，在评估显而易知性时，初步推定的证据被提出后，申请人必须提出相关的反证来抗辩有关显而易知的核驳理由。

二、非显而易知性的判断

审查时，审查人员先依据Graham v. John Deere Co.案例（注14）的原则作成事实调查，再决定该调查结果是否可作为支持该发明属于「显而易知」的表面推定证据。通常，审查人员提出证据说明「申请专利的图面中所揭露的整体设计」可经由引证文件中的先前技艺的教导或建议（taught or suggest）而得知，藉此建立「显而易知性」的表面推定证据。评估申请专利的发明是否属于显而易知性的适当判断主体，是所属技术领域中具有通常知识者（the person of ordinary skill in the art）；而评估申请专利的设计的判断主体，则是申请的设计所应用物品的所属或相关技艺通常水平的一般设计的。

1. 整体观察比对的原则

CCPA在Jennings案例（注15）中清楚定义，原则上，引证文件上所参考的「既有物品设计（something in existence）」必须具备与申请专利的设计相同的设计特征（design characteristics）。而且在审查时，应将图面中所揭示的整体设计（design as a whole）与既有设计作整体的观察比对，而不是选择申请的设计的某些特征与「引证的先前技艺中某些设计特征」分别予以比对，也不是申请的设计与「结合引证的先前技艺中某些设计特征」作选择性的比较（注16）。

2. 结合引证文件中的先前技艺

In re Borden案例（注17）的判决中说明，如果次要引证文件的先前技艺会使人联想可撷取其中的设计特征来修饰基础引证文件中的设计时，就必须考虑是否有结合次要引证文件的必要。评估结合引证文件是否得当？长久以来所使用的检测（the long-standing test），就是所结合的引证文件之间必须要有关连性，简言之，就是其中引证文件外观上的装饰性特征会使人联想到可将其应用于另一引证文件的外观上（注18）。

当基础引证文件的修饰涉及到造形构成的改变，基础与次要的引证文件皆应源于相关近似技艺，其原因有二，（1）该技艺领域中具有通常水平的一般设计者仅需具与申请专利相关技艺领域的知识即可；（2）两个引证文件的装饰性特征应是密切相关的，因为该技艺领域的一般设计者见到次要引证文件的造形修饰，就会联想到将其运用到基础引证文件中的设计。换言之，当该技艺领域的一般设计者看到次要引证文件所揭露的装饰性特征时，就已知道该设计特征可用来修饰基础引证文件的设计。如果申请设计的一部分系模仿习知或自然界的事物或人物时，可应用的相关近似技艺范围就宽广了。

如果仅是将基础引证文件的设计增加表面修饰而产生具吸引力的外观，而该等表面修饰不涉及造形构成或基本构造的改变，也不会破坏基础引证设计的外观轮廓与执行功能，在这种情况下，无需论究次要引证文件中的设计是否为所请设计的相关近似技艺。

三、In re Rosen案例（注19）

1978年2月7日，Pace Collection公司提出一个「矮桌」（low table）的设计专利申请案（如图9所示），说明书中叙明圆形桌面是透明的（transparent），三支桌脚是呈V或L字形弯折状，且在桌脚上段设置一可嵌合桌面的狭缝（slot）。

USPTO的审查人员以四个先前技艺予以核驳，先以两个先前技艺（如图10所示）说明「圆形透明桌面」是习知的（well-known），另以Des.240,185设计专利（如图11所示）说明「V或L字形弯折状的桌脚」是习知的，再以Des.183,617设计专利（如图12所示）说明「桌脚上设置可嵌合桌面的狭缝」也是习知的，因此，审查人员认为Rosen的设计是将习知家具的构成元素重新组合而成，不具备可专利性而予以核驳。申请人不服，提出上诉，专利申诉和抵触委员会（Board of Patent Appeals and Interferences, 以下简称BPAI）维持审查人员的核驳意见。申请人不服，再向CCPA提出上诉。

图9 美国D268,555设计专利（low table）

图10 美国D234,068设计专利	美国D239,487设计专利

图11 美国D240,185设计专利	图12 美国D183,617设计专利

CCPA有不同的意见，CCPA认为：「决定设计的可专利性，应考虑的是整体设计的外观设计及视觉效果，虽然审查人员认为Rosen的设计是将习知家具的构成元素重新组合而成，可是，Rosen的设计的整体外观及美学诉求与主要的引证文件不同，且予人的视觉印象亦不同于引证的先前技艺」，CCPA清楚地说明「设计特征（design characteristics）」是指整体的视觉外观（overall visual appearance）。

四、设计概念 v. 整体设计

CCPA在In re Rosen案例中说明，「设计特征」是指整体外观设计。1993年，又在In re Harvey案例中再次强调「整体外观设计」的观念，又说明先前的In re Yardley（注20）案以及In re Leslie案（注21）的判决，都支持这个见解。尤其是在Yardley的判决，CCPA清楚阐明「决定设计的可专利性，应考虑其与先前技艺的整体外观的近似性，而不是设计概念（the arms and hands of the figure are carried by the hour hand and the minute hand of the watch.）的近似」。

因此，审查人员为了支持（support）所做的「显而易知性」认定，引证的文件不能只有揭示「设计概念」而已（如图13所示），必须揭露与所申请的设计实质上相同的外观设计。如果欠缺上述的引证文件，无论是基于单一引证文件或依据次要的先前技艺所建议的修饰，都无法认定申请的设计是属于专利法第103条（a）款所称的「显而易知的」。

图13 Yardley表面的设计专利申请案（左侧）与引证文件（右侧）

五、一般观察者 v. 所属技艺的一般设计者

设计专利保护的是被应用于物品（for an article of manufacture）外观形状、花纹或色彩上的创新设计，而不是保护制造的技术或设计的技艺，设计专利保护所强调的是创新设计给人的视觉印象（感受）（visual impression），而不是保护制造的技术或设计的技艺。

1871年，美国联邦最高法院在Gorham案例中创设了设计专利侵害认定的实质相同检测（亦称为Gorham检测），就是由一般观察者（ordinary observer）基于购买者的立场去观察两个设计，再依观察后所产生的视觉印象判定两个外观设计是否实质同一（identity），是否会有混淆、误认之虞。1962年，CCPA在In re Bartlett案例（注22）中，将设计专利侵害认定的「一般观察者」检测运用到「新颖性要件」的审查判断，判决中说明：「这设计与先前技艺的差异程度是建立新颖性的要件，换言之，一般观察者（average observer）是因为这个新颖且不同的设计，而选取这个新设计，不是选取一个将既有设计略做修饰的设计」。这就是设计专利新颖性要件审查所采用的「一般观察者」的判断基准，审查人员要以「一般观察者」的观点来观察申请专利的设计的整体外观，将之与任何单一引证文件中的先前技艺比对，看看是否能区分两者间的差异性。

1952年的美国专利法规定，申请专利的设计必须符合的专利法第103条「非显而易知性」的法定要件。申请的设计是否属于「非显而易知」的评估，则须以「所属技艺领域通常水平设计者」的观点，根据客观的证据（先前技艺）而加以评估。

一般观察者的检测是以「市场上购买者」的观点，针对两个设计的整体设计所产生的视觉印象是否或有混淆、误认之虞，进行实质相同的评估。反观，非显而易知性的判断则是以「一般设计者」的观点，针对申请专利的设计与相关的先前技艺进行比较，评估申请的设计与先前技艺之间的差异是否足以产生不同的视觉印象，两项检测的性质与评估标准相差甚远，不可混为一谈。

注释：
注1：日亚化第575,341号「发光二极管」新式样专利系于2002年4月30日提出申请，2004年2月1日核准公告。
注2：美国D490,784设计专利系于2004年6月1日核准公告，美国D491,538设计专利系于2004年6月15日核准公告，美国D503,388设计专利系于2005年3月29日核准公告。
注3：首尔半导体（Seoul Semiconductor）为南韩最大的LED供货商，成立于1987年，主要生产LED相关产品，应用于照明、户外广告牌、手机背光、家电产品仪表板及车用照明等。
注4：参照TWENTY-SEVENTH CONGRESS. Sess.Ⅱ.CH.263, 1842, Ch. CCLXIII, 5 Stat. L. 543.
注5：参照 TWENTY-SEVENTH CONGRESS. Sess.Ⅱ.CH.263.1842, Chapter 88, 12 Stat. L. 248.
注6：参照35 U.S.C. 171. Patents for designs. Whoever invents any new, original and ornamental design foran article of manufacture may obtain a patent therefor, subject tothe conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventionsshall apply to patents for designs, except as otherwise provided.
注7：美国专利审查程序手册，MPEP。（August 2006 改版）
注8：参照Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1,148 USPQ 459（1966）。
注9：参照In re Glavas, 230 F.2d 447, 450 109 USPQ 50, 52（CCPA 1956）。
注10：参照MPEP§ 1504.03 Non-Obviousness,Ⅰ. GATHERING THE FACT.
注11：参照In re Leslie, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427（CCPA 1977）。
注12：参照 Payne Metal Enterprises, Ltd. v. McPhee, 382 F.2d 541, 545, 155 USPQ 123, 127 (9th Cir. 1967)﹔In re Campbell, 212 F.2d 606, 610, 101 USPQ 406, 409-10 (CCPA 1954)﹔In re Nallbandian案例，661 F.2d 1214, 1216, 211 USPQ 782, 784（CC PA 1981）。
注13：参照In re Carter, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625（CCPA 1982）。
注14：参照Graham v. John Deere Co., 383U.S. 1,148 USPQ 459（1966）。
注15：参照Application of Jennings, 37 CC.C.P.A. 1023, 182 F.2d 207, Cust. & Pat. App. 1950.。
注16：参照In re Jennings, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68（CCPA 1950）。
注17：In re Borden, 90 F.3d 1570, 1572, 39 USPQ2d 1524, 1526（Fed. Cir. 1996）。
注18：参照In re Glavas, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52（CCPA 1956）。
注19：参照In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350（CCPA1982）。
注20：参照 In re Yardley, 493 F.2d 1389, 181 USPQ 331, 334 (CCPA 1974)。
注21：参照In re Leslie, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427（CCPA 1977）。
注22：参照In re Bartlett, 300 F.2d 942, 133 USPQ 204（CCPA 1962）。