判断一份专利的显而易见性，向来是专利要件中相当不显而易见的事情，而与欧、日国家相较之下，算是较为宽松的美式判断原则，如今也越渐紧缩，让先前技术与新发明之间的灰色地带，出现更多深深浅浅的灰色渐层。

美国专利法的显而易见判断法则，从最早期的「葛兰氏四要素」（Graham’s factors），配合「教导－建议－动机原则」（teaching-suggestion-motivation （TSM） rationale），而经历了一段日渐僵化的应用之后，在2007年出现KSR v. Teleflex一案的最高法院判决，再度唤醒大家对发明及其效果就「可预测性」及「次要因素」的考虑，美国的显而易见标准进入了后KSR时代。

KSR判决刚出炉的当时，多数人认为KSR对判断显而易见性的影响力应该会集中在那些比较具有可预测性的专业领域中（predictable art；如：机械结构类的发明），而比较不会影响到化学、生物等不可预测性较高的产业（unpredictable art）。

这样的看法也确实可以在几个KSR案之后作出判决的药厂侵权诉讼案件中反映出来（如：Takeda v. Alphapharm (Fed. Cir. 2007); Eisai v. Dr. Reddy (Fed. Cir. 2008)）。只是，这样的说法可能得要加以修正。

2009年4月，联邦巡回法院对Kubin和Goodwin在公元1999年提出申请的NAIL基因专利（NK Cell Activation Inducing Ligand (NAIL) DNA and Polypeptides, and Use Thereof; US Appln No. 09/667895）作出不予专利的判决，理由是，Kubin案中主张的NAIL基因序列，仅仅代表了科技进步所促成的发展，与先前技术文件相较之下，仍属于显而易见的发明（注）。

巡回法院认为这个案子里的先前技术文件（i）「教导」了本案的蛋白质（ii）提供为此蛋白质的编码基因译码的「动机」，以及 (iii)「建议」使用对此蛋白质具有专一性的单株抗体来进行基因选殖（注）。

这样的解读方式让许多人嘘声四起，认为巡回法院是因为受到最高法院KSR判决的压力而自打嘴巴的说法。

原来，所谓先前技术文件中教导的蛋白质，只是电泳片上可加以辨认出的一个点，并未被实际解出其基因或及蛋白质编码，所以，在先前技术文件中并未指出具体的相似结构（structural similarity）的情况下，理当可以依照巡回法院在1992年In re Bell及1995年In re Deuel的类似判例，认定Kubin和Goodwin的发明在缺少结构相似性，而且，人体密码子使用变化多又复杂的情况下，归类为无法合理推测而得、非显而易见的发明。事实上，In re Deuel中，曾经依据1988年In re O’Farrell的逻辑，明申「长久以来，『显而易见的尝试』并不算构成显而易见性」（”Obvious to try” has long been held not to constitute obviousness），可以说是为生物技术领域中的不可预测性背书，让许多透过自动化筛选方法而分离出的基因取得专利。

当然，经验老道的巡回法院法官自然不会无端地说出自相矛盾的话，更不会因为最高法院的KSR判决结果就平白承认自己的先前判决错误。在In re Kubin的判决书中，法官先是搬出巡回法院在In re O’Farrell中对于「显而易见的尝试」的立场及但书，又点出生技研究一日千里，一项发明的显而易见性自然此一时非彼一时。巡回法院就这样在科技进展的曲曲折折之间，叛定了Kubin申请案的显而易见，也让KSR判例的原则从一般认定具有可预测性的专业领域衍生到了不具可预测性的专业领域。

综而观之，巡回法院在In re Kubin判决书中依循的准则，就是第八版MPEP 2143 Exemplary Rationales中的（E）Obvious to try – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success (显而易见的尝试，即是从有限个已经提出、具有可预测性又可合理期待成功结果的解决手段中加以选择)。

换句话说，遇到这样的核驳理由时，就得要举证支持发明是（a）由发明人如乱枪打鸟般地尝试组合先前技术文件的种种可能而得时，官方便不应该诉诸于显而易见的后见之明（where a defendant merely throws metaphorical darts at a board filled with combinatorial prior art possibilities, courts should not succumb to hindsight claims of obviousness.），或者说，（b）发明带来的改良程度，如果已经超乎使用先前技术组件时所可预期的已知功能，§ 103便不足以构成核驳专利要件的理由（§ 103 bars patentability unless “the improvement is more than the predictable use of prior art elements according to their established functions.”），换句话说，就算这个尝试利用了一般性的常用实验方法，这样的发明还是可能符合非显而易见的专利性。

这样的反驳方式，可以在前面提及的武田制药（Takeda）和卫采制药（Eisai）两家药厂的侵权诉讼案中看到，胜诉方都列举了提示反面教示（teaching away）的文献，一方面加以说明发明的药物结构并非单纯依循先前文件从有限个可预期结果的选择中选出，另一方面，也凸显发明成果的意外功效或改良之处。

有人说，在这个所谓的后基因时代，大部分基因序列都已完成译码，已经没有太多从未曾揭露而具有新颖性的基因了（近年来基因序列专利的申请数量趋势，请参考 http://www.patentlens.net/daisy/HumanGenome/2908.html），所以这个判决对于未来的基因专利新案可能影响不大。不过，对于那些需要回避上游基因专利尚可进行下游发明的生技公司，尤其是生物制剂的学名药厂商，这个判例倒是有可能为他们扭转局势，摆脱上游基因专利的阴影。

引证文献及其内容简述如下：
（1）U.S. Patent No. 5,688,690：这篇专利揭露了从人类自然杀手细胞（human NK cells）分离出的受体蛋白质p38，以及对此p38有专一性的单株抗体，也提出此抗体可应用于辨识、标定特定细胞种类。此外，’690专利也提到p38的DNA及胺基酸编码可依照习知方法加以译码。专利诉愿与冲突委员会（BPAI）认定此蛋白质即为In re Kubin案中的NAIL蛋白质。

（2） Joseph Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual 43-84 (2d ed. 1989)：详解各种基础分子生物实验的经典手册。前述引证文献（1）即在实施例中列举手册中关于基因库建构、基因表现、选殖、定序的部份作为习知实验方法。

（3） Porunelloor Mathew et al., Cloning and Characterization of the 2B4 Gene Encoding a Molecule Associated with Non-MHC-Restricted Killing Mediated by Activated Natural Killer Cells and T Cells, 151 J. Immunology 5328-37 (1993)：这篇文献描述在老鼠自然杀手细胞表面发现的受体蛋白2B4，并利用引证文献（2）中描述的方法解碼2B4蛋白质的核苷酸及胺基酸序列。本文中也描述了利用2B4做出的单株抗体。专利诉愿与冲突委员会（BPAI）认定此老鼠蛋白质，即为人类NAIL蛋白质的同源蛋白。