此一影响层面极广的新法虽然被法院下令禁止执行，但随USPTO提出上诉，官方与民间持续缠斗，至今本案仍旧是余波荡漾。为让读者明了近一年来该案的后续状况，以下整理此一期间相关发展资料。

而重点是，目前USPTO并未实施延续案及请求项新法，原因是法律诉讼程序尚未走完，且无法预知何时能走完，而官司了结前，新法会否实施仍在未定之天。

二、Tafas/GSK v. Dudas et al

维州东区地院于2008年4月1日正式裁定封杀延续案及请求项新法。地院一审法官认定，影响个人权利义务即属实体修法，不论是延续案（Continuing Application）及请求延续审查（RCE）的「2+1」原则，抑或是请求项的「5/25」限制，皆对《美国专利法》（35 USC）的申请人相关法规产生实质影响，与《美国专利法》现行的诠释定义有显著差异，非单纯的行政程序修法，USPTO既逾越35 USC 2(b)(2)所赋予的修法权限，因此Tafas/GSK v. Dudas et al一案，依原告的请求作成简易判决（ Summary Judgment ）：新法不符法律规定，应宣告为无效，永久禁止施行。

一如预料，USPTO随后于2008年5月7日向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）提出上诉，CAFC并于同月19日发出公函受理本案。

60天后，即2008年7月18日，USPTO在最后期限日递出上诉理由书（Appeal Brief），以相当多的篇幅强调Chevron Deference原则。美国最高法院于Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984)一案中训示，若成文法（如《美国专利法》）条文语义模糊或国会立法时未明确规范，只要行政机关有合理可行的解释，法院应予以尊重。而USPTO自认新法未涉及可专利性实质要件修法，不属实体修法，仍为行政程序修法，况且重点在于USPTO享有Chevron Deference原则下的行政裁量解释权，而此次修法内容也符合Chevron Deference一贯原则。

不过GlaxoSmithKline（GSK）9月24日提出60页的诉状指出，美国最高法院另于Adams Fruit Co. v. Barrett, 494 U.S. 638 (1990)解释，Cheveron Deference需有国会授予的行政权为依据，USPTO却独对这项要件避而未谈。GSK不否认USPTO有权制定行政程序相关规则，但此次延续案及请求项修法已超出USPTO权限，其法规诠释及变动都迥异于现行作法，更何况USPTO表明修法是为阻止申请人滥用延续案及请求项制度，不正承认了意图实体修法。

Triantafyllos Tafas博士同一天也递出60页的诉状，一样主张美国国会并未藉35 USC 2(b)(2)授权USPTO改写《美国专利法》。由于USPTO一再宣称申请人滥用延续案制度导致积案问题日益恶化，Tafas博士引用美国乔治梅森大学（George Mason University）Ayal Sharon、Yifan Liu所做研究，指出USPTO新法并未对症下药，因为过去7年延续案的申请件数相当稳定，并未大幅激增，USPTO积案问题恶化与非终局核驳（non-final official rejection）的数量过多有关，而据网络转载，前USPTO专利运作事务副局长（Deputy Commissioner for Patent Operation）Esther Kepplinger今年6月曾公开表示，1985到2004年USPTO APD数据（actions per disposal，即准驳一申请案前所发出的审查意见通知书数量）一直维持在2.3左右，但2007年此一数据已升至2.85。

有鉴于延续案及请求项修法内容影响深远，本案上诉之后，同样吸引许多第三方藉Amicus Curiae（法庭之友）机制表达其立场。

以史丹佛大学Mark A. Lemley及杜克大学Arti K. Rai为首，共12名法学院教授7月29日联名力挺USPTO新法，他们认为USPTO此次修法所涉，仍在行政程序范畴，由于国会立法时未明确定义范畴，USPTO即有权限依法予以合理解释，依Chevron Deference原则，法院应予尊重。同日，美国公共专利基金会（PUBPAT）亦代表10个非营利组织递状声援USPTO，表示新法符合公众利益，既可遏止毫无节制的延续案及请求项滥用问题，更可助USPTO提升专利质量，专利权人与专利代理人的特殊利益未必与公众利益一致，权衡二者，应支持USPTO及新法。

惟公开支持USPTO及新法者只是相对少数。美国智慧财产权法协会（AIPLA）、全球最大生技业组织生物科技产业协会（BIO）、Elan Pharmaceuticals、Monsanto Company等，是曾经在一审期间出面反对新法的组织与企业，在案件进入上诉程序后，这些组织和企业再度站了出来。以AIPLA为例，其10月3日提出的诉状中指出，新法不当回溯适用已完成送件程序的既有申请案，当初申请人认为日后还有机会就已揭露的发明申请无数件延续案、撰写无数项请求项，评估其间风险机会之后，才决定揭露其发明申请专利，但新法实质上限制了申请人所能申请的延续案及请求项数量，严重侵害既有申请案申请人的实体权益。

依目前安排的进度，本案将在12月5日开庭进入言词辩论程序。由于Chevron Deference原则成为此次上诉人及被上诉人的攻防焦点，而地院一审判决并未触及相关议题，因此有人认为，CAFC开庭审理后，仍有可能发还地院重审，果真如此，USPTO延续案及请求项新法实施与否，恐怕短期内都难有最终答案。

USPTO 2007年8月21日公告的延续案及请求项新法，大致包括三部分：一，延续案及RCE「2+1」原则；二，请求项「5/25」限制；三，「相关」及「特殊相关」（专利重复授予）案件资料呈报义务（请参見〈美国延续案及请求项相关新法〉）。

其中「相关」及「特殊相关」案件资料呈报义务的部分，依USPTO原先规画，所有新法生效日当日仍系属（pending）于USPTO的申请案都需依新法呈报。2007年10月10日USPTO曾发公告放宽「相关」案件资料呈报规定，但并未修正其适用日期。不过今年8月7日USPTO突然于《联邦公报》（Federal Register）及官网公告，若是新法获准实施，未来只有新法生效日起新申请的申请案才需呈报「相关」及「特殊相关」案件资料。

只是申请人必需注意，USPTO此次仅取消第三项的回溯适用规定，若新法真的闯关成功，延续案及RCE「2+1」原则、请求项「5/25」限制仍可能影响申请人既有申请案。至于USPTO为什么选在此时宣布调整「相关」及「特殊相关」案件资料呈报规定适用日期，各方看法不一。

USPTO公告中仅表示，Tafas/GSK v. Dudas et al一案的司法程序还需时间解决，最后结果出炉前，延续案及请求项新法仍有实施可能，若申请人持续进行新法实施的准备作业，应注意法规适用日期已经变更，以免耗费资源做不必要的准备工作。有人说，这是USPTO自打嘴巴，既已辩称新法无不当回溯适用问题，上了法庭，却又没有理由地解除部分条文的回溯适用规定；也有人说，USPTO做此宣布，足证该局内部仍相信新法有机会实施，不能轻忽USPTO的反击决心。

其实，USPTO为解决积案问题、提升专利质量，对内、对外都采取了许多措施，尤其是与其它专利局之间的跨国合作，屡有突破。但修法方面的努力，就不是那么顺利，USPTO本身的修法进度一波三折，国会修法工作亦是年年不了了之。

USPTO 2006年元月提案修正延续案及请求项相关细则，好不容易走到公告修法这步，却被地院禁止实施。有此前车之鉴，USPTO对IDS及Markush请求项的修法作业更是小心翼翼，两案至今没有下文。据AIPLA所发新闻稿，USPTO现任专利运作事务副局长Peggy Focarino今年10月24日在AIPLA年会上透露，2009年1月美国新政府上台之前，USPTO并无公告IDS及Markush请求项新法的计划。

再看国会修法部分，USPTO原本对美国参议院版的《2007年专利改革法案》（S. 1145: Patent Reform Act of 2007）寄予极高期待，原因是该版拟于《美国专利法》新增Applicant Quality Submissions（简称AQS）条款，强制要求专利申请人在新申请案送件前自行先检索先前技术（prior arts），这么一来，自然可以分担USPTO的审查工作。

美国众议院去年已通过该院版本的《2007年专利改革法案》（H.R. 1908: Patent Reform Act of 2007），但参院版因侵权损害赔偿等条文始终未获各方共识，目前看来，专利法改革法案只能寄望2009年。

事实上，参院共和党党鞭Jon Kyl另于9月25日提出了《2008年专利改革法案》（S. 3600: Patent Reform Act of 2008），然而，这个版本与原参院版专利改革法案S. 1145颇有不同，例如，S. 3600版的法案已将AQS改为非强制性申请要件，虽授权USPTO拟定规则鼓励申请人先行检索分析，但与该局原先的期望相去甚远。

专利法改革牵涉的层面太广，每位当事人都各有利益坚持、盘算考虑，在纷纷扰扰的折冲妥协当中，剧本原本就很难照着USPTO所拟的大纲走。因此大环境既是如此，USPTO执意上诉争取解除新法禁令，似乎也是人情之常。

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