美东时间2011年6月23日下午，美国众议院经过数小时辩论，最后以304：117、10票弃权的比数，通过众院版专利改革法案《Leahy-Smith美国发明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，编号H.R.1249）。众院此次通过的法案内容不同于参议院先前通过的版本（《美国发明法案》（America Invents Act，编号S.23），因此仍需等两院协调出双方都可接受的内容，才能送交美国总统签署生效颁布。话虽如此，这已是多年来美国专利改革法案最大进展。

根据报导，为避免节外生枝，参院司法委员会主席Patrick Leahy（这项法案在参院的主要推手）希望参院能直接就H.R.1249表决投票、不再修正，只要取得所需票数顺利通过，就能跳过两院协商程序，让法案尽早生效施行。

比较参众两院通过的专利改革法案，基本重点相去不远，内容包括：确定改采先申请制、修改领证前第三人信息呈报规定、增订及调整多项领证后审查程序、多方再审查程序更名并提高成案门坎、授权USPTO自订规费、新增微实体申请人缴费优惠、可用抗辩事由剔除以不符最佳实施例规定主张专利无效、新增专利虚拟标示及修订不实标示规定……等等。

但H.R.1249仍有不少细节不同于参院版的S.23，例如，USPTO可用预算回归国会监督、专利规费暂行加征15%附加费、先使用权适用范围扩大等。此外，美国专利法多项更正申请程序原不得治愈蓄意欺瞒引发的错误，但H.R.1249仅在新增的领证后补充审查程序（Supplemental Examination）保留相关规定。另方面，H.R.1249增列多项指定研究项目，包括美国应否设置周转基金提供贷款或补助金，以帮助中小企业在外国申请及维持专利、行使相关权利。

美国专利改革法案能否通过、如何修法，迄今还有很多变数，但一旦生效施行，USPTO需在有限时间内研拟公告数项配套实施办法，因此该局7月下旬已在官网架设信息平台，邀请公众先行就H.R.1249内容提供修法意见。USPTO态度日趋积极，可见该局对法案颁布极具信心。

规费专款专用 v. 国会监督权责

USPTO规费专款专用，原本看似是最无争议的修法项目，在众议院审议过程中却意外遭遇逆流。6月7日众议院拨款委员会正副主席等人联名致函众议院多数党领袖，反对让USPTO在不受国会监督的情况下自由运用所收规费，并要求H.R.1249法案暂缓排入全院审议议程。

由于USPTO亟需经费改善局内设备、充实人力编制，包括代表付费端的知识产权人协会（Intellectual Property Owners Association，IPO）、Fed. Cir.前首席法官Paul Michel等，都曾呼吁美国国会修法，让USPTO规费不再遭到挪用。前述消息披露后，美国专利业界一片哗然。

但支持众院拨款委员会立场的一方指出，2006到2008年度USPTO规费未被挪用，期间每年增聘千名审查人力、辟建新的办公空间，但固定成本垫高，IT设备汰换速度却相对缓慢，高科技发明的审查平台出奇地不高科技，很多新人来了又走，资深人员退休离职的比率也始终无法压低。正因USPTO未能有效、妥善运用各项资源，这段期间专利申请案审结时间持续拉长。

除昔日记录欠佳的问题之外，一旦如H.R.1249原先内容修法，USPTO负担职能将新增三项新程序，并大改两项旧有程序，局内员额势必再随之增加。而在不得超出服务成本的前提下，新法授权USPTO依一定流程调整自订规费，看似已受制衡，但反过来说，却也给了USPTO量出为入的权限。为避免USPTO规费与官僚体系无限膨胀，不少众议员坚信国会仍有监督必要，同时H.R.1249增订落日条款，仅给USPTO 7年的自订规费时间。

不过USPTO并未因此退却，日前该局局长David Kappos曾公开表示，USPTO所收规费若不能全部投入该局服务及活动，先前设定的各项目标将难以达成。众院拨款委员会主席Harold Rogers面对强大的舆论压力，遂于6月22日书面承诺，USPTO所收规费将只用于该局的服务及活动。尽管还是有人质疑这类保证的效果，但初步观察2012年度国会拨款审查作业，USPTO明年度可用预算可望较本年度大幅提高，而且最后拍板的H.R.1249法案增订，过渡期间USPTO部分专利规费将可加征15%的附加费。

先申请制及先使用权

改采先申请制将是美国专利制度近二百年来最大的变革，藉由此次修法与世界主流制度接轨，不仅可突显美国决心促成世界专利制度实质统合，也有助于巩固美国在相关议题的领导地位及发言权。

但在众院审议期间，改采先申请制还是免不了引发一番激辩。美国《宪法》第一条第八项第八款明订，就著作人及发明人个别的著作及发现，国会可予以一定期间的排他权，以促进科学和实用技艺的进步。先申请制是否违宪，学界正反意见都有。

其中，乔治梅森大学法学院（George Mason University School of Law）教授Adam Mossoff爬梳美国专利制度形成流变，援引相关论述及1878年McKeever v. United States等案判例，直指这项修法违宪：英国直到19世纪仍视专利为皇室恩赐，其它国家也多认定专利是政府施予的商业性独占特权，由最早申请者取得专利，自有其法学传统及政策渊源，但美国专利制度草创之初，即重在保障发明人心智劳动所获的财产，既为财产权，理当由最早创造出此一成果的发明人取得专利。H.R.1249舍弃通用名词First-to-File，改称First-Inventor-to-File，原因何在？恐怕是修法文字草拟人自知有违宪问题，所以才另造新词。

但印第安纳大学莫勒法学院（Indiana University Maurer School of Law）教授Mark D. Janis认为，美国《宪法》仅规定专利需授予发明人，非最早发明人，且未定义何谓发明人、未禁止国会施加额外授权条件，更未提供同一发明出现多组发明人的疑难排解原则。即使是现行的先发明制，依其游戏规则，最早发明人若曾放弃、封锁、隐匿其发明，或者未能证明发明付诸实施（Reduction to Practice）之前已尽到勤勉义务（Due Diligence），又或等发明商业化逾一年才申请专利，还是有可能不被授予专利。

改采先申请制另外引发了先使用权（Prior User Right）的辩论。美国国会听证会上多位证人指称，改采先申请制须搭配扩大先使用权，理由是，很多发明未必需要专利保护，但为避免同业独立研发出相同发明并抢先申请专利，申请人可能还是会就这类发明提出专利申请，如此一来，将加重USPTO审查负担，有违修法初衷。可是反对者所持理由亦有一番道理：设立专利制度是为鼓励揭露创新发明、加快科技进展，先使用权保护隐藏创新发明者、损害揭露创新发明者的权益，本质即不符美国专利制度创设宗旨。

不过议场上的讨论时间有限，众议员心中早各有定见，经全院投票，否决删除H.R.1249第3条、第5条两项修正提案，最后通过的H.R.1249修法内容，确定保留改采先申请制、扩大先使用权等条文。

大事纪