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美国诉愿先期审查会议简介
作者/北美智权法规研究组 邱英武
2008/09/03
根据统计,申请美国专利过程中在诉愿程序的部份,大约有60%的诉愿案,并不会进行到专利诉愿暨冲突委员会(Board of Patent Appeal and Interference ,简称 BPAI)这个阶段来作出最后的决定(Final Decision),再加上由于诉愿耗时甚久,若又有重开审查的程序,则更会延长诉愿的时间。此外,除了冗长的诉愿期常让申请人困扰外,若是诉愿人还另外委任代理人撰写诉愿理由书(Appeal Brief)或补充诉愿理由书,还需要负担一笔高额的费用支出。

因此, 美国专利商标局(USPTO)基于保障申请人权益、提升诉愿效率、以及降低诉愿成本的考量下,对于收到二次以上核驳的案件,若是其核驳理由是明显缺乏充分的法律或事实根据的者,提供另外一种可以选择的试用措施,即让申请人于提交诉愿通知书(Notice of Appeal)的同时,请求「诉愿先期审查会议(Pre-Appeal Brief Conferences)」审查该案件,以加速USPTO就其核驳理由再予审酌检讨。

一、适用客体


申请案件经过二次的核驳后即可提出诉愿,而提交「诉愿先行会议」的案件,以核驳理由中有明显不当或无根据及明显事实或法律的错误提出说明或指摘。若是所争执的核驳理由,尚须进一步证据或是对专利范围必须再做解释或比对先前技术,方可以判断者,则不需要提出此项请求。

「诉愿先行会议」流程,请参考以下流程图。


二、如何提出「诉愿先行会议」之请求

1. 提出时间
当申请案之申请专利范围中,有任何一项被核驳两次以上或申请人收到最终核驳审定书后,可依据37C FR 1.134, §1.136,提出诉愿,期限一般为三个月,得缴费延长但不得超过六个月。

2. 提出的时机
诉愿人于请求「诉愿先行会议」时所主张的理由,应针对核驳理由具有下述二种状况为限:一是核驳理由有明显不当或无根据(clearly improper and without basis) ;二是核驳理由有明显事实或法律的错误(clearly based on factual or legal error)提出说明或指摘。若所争执的核驳理由还需要进一步的证据,或需对其申请专利范围再作解释,或需再比对先前技术才可判断时,就无需提出请求。

若申请人认为核驳理由仅部份适合提「诉愿先行会议」,而有些应进入后续的诉愿阶段时,则可以仅就该部份选择提出「诉愿先行会议」(Request Pre-Appeal Brief Conference on Select Rejections),至于未选择的部分仍需提诉愿理由书。

在此提醒,「诉愿先行会议」的提出应与诉愿通知书一起提出,且不早于诉愿通知书提出前提出或要求展延,否则不予受理。

3. 提出的文档
提出时应提交二份文档:一为申请书(Written Request),可依 PTO/SB/33 表格填写,或在其申请书标注「 Pre-Appeal Brief Request for Review 」。二为理由书(Arguments),应以简洁、明瞭的方式,列出明显不当错误的核驳理由。

三、后续处理与注意事项

申请人于提出「诉愿先行会议」后,会接到审议小组的决定(Panel Decision),若仍要提出诉愿理由书,应于该审议小组的决定邮寄日起 1 个月内提出,惟该日期若早于受理诉愿通知书日起算 2 个月之日者,则仍以 2 个月之日期为准。

此外,「诉愿先行会议」 审议小组为求快速审查(45 天内作出决定),故不受理修正本、宣誓书或其他证据。在审议小组做成决定前,申请人有再提出下述六种文档或主张者, 「诉愿先行会议」 程序即予终止(terminate),审议小组不会再就 「诉愿先行会议」 之请求做出决议,这是申请人要特别注意的。

(1) 诉愿理由书(Appeal Brief)。
(2) 继续审查请求(a request for continued examination (RCE))或CA。
(3) 修正本(after-final amendment ) 。
(4) 宣誓书或其他证据(an affidavit or other evidence)。
(5) 表示放弃(an express abandonment) 。
(6) 冲突审查(Interference)