美东时间2011年3月8日下午5:55，美国参议院以95：5的比数投票通过《美国发明法案》（"The America Invents Act"，即先前所称《2011年美国专利改革法案》（"Patent Reform Act of 2011"），编号S.23），法案重点是：授权USPTO自订规费、禁止多数规费挪作他用，准备改采先申请制（First Inventor to File），并删除损害赔偿…等相关条文。尽管这项法案尚需经过美国众议院审议，但能跨出成功的第一步，美国政府相关部门、IP社群及几个大型企业团体大都表示欣慰。

S.23法案是由参院司法委员会主席Patrick Leahy在今年元月25日提出，并获其它十多位参议员署名支持，2月3日该委员会投票通过修正部分条文，即以修正版本送交参院全院审议。2月28日参院全院开始审查该法案，隔天并以97：2的票数通过将S.23更名，并删除损害赔偿、蓄意侵权相关修法文字，纳入其它修正内容（Manager’s Amendment to S.23）。在3月7日最后期限前，两党参议员共就S.23法案提出44种修正版本内容，部分修正版本提案内容经表决采纳。之后，将最终修正版本排入3月8日全院表决议程，并在当天顺利通过。

美国国会、学界、专利制度利害关系人早有共识，美国专利制度亟需改革，于是自2005年开始提出一系列专利改革法案，但不同利益团体为个别条文的增删修改各持己见、相争不下，2011年才首度有专利改革法案排入参院全院议程。换言之， S.23法案尽管只花四十余日即结束提案及审查，参院走到这一步其实花了6年时间。然而一场战役不见得能决定最后的战争结果，根据《华盛顿邮报》报导，光去年一年，就至少有267个不同组织聘用近百家公关公司在国会山庄游说。2011年美国专利改革法案会否通过并颁布，至今还是个未知数。

USPTO自订规费专款专用

USPTO过去几年一直努力争取自订规费权限，许多产业及IP专业人士则把杜绝USPTO规费挪为他用列为第一要务，2008年底USPTO面临严重的财务缺口，尤其突显了这两项修法的必要性。根据S.23第九条及新增的第二十条，若顺利修法，USPTO未来将可在一定规范下自订并留用所收规费。

2005至2008年度USPTO每件专利申请案审查成本平均高达3773~3961美元，但一般发明正式案送件之初，非小实体申请人只需缴申请、检索及审查费计1090美元。原因是，为降低申请门坎，美国特意压低前段申请审查规费，以后段的领证费及年费补贴其间差额。如此规画，立意良善，却也潜藏风险。领证费及年费合计贡献USPTO逾半专利相关收入（见附图），但申请案送件、核准之后，两项规费会否入帐，全看数年后申请人及专利权人的决定，非USPTO所能掌控。

一场金融风暴险些让USPTO栽了跟斗，也让USPTO更积极争取订立规费的主控权。根据S.23第九条，未来USPTO只需依序咨询PPAC或PTAC、通知国会及公众并征求其意见，即可用较有效率的方式自行公告订定或调整规费。同时，为鼓励使用电子送件，美国发明正式申请案（不含Reissue）若未以官方指定的电子方式送件，USPTO需依法加收US$400费用，小实体申请人可减免50%。

S.23还一并处理了规费挪用问题。USPTO并非依赖税款维持的一般政府机构，日常运作靠的是申请人或专利权人所缴规费，而一笔规费进帐，即有对应的工作需完成。但目前USPTO却是以新收规费在支应旧有案件审查处理经费，假设有一天该局不再有新的规费进帐，马上就会面临积案如山却无以为继的窘境。USPTO寅吃卯粮，部分原因与美国政府的预算统筹分配制度有关。根据美国知识产权人协会（Intellectual Property Owners Association，IPO）统计，20年间，USPTO已有8亿美元的规费收入挪为其它政府单位用途。

为使USPTO有充足资源增聘人手、淘汰IT设备、扩展卫星办公室及执行各项相关计划，以解决积案问题，及早发挥众多发明最大商业化效益、创造更多就业职缺，S.23新增第二十条，准备为USPTO设置周转基金，除前述为鼓励电子送件而新建的规费，以及先前专利向商标部门借调并应归还款项，其它所收规费都将存进此一基金，专供USPTO局长调度，不受年度预算限制。

改采先申请制

由先发明制（First to Invent）改为先申请制，是一项牵连甚广但有高度不确定性的变革。支持者谓，先申请制以明确的有效申请日（Effective Filing Date）分先后，有助于简化专利申请制度。许多美国申请人早已大量在外国申请专利，不仅支持改采其它主要工业化国家采用的先申请制，甚至也开始以先申请制的思考模式拟定美国专利申请策略。但反对者说，国会历年讨论多听取大型企业的意见，先申请制不利中小企业及独立发明人，且有研究显示，加拿大1989年改采先申请制并未激发更多研发活动，大型企业占专利发明所有权人的比重倒有升高迹象。

事实上，加州参议员Dianne Feinstein曾在3月2日提案欲删除S.23法案改采先申请制文字。但显然USPTO所提数据奏效，多数参议员相信改采先申请制对中小企业及独立发明人的影响微乎其微：2007年USPTO只有7件Interference案，牵涉中小企业或独立发明人者，仅有一件，即使是现今的先发明制，也罕有独立发明人较晚申请但靠先发明胜出的实例。于是，3月3日经全院表决，以87：13的票数搁置了Feinstein议员所提修正，而3月8日当天，Feinstein议员本人还是投票支持了未纳入此一修正的S.23法案。

依S.23法案第二条，美国专利法第102条条文（35 USC 102）将全面重写，虽然新颖性基本判断原则不变，但诸多细节会随之调整。例如，原载于35 USC 102(e)所谓「申请在先、公布在后的先前技术」（Secret Prior Art），修法后基本将以35 USC 102(a)(2)条文取代，加上新增35 USC 100(i)条文重新定义美国申请案有效申请日，将牵动美国拟制丧失新颖性的适用范围。

比方说，2000年1月1日甲在外国提出专利申请案A’；2000年7月1日乙就同一发明在美国提出专利申请案B；2001年1月1日甲主张A’优先权在美国提出专利申请案A。A案、B案都在最早优先权日起算18个月后于美国公布。

依美国专利法现行法规，前述拟制丧失新颖性原则可套用在非显而易见性核驳，但在日本、欧洲等主要工业化国家，官方审查时不得以这类先前技术组合成创造性审查理由，而S.23并没有讨论或处理这项差异。况且，美国与其它国家的差异不止于此，也因此，即使美国专利法依S.23法案修订，与其它主要工业国的先申请制仍有相当区别，尽管USPTO等主要专利局倡议跨局合作审查，方便之门并不会因此次修法全面大开。

删除损害赔偿相关条文

过去几届美国国会总会引用高额诉讼花费之类的数据，证明专利制度遭滥用、专利改革刻不容缓，而听证会各领域代表则常说，法院程序旷日费时，甚至部分法院判决就是问题根源，唯有国会修法才能及早除害。不料国会修法进度牛步，一耽搁就是6年过去。此次S.23全面删除损害赔偿、蓄意侵权定义文字，承审法院及管辖权条目只剩技术性修订，法院系统相关实质修法文字所存无几，对专利改革法案本身来说，毋宁有着几分讽刺。

有此转变，其中一项因素是，美国法院系统藉多项判决达成了部分修法目标，似乎法官也听到了公众及国会的期待，率先调整解释法律方向。许多人都感觉到，过去几年美国联邦巡回上诉法院（Federal Circuit，Fed. Cir.）、最高法院判决内容多有解释美国专利政策，衍生出司法高于立法的倾向。

另一项因素是，经过这些年的激烈交锋，各方阵营及国会议员逐渐理解，专利制度使用者结构复杂，没有专利改革能尽如人意。与其任由利害关系人绑架法案，以USPTO财务为人质，无限期拖延必要变革，倒不如移除最棘手的损害赔偿、蓄意侵权等文字，以加速取得各方所能接受的最大公约数。

附记：众院动作

众院司法委员会主席Lamar Smith 3月30日已正式提出众院版《美国发明法案》（H.R.1249），4月12日再就H.R.1249法案提出Manager’s Amendment，随后并于14日召开委员会会议讨论各版本修正提案，其中部分修正提案获委员会表决通过，最终并以32：3的比数决议将修正后的H.R.1249内容送交全院审议。

简言之，2011年开春以来，美国专利改革法案进展神速，但距离正式交由总统签字颁布，还需通过众院全院审议、调合参众院不同版本等两大关卡，因此仍难预料法案何时通过及最终修法内容。