作者简介：
吕克行
现职：
RLM&K法律事务所美国专利律师
(下图人物右后方为吕克行律师)
RLM&K法律事务所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一个位于美国费城郊区，拥有多位经验丰富美国专利律师的法律事务所。专精美国知识产权法律，包括：专利、商标、版权，商业机密。RLM&K提供客户全方位知识产权法律服务，专利及商标申请，侵权分析、诉讼官司。我们替客户在全美联邦法院、联邦上诉法院及美国最高法院出庭。
RLM&K客户遍及美国台湾及中国，客户中有从事医药、机械、电子、化学、半导体、信息工程、生物科技、计算机及半导体等多种专业。 |
美国专利案件中的复审（reexamination）制度近似中国的无效程序，而复审又分为单方复审（Ex parte reexamination）及多方复审（Inter partes reexamination）。 单方复审虽然挑战专利成功率只有12%左右，但由于:
(1) 申请人可以匿名形式申请，专利拥有人无法知道是谁挑战其专利。
(2) 价格比较便宜。
(3) 对同一专利同一申请人可以不同的先前技术相关文件（prior art 以后简称先前文件）提出多个单方复审要求。因此还是有人愿意使用单方复审程序来挑战专利。
准备单方复审所需文件是列在35 C.F.R. §1.510(b)。
(1) 提供一份被挑战专利复印本，如果有该专利发证后更正证书及以前复审结果，亦提供一份。
(2) 申请人提出有关的所有先前技术相关文件复印本。
(3) 逐一列出所有挑战的专利项目（claims）。
(4) 指出先前技术相关文件中针对该专利不该获得专利的重要疑问 （SNOP, the substantial new question of patentability）。
(5) 对每一项挑战的专利项目，逐项详细列出先前技术相关文件中揭露出对该项目不该获得专利原因。
(6) 官费2,520美元。
(7) 证明复审申请书及相关资料已寄给专利拥有人。
建议复审申请人考虑在申请时提出的下列辅助文件，不是必须但对复审案有帮助
(a) 专利申请时，审查员审查过及提到的先前技术相关文件，如果申请人能指出其现在提出的先前技术相关文件与这些旧先前文件之间有哪些不同之处。
(b) 项目比较表格图，将项目揭露要素与新早先文件揭露做一对一列表比较。如能将旧的早先文件一并比较列表，这个有用的表格可让审查员能对申请重点一目了然。帮助审查员很容易了解申请人在第4项必要文件中提到重点。
(c) 宣告，按USPTO规定提出复审的基础只能是根据刊印印刷品，像专利，书刊，专业报告等，申请人提出宣告的目的是用来指证其提出先前文件发表日期和内容真实性， 用来支持其提交的先前文件的可靠性。
(d) 申请人列出专利申请人在申请专利过程中，或日后其他复审或法律诉讼中对该专利相关陈述或解说，供审查员参考。
(e) 确定该挑战专利最早的申请日期，包括是否有暂时申请案或在先申请案申请日期。这点是进一步确认复审申请人提供用来挑战的先前文件是早於专利最早申请日期。
讨论
一般复审申请案最常犯的错误有两点：
(1) 复审的法律基础是针对专利项目中发明在较早的先前文件中已揭露，35 U.S.C. 102，及103。对于其他问题，错误或遗漏正确发明人，申请人在申请过程中有欺骗行为等等都不是要求复审原因，不要提出。
(2) 复审申请人偷懒，最常见的例子是：申请人挑战某专利项目1~5，在讨论完项目1后，申请人会说项目2~5也应该被推翻，原因请参考其对项目1中的解说。专利项目中每一项目都有其独有要素，如先前文件揭露项目1的所有要素，并不代表其揭露2~5项目所有要素，应当针对每个挑战的项目都以独立陈述来讨论。另外申请人对提出先前文件应详细指出每一点反对的疑问，如有几篇先前文件别只提或只讨论申请人认为最有力的那一篇， 也应每篇都讨论到，不能偷懒。
结论
一篇详细完整的复审申请绝对会提高申请成功机率。 详细完整便是针对提出先前文件中重要疑问对每一挑战的项目提出独立完整的解析及讨论。 详细完整的复审申请书不光会对审查员审查工作有帮助，更容易说服审查员接纳复审申请人提出观点。何况申请人在提出复审申请后，USPTO在三个月后决定申请文件中是否有充分理由接受复审要求， 在专利拥有人提出答复一个月后，(针对申请人提出先前文件及要求复审理由) 申请人只有一次反辩专利所有人的答辩机会，以后复审过程中只有审查员及专利拥有人相对应， 所以在提出复审申请时，一份分析完善复审申请书不仅会让USPTO核准申请，另外也让专利人不能轻易三言两语的推翻申请人的挑战。 |
