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USPTO公众专利审查计画试办期间延长一年
作者/北美智权法规研究组 黄兰闵
2008/07/31

USPTO于2007年6月15日开始试办的公众专利审查计画,如今一年的试办期限已经到期,但由于试办初期成效良好,因此,USPTO于2008年7月16日公告试办期间延长一年,同时商业方法(business method)申请案也一并纳入测试标的。

一、公众专利审查计画最新试办办法

公众专利审查试办计画的游戏规则可以简述如下:所有申请人开放自愿参加,若且符合参加资格,其申请案将张贴于 Peer to Patent 网页供公众浏览,并由公众提供并票选最适切的 10 份先前技术(prior art)资料,而后由民间计画主持人统整送交 USPTO 审查。

文章綱要
一、公众专利审查计画最新试办办法

二、第一年试办成果报告

三、申请人参加试办计画的诱因
四、未来展望

本计画原定于2008年6月16日退出,现延后到2009年6月15日退出。同时受理名额由250件提高为400件,假使400件的名额在2009年6月15日之前额满,试办计画将提前于额满之日退出。

所谓参加资格,概可分为两大项,即申请人资格限制、申请案资格限制。

申请人资格限制:首先,申请人必须提交必要的申请文档。其次,同一申请人,连同其受让人、关系人,最多只能提交25件申请案参与这项计画,但若张贴于Peer to Patent网页后无人提供相关先前技术资料, 那么此一申请案不会计算在25件的额度内 。

请案资格限制:申请案须为试办期间退出前公开的正式案(nonprovisional application),但不包括 Reissue 或 Reexamination 申请案。试办计画只适用 2100 技术中心(TC2100)负责审查或画归 705 分类(class 705)的申请案,且参加试办计画的申请案不能请求加速审查。

二、第一年试办成果报告

根据2008年6月18日公告的第一年试办成果报告,截至2008年4月为止,公众专利审查计画已有超过2000名的公众审查人(peer reviewer)共同参与,平均每位公众审查人花费 6 小时查看一件申请案。

期间并有 40 件申请案经由此一试办计画交付 USPTO 审查,IBM 、GE 、Intel 、Sun Microsystems 、Microsoft 、 HP 皆占 3 件以上的名额。而 23 件已发出第一次审查意见通知书(FAOM)的申请案中,直接引用公众所提先前技术者,共有 9 件。

此外,报告亦整理了 26 位 USPTO 审查委员的意见调查结果:认为公众所提供的先前技术资料有正面助益者,比率达 59% 。24%的审查委员坦承,自行检索时,未查找公众提供的先前技术资料,并有 21% 的审查委员表示, USPTO 一般检索管道无法轻易查找这些资料。而公众审查人虽不必然具备专利背景,但其先前技术资料呈现方式及诠释说明,还是有 85% 以上的审查委员予以肯定。也因此, 92% 的受访委员希望能再接手审查其他添加测试的申请案,并有多达 73% 的审查委员认为,试办计画若能正式实施,预料将可发挥良好成效。

尽管实际影响仍需更多时间评估观察,但如纽约法学院信息法与政策研究所教授 Beth Noveck 所说,由初步迹象判断,此一计画或许大有可为。

三、申请人参加试办计画的诱因

公众专利审查计画并不是加速审查,但为尽早确认试办成果,参加此次计画并有公众提交相关先前技术资料的申请案,USPTO 将安排优先审查,所以FAOM 发出前,这类申请案的确享有加速审查的优惠。

对照实际数据:这项计画实施以来,张贴在Peer to Patent 网页后又送交USPTO审查的申请案已达54件,其中36件申请案已发出FAOM,而这36份FAOM的寄发日平均与申请日相差约25个月,甚至有申请日起算12个月即发出FAOM的实例。

而USPTO 2007年度年报显示,TC 2100 F AOM寄发日平均与申请日相隔30.7个月,若和TC2100之下各负责单位的平均处理时间相比,这36 件申请案发出 FAOM 的时间比平均值早了约22个月,其中并有申请案已完成实审,准备缴费领证。

由此可证,参加此一试办计画,确实有机会提早获得 USPTO 实审。所以公众专利审查计画试办后,IBM 、Microsoft 、HP 、Intel 、Sun Microsystems 、GE 、Red Hat 、Cisco 、Yahoo! 等多家知名企业陆续自愿添加,原因不难理解。此次商业方法专利申请案纳入测试范围,高盛(Goldman Sachs)亦已率先宣布自愿参加。

不过能吸引众家一线企业共襄盛举,加快审查速度或许并非唯一因素,例如Intel即有申请案是先接获FAOM之后才参加此一计画。借助网络高手协助审查、强化专利质量,可能才是该公司最大的考量,而这也正是公众专利审查计画最希望达成的目标。

四、未来展望

公众专利审查计画其实是美国产、官、学界跨领域的一次共同试验,之所以生成这项计画,与新兴技术高速发展颇有关系。 USPTO 资源有限,难免有时找不到最适切的先前技术,进而核准了不应准予专利的申请案,导致审查质量屡遭严厉批评。数年前 Noveck 教授发表论文,鼓吹利用公众智慧改善官方审查质量,引发学术圈及产业界热烈回响,在 IBM 等企业组织支持下,遂促成了这项合作计画。

事实上,USPTO 为降低审查委员负担、提升审查质量,试行了多项相关计画。公众专利审查计画,可说是结合公众资源找相关先前技术资料;而专利审查公路(PPH)、New Route 、Triway,则是与他国专利局合作,分享彼此的资源,共同找出相关的先前技术。

或许也因为先前技术资料的取得来源增加,USPTO审查委员所引用的先前技术资料逐年增加。根据Ocean Tomo最近发表的一篇研究结果「What Is Patent Quality? A Merchant Banc's Perspective」,2007年领证的美国发明专利,平均引用的美国专利文献、外国专利文献及非专利文献各有18.95 、4.04 及4.10 件,而2003年同一数据各为13.40 、2.98 及3.34 件。

值得注意的是,Noveck教授的主张不只在美国引起讨论。 2005 年底,英国政府委托资深媒体人Andrew Gowers制作该国智慧财产权架构的检讨报告,而这份2006 年底公告的报告(Gowers Review),即曾建议英国专利局依Noveck 教授的规画试办公众审查计画。

此外,日本媒体报导,日本经济产业省及JPO已决定跟进,最快今年8月就将开始试办公众审查计画,包括IBM Japan 、Fujitsu 、Ricoh 等企业都准备加以利用,若一切顺利,可能于2009年度全面实施。

显然,不只USPTO资源有限、无法完全掌握新兴科技发展趋势,其他主要专利局也都面对类似的困境。而美国公众专利审查计画的试办经验,自有其指针意义。

不过,美国的初期测试再怎么成功,毕竟也只统计了2007 年6月到2008年4月间40 件申请案的试行结果。公众参与审查的热情总有一天会退去,不免让人怀疑,若是放大到一年40万件以上申请案的规模,公众专利审查计画是否还能如此成功?试办期间再延一年,希望有助于找出答案。