2010年6月28日美国最高法院公告Bilski v. Kappos案判决结果，九位大法官一致认为Bilski案主张发明依法不得授予专利。结果虽符合一般预期，但其法理分析却分为两派，最终以5：4的比数作成结论：美国专利法35 USC 101条文并未全面否定授予商业方法专利的可能性，但Bilski主张发明属抽象概念，无法准予专利。

如《北美知识产权报》第二期〈商业方法专利案例探讨─IN RE BILSKI 与美国专利法§101之专利适用标的物〉说明，Bilski案主张发明主要是能源商品的避险交易操作方法，而此次判决主要讨论：如何判定Bilski案主张发明不是美国专利法35 USC 101条文规范的专利适格客体（patent eligible subject matter）？是因为Bilski案主张发明无法通过M-or-T判断标准（machine or transformation test）？还是因为商业方法不得授予专利？抑或是因为Bilski案主张发明纯为抽象概念？

也就是说，35 USC 101条文载明，符合各项要件的方法（process）、机器、制品、物的组合四类发明可获专利。而Bilski案的最大争议，正是何谓可授予专利的方法发明？

Anthony Kennedy大法官代表撰写的多数意见指出，美国最高法院过去判例一再提醒，不应导入国会立法时未明示的限制条件。诠释专利法条文时，除非法规另有定义，否则应以文字的通常意思解释。

对照适格方法发明相关判例，这项通则仅有一确定的例外，即自然法则、物理现象、抽象概念不可授予专利。此一例外虽未写入法条内容，但35 USC 101明文规定，唯有新颖有用（new and useful）的发明才能授予专利，而此一例外基本符合本条条文意旨，且行之久远，已有150年的历史。

若以M-or-T为35 USC 101适格方法发明的唯一判断标准，将违背上述法条诠释原则。依35 USC 100(b)定义，35 USC 101「方法」一词意为：方法、技艺（art）或方式（method），并包括对既知方法、机器、制品、物的组合、材料做新的利用。若作通常意思解释，这 段话并没有需搭配机器装置或伴随物品转换的限制条件。换言之，决定主张发明是否为35 USC 101定义的方法时，最高法院先前判例虽也显示M-or-T可作验证工具、提供有用而重要的判断线索，但毕竟不是35 USC 101适格方法发明的唯一判断标准。

所以，即便Bilski主张发明无法通过M-or-T判断标准，亦不代表Bilski主张发明非35 USC 101规范可授予专利的发明。

同理，35 USC 101规范的适格发明并未全面排除商业方法。方法一词作通常意思解释时，可包括至少部分的商业方法。另一方面，依35 USC 273(b)(1)规定，被控侵害一专利的「方式」项时，只要符合规定条件，即可引用先使用权进行防御，而据35 USC 273(a)(3)定义，前述方式一词是指从事或经营商业的方法（method of doing or conducting business）。若说商业方法在任何情况下皆无法取得专利，则35 USC 273相关条文即丧失立法意义，于理不合。

所以，Bilski主张发明虽属商业方法，并不代表Bilski主张发明非35 USC 101规范可授予专利的发明。

然而，Gottschalk v. Benson、Parker v. Flook、Diamond v. Diehr三案判例，早已揭橥本案可援用的判断原则：判断时需考虑整体主张发明，抽象原理本身是基础事实、原始动机，不得授予专利。若为不得授予专利的抽象概念，即使以限定使用环境、增加非重要后解决活动（insignificant postsolution activity）等手段回避，也不会因此转变为35 USC 101适格方法发明。但抽象概念、自然法则、数学公式本身虽不得授予专利，在既知结构或方法上应用自然法则或数学公式所产生的发明，仍有可能成为可授予专利的客体。

所以，Bilski案第1、第4项所描述的避险相关操作、数学公式皆属抽象概念，一如Benson、Flook两案的演算规则，不得授予专利。而其余各项描述商品及能源市场的避险操作应用例，就像Flook（、Diehr）案所说的限定使用环境、增加非重要后解决活动，一样非35 USC 101规范可授予专利的方法发明。

简言之，Bilski案直接引用Benson、Flook、Diehr三案原则解决争点，并未采用任何可能衍生广泛潜在影响的二分判断原则，也未对35 USC 101方法发明提出进一步定义。同时判决文强调，本案多数意见未替State Street、AT&T Corp.等案的Fed. Cir.相关诠释背书，尽管M-or-T不是唯一判断标准，但也不反对Fed. Cir.再发展其它符合美国专利法条文精神的判断标准。

此外，35 USC 101只是一道门坎测试，即使主张发明确为本条规范可授予专利的方法、机器、制品、物的组合发明，仍需满足35 USC 102、103、112等各项法定要件，才能取得美国专利保护。

John Paul Stevens大法官所撰写的协同意见，亦赞同M-or-T不是唯一判断标准，仅为重要判断线索。且文中注释提及，纵使M-or-T测试无法明确界定可授予专利的方法发明范围，亦不表示任何能产生有用、具体而有形结果（a useful, concrete and tangible result）的都可授予专利。

这份协同意见长达47页，就篇幅及结构来看，有人揣测原来曾一度是本案多数意见。文中就法条字义、历史背景、作用分析等面向，反复论证商业方法本身即非35 USC 101适格方法发明，与多数意见所持立场呈鲜明对比。

例如，多数意见强调35 USC 101所用方法一词应作通常意思解释，但Stevens大法官身为Flook案判决文作者，却指此说与Flook案多数意见相左，亦有违半世纪前国会修法的用意。若作通常意思解释，则犬只训练方法、舞步、射篮方式、甚至是文字、故事、歌曲，只要写成打字或发声步骤，都有可能成为35 USC 101适格客体。

又例如，本案多数意见引用35 USC 273部分条文，左证35 USC 101未排除商业方法授予专利的可能，但这份协同意见引述多份1999年《第一发明人防御法案》（First Inventor Defense Act）修法当时的文字记录，推断正是因为1998年Fed. Cir.在State Street案作出商业方法可授予专利的结论，出乎各界意料，美国国会才紧急修订35 USC 273相关条文以为补救。

同时，Stephen Breyer大法官也撰写了另一份协同意见，列出他个人认为多数意见及Stevens大法官协同意见都可接受的四点观察：
一、35 USC 101法条文字划定范围虽宽，但非毫无限制；
二、M-or-T判断标准曾多次协助美国最高法院判定何谓可授予专利的方法发明；
三、M-or-T测试一直都是有用而重要的线索，但从不曾成为唯一的判断标准；
四、但这不代表如State Street案所说，任何能产生有用、具体而有形结果的都可授予专利。

获悉判决结果后，美国专利商标局（USPTO）立即在第一时间发出内部通知，指示审查官继续使用现行的M-or-T判断标准及审查指南。简言之，若一主张方法发明能通过M-or-T判断标准，除非另有明确事证显示该方法应属抽象概念，否则即有可能属于可授予专利的方法；反之，若未能通过，除非另有明确事证显示该方法应不属于抽象概念，审查官应发出101核驳，再由申请人说明其方法发明为何不属于抽象概念。

然而，官方核驳须先建立一主张发明不具可专利性的表面证据（prima facie case），而Bilski案判决文写得清楚，M-or-T不是35 USC 101适格发明唯一的判断标准，若因一申请案未通过M-or-T测试就径行发出101核驳，也有人质疑此举将违背前述审查原则。

于是USPTO又在7月27日公告新版指南，简称Interim Bilski Guidance，以补充2009年8月24日及6月28日相关公告，若各版本所阐述的适格发明审查方针有异，以最新公告的内容为准。据其指示，一机器、制品、物的组合发明是否为35 USC 101适格客体，2009年8月公告的旧版指南仍是重要判断参考。

据新版指南所说，新公告的审查作法虽不同于先前标准，但需判定一主张发明是否为抽象概念、有无35 USC 101问题，不是多数审查官例行会遇到的状况，因此预料多数审查官的判断流程不会因此变得复杂。此外，在USPTO采取M-or-T判断标准前，遇到未能充分引用具体实例（physical instantiation）的方法项，即可以发明属于抽象概念为由，而加以核驳，在Bilski案宣判后，这一作法仍无不妥，因此多数案件的判断结果应不至于随之逆转。

新版指南并一再强调，为加速审查流程，一申请案即使有部分申请专利范围不符合35 USC 101，审委仍需全盘考虑该申请案是否满足35 USC 102、103、112等各项法定要件，以期于第一份审查意见通知书中，列出所有可能的核驳理由。除非是极端特例，否则审委不应单独只讨论35 USC 101核驳。

为协助审查官判定一主张方法发明是否为抽象概念，除M-or-T判断标准之外，新版指南额外提出数项相关考虑因素，整理成两页A4纸的快筛清单。简单说，其关键在于：该方法是否涉及或需以特定机械设备执行？实施该方法是否导致或涉及特定对象的转换？若无特定机械设备或转换，实施该方法是否涉及自然法则的应用？执行该方法各步骤是否涉及一般概念？

这份指南适用所有新旧申请案，未来还将进一步补充说明及范例。USPTO并邀请公众于9月27日前就此一过渡期间的指南提出看法建议，待统整评估之后，会再汇集成最终版本公告。

Bilski案去年11月即召开言词辩论庭，就当天大法官所 提问题分析，其主张发明不予专利其实不让人意外。宣判之前，各界关注焦点在于美国最高法院如何看待M-or-T判断标准、商业方法专利，以及会否提出新的判断标准。最后最高法院表示M-or-T不是35 USC 101适格发明唯一的判断标准，却也没有完全抹煞其价值，状况类似KSR v. Teleflex案对TSM判断标准的说法，四平八稳地归纳九位大法官少数共识，很多人虽不满意，但也不意外、尚能接受。

只不过，诚如Stevens大法官协同意见所言，本案判决文引用Benson、Flook、Diehr三案原则，推导出Bilski主张发明为抽象概念的结论，但文中并未解释其推论过程，也未说明何种条件会构成不可授予专利的抽象概念。Fed. Cir.前首席法官Paul Michel（Bilski案Fed. Cir.联席审理判决文撰写人）日前接受网络作家专访时亦表示，官方审查、法院审理都需要一定的参考标准，他个人认为此次判决无益于提升类似争议的可预测性。

毕竟，既无明确指引，则所谓「抽象概念」标准也只是一种空泛的说法、抽象的概念。如何判断一方法发明适格与否，本案留下了相当大的模糊地带，许多方法发明的可专利性、专利有效性还待未来逐案验证。

此外，Bilski案判决结果发表后，参众两院司法委员会主席相继发言，引用本案判决论证专利法改革确有必要。其中参院司法委员会主席Patrick Leahy表示，本案判决为商业方法专利留了扇门，殊无必要，恐怕会引发更多无谓的诉讼；言下之意，颇有推动修法、明确规范商业方法可否授予专利的意图。不过截至目前为止，以上言论似乎仍仅止于个人立场表述，尚无正式的修法动作。

同样值得注意的是，Bilski案的影响未必只限于美国境内。澳洲专利局（IP Australia）7月21日公告编号2009201212号申请案听证（Hearing）程序最后决定，其内容即引用Bilski案此次判决，认定该申请案主张的「发明商业化方法」（Method for Commercialising Inventions）并非可授予专利的发明。