在高科技产业界,随着市场竞争日趋激烈,专利侵权诉讼战火也愈来愈多,业绩火红的厂商更成為众所觊觎的对象。商业竞争不仅仅要担心企业间的专利侵權争讼,也得担心那些恼人的专利蟑螂是否会随时跳出参一脚。
过去,在国际专利侵权诉讼案发生时,厂商大多会希望尽量达成以和解,或付授权金来解决问题,这除了是因华人不愿意兴讼的传统性格,也可能是对自己信心不足的心理因素作祟,加上诉讼所要花费的金钱,与耗费过长时间等可能为企业带来庞大的负担等问题。
由于诉讼后续产生的负面效果多于正面,当企业被告侵权时,除了争讼、和解付授权金外,还有其它方法可以防范侵权诉讼的产生吗?近来,许多企业在被告之初,开始运用美国专利商标局(USPTO)的复审(reexamination)制度作为反击,让原告的专利无效,除了保障自身安全,也展现被告不愿被欺负的态度。
美国专利复审是怎样的制度?它的优缺点是什么?为什么企业可以运用它作为自保的利器呢?让我们来简单介绍一下:
美国专利复审制度,也有人称为专利举发程序,主要是应用于法院诉讼外的另一种解决专利有效性争议的方法。这个制度分为两种,一为单方复审程序(Ex parte Reexamination),另一为双方复审程序(Inter partes Reexamination)。
单方复审程序
首先,简单介绍一下单方复审程序。单方复审程序于1981年开始生效,至今已经实施近30年了。主要特色是任何人(包含专利权人)都可以针对已经公告的专利案,选用此程序提出对权利要求的复审请求。
而单方复审程序之所以叫单方,就是在请求人提出书面说明,申请复审后,专利权人可回应请求人的说明,而请求人也可针对专利权人的回复,提出回应,之后,请求人就再也无法介入复审程序,参与复审的人仅限于专利权人与USPTO的审查委员。
北美智权美国专利代理人邓民立表示,虽然单方复审程序的后段,请求人无法介入,但这也是此程序的特色,可以让审理较快速获得结果,加上请求人可以匿名举发,很适合企业在被告的初期使用,而且费用不高,只要2520美元,如果成功,可以省去后面的争讼花费,值得一试。
邓民立更进一步分析,根据USPTO统计指出,从1981年开始,到目前已经有超过10,000件的单方复审案件,而且数量年年成长,2009年申请的数量近400件。由此可见,单方复审的效果已慢慢彰显,请求人也随之增加。
资料来源:美国专利商标局(USPTO)。
由于单方复审程序无法让复审请求人充分参与整个过程,因此在1999年,美国国会通过双方复审程序,并于2000年生效,但此程序仅适用于申请日为或晚于1999年11月29日的已公告专利。
双方复审程序与单方复审程序最大的不同就是,双方复审请求人可以在专利权人每次提出说明后,做出回应,全程参与审查程序,但是单方复审程序的请求人仅有一次答辩的机会。另外,双方复审价格也高于单方复审程序,官方费用为8,800美元。
根据USPTO的统计,双方复审从2000年的一个案件都没有,随后从2001年开始逐年增加,十年来共申请了860件,2009年为258件,从数字来看,虽然双方复审的案件量比单方少,但却是逐年以倍数成长,可见其效用颇佳。另外,USPTO数据中也显示,在这860个案件中,约有70%的案件(约600件),同时正在诉讼中。
资料来源:美国专利商标局(USPTO)。
邓民立表示,若企业主认为该专利影响公司甚巨,就应考虑选择使用双方复审程序,虽然价格较高,但可以介入的程度也较深。
邓民立进一步说明,美国专利复审制度的另一个特色是,所有的申请都是针对该专利与前案文献书面审查方式进行,而且需注意的是USPTO审查过的文件,如以相同之事实与理由,不可在法院诉讼程序中使用。
除了简单、快速、便宜等优点外,邓民立也说明复审制度的缺点,那就是审查范围仅受限于该专利的文件和印刷品(前案),都是针对该专利是否符合美国专利法102新颖性与103显而易见性来审查,因此审查范围较为狭隘。
诉讼与美国专利复审制度优缺点比较:
|
诉讼
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美国专利复审制度(举发程序) |
单方复审
(Ex parte Reexamination) |
双方复审
(Inter partes Reexamination) |
费用 |
庞大 |
便宜 |
便宜(但高于单方复审) |
时间 |
冗长 |
快速 |
程序 |
复杂 |
简单 |
请求人介入程度 |
最深 |
浅(一次答辩) |
深(可全程参与) |
审查范围 |
审查范围宽广 |
审查范围较狭隘 |
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