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美国Enhanced First-Action Interview 试办服务简介
作者╱北美智权专利研发部 邱英武
2009/11/05

美国专利商标局(USPTO)于2008 年 4 月 28 日时开办了为期约半年的 First-Action Interview 测试服务,在试办期间过后,USPTO 内部评估试办成效,发现若能让申请人与审查委员在申请流程早期,便提供沟通面询的机会与管道,的确可以使申请案更加快速取得专利权。因此,USPTO 新任局长David Kappos 于 2009 年 9 月 16 日签署 Enhanced First Action Interview (USPTO 有文件简称 Enhanced FAI ,甚至是 E-FAI )Pilot Program 文件,再次试办相似的服务,但扩大了申请资格的适用条件。试办期间,从2009 年 10 月 1 日,至 2010 年 4 月 1 日的期间。 以下便逐一说明其申请适用资格以及申请流程。


基本申请资格

适用的申请案件需要下列的条件:

  1. 非 Reissue 的 35 USC 111(a) 发明正式案,或是由 PCT 进美国的 35 USC 371 申请案;
  2. 独立项小于或等于 3 项、总项数不超过 20 项,无多项附属项
  3. 审查委员尚未作成第一次实质审查通知书( First Action on the Merits ,简称 FAOM );
  4. 属于以下任一类别:
    案件申请日 归属审查部门
    2006 年 11 月 1 日 或早于该日 1610 部门审查(即art unit 为 161x )
    2006 年 10 月 1 日 或早于该日 1795 部门审查(即art unit 为 1795 )
    2008 年 2 月 1 日 或早于该日 2150 与 2160 部门审查(即art unit 为 215x 与 216x )
    2008 年 7 月 1 日 或早于该日 2440 与 2450 部门审查(即art unit 为 244x 与 245x )
    2007 年 6 月 1 日 或早于该日 2617 部门审查(即art unit 为 2617 )
    2008 年 5 月 1 日 或早于该日 2811-2815、2818、2822-23、2826与2819-2895部门审查(即art unit为2811-2815、2818、2822-23、2826与2819-2895)
    2007 年 12 月 1 日 或早于该日 3671 部门审查(即art unit 为 3671 )
    2008 年 1 月 1 日 或早于该日 3672 部门审查(即art unit 为 3672 )
    2007 年 11 月 1 日 或早于该日 3673 部门审查(即art unit 为 3673 )
    2008 年 2 月 1 日 或早于该日 3676 部门审查(即art unit 为 3676 )
    2007 年 7 月 1 日 或早于该日 3677 部门审查(即art unit 为 3677 )
    2007 年 11 月 1 日 或早于该日 3679 部门审查(即art unit 为 3679 )
    2006 年 5 月 1 日 或早于该日 3735 部门审查(即art unit 为 3735 )
    2007 年 4 月 1 日 或早於該日 3736 部门审查(即art unit 为 3736 )
    2006 年 12 月 1 日 或早于该日 3737 部门审查(即art unit 为 3737 )
    2006 年 8 月 1 日 或早于该日 3768 部门审查(即art unit 为 3768 )
    2006 年 12 月 1 日 或早于该日 3739 部门审查(即art unit 为 3739 )
    2007 年 9 月 1 日 或早于该日 3762 与 3766 部门审查(即art unit 为 3762 与 3766 )
    2006 年 9 月 1 日 或早于该日 3769 部门审查(即art unit 为 3769 )

申请人应依规定提出书面申请。试办期间,只要符合基本申请资格,都将准予加入试办计划。资格不符者,申请人可于 1 个月或 30 日内(期限取较晚截止者,以下类似期限亦采同一原则判定)补件申请,补件申请期限不得引用 37 CFR 1.136(a) 请求延期。

申请流程说明

申请与补件
申请人应依规定提出书面申请。试办期间,只要符合基本申请资格,都将准予加入试办计划。

资格不符者,申请人可于 1 个月或 30 日内(期限取较晚截止者,以下类似期限亦采同一原则判定)补件申请,补件申请期限不得引 37 CFR 1.136(a) 请求延期。

申请审查与对 Pre-Interview Communication 的回复方式
(一) 符合资格者,审查委员仍依惯例先审核申请案是否符合发明单一性原则,不符发明单一性原则之申请案,审查委员可先要求申请人选组,之后再做检索。

(二) 检索比对先前技术(prior arts)之后,若审查委员认为申请案仍未达可予专利的标准,将发出 Pre-Interview Communication (USPTO 有文件简称 PIC),列举引用的先前技术、可能的核驳理由,并会附上审查委员的工作时程计划,方便申请人安排面询。

(三) 申请人须于 PIC 发文日起算 1 个月或 30 日内回复,回复期限得引 37 CFR 1.136(a) 请求延期 1 个月。回复方式有三,须择一进行,若未回复者,审查委员将会依据现有申请案资料,发出 First Action Interview Office Action (USPTO 有文件简称 FAI-OA):

  1. 以书面方式告知审查委员申请人无意请求面询。
  2. 依据 37 CFR 1.111 的规定,以书面逐项回复每个核驳理由,并放弃面询与 FAI-OA 。
  3. 以规定方式书面请求面询。

放弃面询的后续
(一) 若申请人不请求面询,审查委员将径发 FAI-OA (视为第一次实质审查通知书),限申请人于发文日起算 1 个月或 30 日内回复,此一期限得引 37 CFR 1.136(a) 延期 1 个月。

(二) 若请求放弃面询及 FAI-OA 并依据 37 CFR 1.111 回复者,则 PIC 将会视为 FAOM ,审查委员会参考申请人的回复,做出第二次的实质审查通知书,此时的通知书可能是最终核驳、核准通知或是其它适当的通知。

面询准备与文件
若申请人请求面询,

  1. 应参考审查委员的工作时程计划,与审查委员敲定面询时间。面询必须安排在面询请求书提交日起算 2 个月或 60 日内进行,否则将会被视为未对 PIC 做出回复,此时审查委员将会依据现有申请案资料,发出 FAI-OA 。
  2. 可一并提出“ PROPOSED ”修正答辩。“PROPOSED”修正答辩不必然能获审查委员采认并纳入正式记录(will not be entered as a matter of right)。

面询进行与面询结果的后续
(一) 面询前,申请人应做充分准备,以于面询时一次排除所有可能的核驳理由。

(二) 面询时,审查委员将与申请人讨论发明内容、先前技术、可能的核驳理由、申请人所提“PROPOSED”修正答辩等等。

(三) 面询后,审查委员将会发出面询摘要,并可能有下述三种发展:

  1. 若面询时双方皆同意该发明具可专利性,审查委员将发出核准通知。
  2.  若面询时双方未就该发明可专利性达成协议,审查委员将制作 FAI-OA 限申请人于发文日起算 1 个月或 30 日内回复,此一期限得引 37 CFR 1.136(a) 延期 1 个月。
  3. 若面询时双方未就该发明可专利性达成协议,而申请人希望把所送的“ PROPOSED ”修正答案转换为符合 37 CFR 1.111(b) 的回复,且声明放弃收到 FAI-OA 者,此时, PIC 与面询将会视为 FAOM ,审查委员会参考申请人的修正回复与面询数据,做出第二次的实质审查通知书,此时的通知书可能是最终核驳、核准通知或是其它适当的通知。

Enhanced First-Action Interview 试办服务流程图

注意事项

(一) 必须在 PAIR 系统出现 FAOM 记录至少一天前提出书面申请。此时的 FAOM 包括 Non-final Office Action 、 Notice of Allowability 、 Notice of Allowance 、 Ex parte Quayle Action 等。

(二) 加入试办计划者,一旦审查委员发出 PIC ,即不得请求退检索及超项费。

(三) 加入试办计划者,若申请人在官方发出 PIC 及 FAI-OA 两份文件期间提出主动修正,不保证一定能获审查委员采认并纳入正式记录。

(四) 此外,加入试办计划的申请案不代表能享有加速审查待遇,但有可能以其 effective filing date 排队候审。